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by 김용덕 변리사 Mar 21. 2024

[IPLEX] 상표 판례 - 2020허5009

아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사

안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.

상표 등록을 한 경우에는 등록 상표와 동일한 상표를 사용해야 합니다. 여기서, 동일 상표라 함은 거래 실정상 동일을 의미합니다. 만약, 심판 청구일 기준 3년 간 등록 상표를 사용하지 않은 경우에는 등록 상표는 불사용을 이유로 취소될 수 있습니다. 상표 불사용취소심판 제도에 대한 상세 내용은 아래 포스팅에서 확인하세요.

[IPLEX] 상표 불사용취소심판 제도

아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사 | 안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사입니다. 유사상표에 대한 법적 취급에 대해 설명하면서 '불사용취소심판'에 대해 짧게 설명

brunch.co.kr/@c196ee8e62294d7/202

오늘은 이 사건 등록상표는 국내에서 3년 내 사용되었다고 본 사례를 소개해 드리도록 하겠습니다.

2020허5009 등록취소(상)

기초 사실

관련 법리

상표법 제119조 제1항 제3호에 따르면, ‘상표권자․전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’에 그 상표등록의 취소 심판이 청구될 수 있다고 정하고 있다. 이와 같은 경우에 해당하는 것을 사유로 취소 심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없고, 다만 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다(상표법 제119조 제3항).

여기에서 말하는 ‘등록상표의 사용’이라 함은 등록상표와 동일성 범위 내에 있는 상표를 상표법 제2조 제1항 제11호에서 정한 바와 같이 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위’, ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그와 같은 목적으로 전시∙수출 또는 수입하는 행위’, ‘상품에 관한 광고∙정가표∙거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위’ 중의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 그리고 상표법 제225조 제1항에 의하면 상표법 제119 조 제1항 제3호에 규정된 ‘등록상표’에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표도 포함된다.

한편 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에 있어서는 상표권자 또는 그 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지 여부가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지 여부는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 등 참조).

판단

이 사건 등록상표의 통상사용권자인 A는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내 ‘티셔츠’ 상품에 실사용상표 1을 표시하고 이를 양도, 전시하여 사용하였고, A가 그 무렵 전후로 이 사건 등록상표의 표장의 명칭에 해당하는 ‘POPEYE’, ‘뽀빠이’가 상품명으로 기재된 전표나 영수증 등을 이용하여 거래하였고, 세금계산서의 내역도 이에 부합하는 점 등에 비추어 뽀글이는 실사용상표 1를 지정상품에 상표로서 표시하여 사용한 것으로 봄이 타당하다. 원고는 실사용상표 1이 단순히 디자인적으로만 사용된 것이라는 취지로 주장하나, ① 위 티셔츠에 실사용상표 1의 통용 명칭에 해당하는 ‘POPEYE’ 문자 외에는 그 상품의 출처를 표시할만한 다른 문자나 도형이 표시되어 있지 않은 점, ② 캐릭터 상표는 티셔츠 등 의류의 전면에 크게 표시하는 방식으로 흔히 사용되고, 해당 캐릭터가 그 캐릭터로 식별되도록 하는 기본적 특징을 유지한 채로 일부 구성만을 추가·변형시킨 상표를 사용하는 것은 의류 업계에서는 비교적 흔하다고 볼 수 있는 점, ③ 이와 같은 형태로 부착된 표장이 디자인적인 기능 외에도 수요자들에게 상품의 출처표시로서의 기능도 함께 하게 되는 점, ④ 특히 상표의 사용권자가 이미 등록된 상표를 위와 같은 방식으로 표시하는 경우라면 해당 상표를 디자인적으로만 사용하려는 의사라고 보기는 어려운 점 등을 종합하면, 실사용상표 1 은 위와 같은 티셔츠의 양도, 전시 등에서 상표적으로 사용되었다고 봄이 타당하다.

이 사건 등록상표는 왼쪽 눈을 윙크하면서 웃는 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상을 주제로 하는 도형만으로 이루어진 표장이고, 실사용상표 1은 왼쪽 눈을 윙크하면서 웃는 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상을 주제로 하는 도형 위에 시금치 도형이 포함된 생각풍선을 주제로 하는 도형과, 하단에 영문자 ‘PoPEYE’가 다소 도안화된 문자로 구성된 표장이다.

그런데 실사용상표 1의 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상 부분과 생각풍선 부분 및 문자 부분은 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는 것도 아니며, 도형 부분은 문자 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성이 유지되고 있다. 실사용상표 1의 ‘뽀빠이’ 캐릭터의 얼굴 형상 부분은 그 크기, 위치, 사용태양 등에 비추어 독립적인 출처표시에 해당할 수 있다. 그리고 이 사건 등록상표의 도형과 실사용상표 1의 ‘뽀빠이’ 캐릭터 얼굴 형상 부분은 모자, 코, 얼굴 주름, 입의 형상 등에서 세부적인 차이가 있으나, 이는 자세히 보아야만 알 수 있는 극히 미세한 차이에 불과하고, 위와 같은 변형으로 인하여 위 실사용상표가 거래통념상 이 사건 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수도 없다.