[IPLEX] 상표 판례 - 2021허1646
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
등록상표가 구 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제3호의 취소사유가 없다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2021허1646 등록취소(상)
관련법리
구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하면, 상표권자 · 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘상표권자 등’이라 한다) 중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니 하였을 때는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하여야 한다. 이때 등록상표의 사용이란 등록상표와 동일한 상표의 사용을 의미하는데, 동일한 상표에는 등록상표 자체뿐만 아니라 거래사회의 통념상 그와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함되나 유사상표는 포함되지 아니한다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결, 대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조). 여기서 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에는 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 아니하는 범위 내에서 색상이나 글자체를 변경한다든가 상표의 구성 중 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용하는 것도 포함된다(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결, 대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결 등 참조)
판단
앞서 인정한 사실이나 거시 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들을 비추어 보면, 실사용상표들 중 적어도 실사용상표 1의 경우 등록상표∙서비스표와 동일성의 범위 내에 있다고 봄이 타당하다.
먼저 양 표장의 외관에 관하여 살펴보건대, 등록상표ㆍ서비스표의 경우 별다른 도형 부분 없이 푸른색의 영어 대문자인 ‘MELISSA’로 이루어진 문자 표장이다. 한편, 실사용상표 1의 경우 역시 별다른 도형 부분 없이 검은색의 영어 소문자인 ‘melissa’로 이루어진 문자 표장이다. 이와 같이 등록상표∙서비스표와 위 실사용상표1은 모두 영어 알파벳으로 이루어진 문자 표장으로서, 소문자와 대문자 여부, 글자체, 색상에서 다소 차이가 있으나, 모두 동일한 영어 알파벳으로 이루어진 문자 표장이라는 점에서 외관에 있어 상당히 유사하다.
다음으로 양 표장의 호칭에 관하여 살펴보건대, 국내의 일반적인 영어 보급 수준 및 일반 수요자나 거래자의 자연스러운 발음 사례 등을 고려하여 볼 때, 등록상표∙서비스표와 실사용상표는 모두 3음절의 ‘멜리사’ 또는 ‘멀리사’로 각 호칭될 것으로 보인다. 따라서 양 표장은 호칭에 있어서 동일하다.
나아가 양 표장의 관념에 관하여 살펴보건대, ‘Melissa’는 통상 영어로 된 흔한 여성의 이름을 나타내는 것으로서, 같은 영어 알파벳으로 이루어진 양 표장은 위와 같은 관념을 동일하게 불러일으킨다 할 것이다.
따라서 실사용상표 1은 등록상표ㆍ서비스표와 비교하여 호칭과 관념이 동일하고 외관도 상당히 유사한데다, 영어 대∙소문자 여부, 글자체 및 색상에서 일부 인정되는 외관상의 차이는 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 아니하는 범위 내에서 등록상표∙서비스표를 일부 변경한 것에 불과하다고 봄이 타당하다. 따라서 위 실사용상표는 거래사회의 통념상 등록상표∙서비스표와 동일성 범위 내에 있다고 할 것이다.
결국 피고가 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표∙서비스표와 동일성 범위 내에 있는 위 실사용상표를 사용하였다고 할 것이므로, 등록상표∙서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수 없다.
그리고 앞서 인정한 사실과 거시 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 피고의 실사용상표들 사용으로 인하여 일반 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였다고 볼 수 없다.
또한 위와 같이 피고가 이 사건 총판계약에 따라 원고로부터 대상상표들이 부착된 원고의 진정상품의 국내 유통ㆍ판매를 허락받아 영업을 영위하는 과정에서 실사용상표들을 사용한 이상, 피고에게 등록상표∙서비스표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하는 것에 대한 고의가 있었다고 볼 수도 없다.
결국 피고의 실사용상표들 사용으로 인하여 일반 수요자로 하여금 상품의 품질이나 출처표시에 관하여 오인 내지 혼동이 발생하였다고 볼 수 없고, 피고에게 부정사용의 고의도 없었다 할 것이므로, 실사용상표들이 등록상표∙서비스표와 유사한 상표인지 여부 등에 대하여 더 판단할 필요 없이 등록상표∙서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다고 볼 수 없다.
결론
실사용상표들 사용으로 인하여 일반 수요자로 하여금 상품의 품질이나 출처표시에 관하여 오인 내지 혼동이 발생하였다고 볼 수 없고, 피고에게 부정사용의 고의도 없었다 할 것이므로, 실사용상표들이 이 사건 등록상표∙서비스표와 유사한 상표인지 여부 등에 대하여 더 판단할 필요 없이 이 사건 등록상표∙서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다고 볼 수 없다.
판례 전문
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