[IPLEX] 상표 판례 - 2020허7425
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
등록상표가 선등록상표 등과 유사하지 않고 원고 상표와 상품의 출처에 관한 오인·혼동을 일으키지도 않으므로 무효사유가 인정되지 않는다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2020허7425 등록무효(상)
관련 법리
둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단 하는 것이 필요하다(대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결 등 참조). 한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록 되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결 등 참조).
상표의 유사 여부는 그 외관·호칭 및 관념을 객관적·전체적·이격적으로 관찰하여 그 지정상품의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 상표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정, 즉 시장의 성질, 수요자의 재력이나 지식, 주의의 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 상품의 속성과 거래방법, 거래장소, 사후관리 여부, 상표의 현존 및 사용상황, 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 유사상표라고 할 수 없다(대법원 2013. 6. 27. 선고 2011다97065 판결 등 참조).
이 사건 등록상표의 관찰 방법
이 사건 등록상표의 ‘마담(madam)’과 ‘엘레강스(Elegance)’는 지정상품인 가방 등과 관련하여 각각 효능, 용도, 품질 등을 나타내고, ‘마담’, ‘madam’ 또는 ‘엘레강스’, ‘elegance’가 포함된 다수의 다른 상표가 등록되어 있으므로, 각각 그 식별력이 없거나 미약하다. 또한 이 사건 등록상표가 위 인정사실과 같이 ‘W’ 전체로 쓰이고 있고, ‘마담’ 또는 ‘엘레강스’로 분리되어 사용된 사례나 거래자, 수요자가 ‘마담’ 또는 ‘엘레강스’로 분리하여 인식한다는 사정은 찾아볼 수 없다. 따라서 이 사건 등록상표는 전체로서 관찰하여야 한다.
이 사건 등록상표와 선등록상표, 선사용상표의 대비
외관의 대비
이 사건 등록상표는 한글 ‘마담’과 ‘엘레강스’가 좌우로 결합되고 그 아래 로마자 ‘Madam elegance’가 상하 결합된 것으로, 도형과 로마자가 상하로 결합된 선등록상표나 Elégance만 있는 선사용상표의 외관은 상이하다.
호칭의 대비
이 사건 등록상표는 ‘W’로 호칭되어 선등록상표와 선사용상표가 ‘엘레강스’로 호칭되는 것에 비해 앞에 ‘마담’이라는 2음절이 더 있고, 프랑스어에서 선등록상표와 선사용상표의 [é]는 이 사건 등록상표의 [e]와 다르게 발음되므로, 호칭이 동일·유사하다고 볼 수 없다(다만 프랑스어보다 영어가 더 통용되는 국내에서는 선등록상표와 선사용상표 모두 ‘엘레강스’로 호칭될 것이어서 이 부분 호칭은 동일 또는 유사하다고 볼 수 있다).
관념의 대비
이 사건 등록상표는 영어로 부인을 뜻하는 ‘madam’과 우아함을 뜻하는 ‘elegance’가 합쳐진 것으로 ‘중년 부인의 우아함’ 등으로 관념되고, 선등록상표와 선사용상표는 우아함을 뜻하는 프랑스어 ‘élégance’가 변형된 것으로 ‘우아함’으로 이해되므로, 서로 관념이 동일·유사하다고 단정할 수 없다.
구체적·개별적으로 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려 여부에 대한 판단
구체적·개별적으로 상품의 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 있는지 판단하여 보면, 선등록상표는 원고의 상품을 표시하는 것이라고 수요자에게 널리 인식되어 있고, 선사용상표는 사용에 의한 식별력을 취득하였으며, 그 후 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 위 식별력이 약화되었다고 단정할 수는 없다. 그리고 이 사건 등록상표는 선등록상표 또는 선사용상표와 관계에서 거래사회의 수요자들이 구체적·개별적으로 상품의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 것이라고 볼 수 없다. 선사용상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로 ‘엘레강스’ 또는 ‘elegance’가 포함된 모든 상표가 선사용상표와 오인·혼동을 일으키거나 그러한 염려가 있다고 보는 것은 부당하다. 또한 피고는 선등록상표가 출원되기 이전부터 ‘마담 엘레강스’ 상표를 사용하여 중년 여성을 상대로 한 의류 사업을 영위하였고, 그 상품은 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전부터 이미 상당한 비용을 지출하여 광고되고 언론에도 다수 보도되었으며, 이 사건 등록상표의 등록결정일 무렵 홈쇼핑 등을 통한 판매량과 매출액도 원고의 상품 못지않게 상당하였다. 한편 ‘엘레강스’ 또는 ‘elegance’가 ‘우아함’이라는 의미의 쉬운 영단어로 패션 상품에서 품질을 표시하는 특성이 있으므로, 거래사회의 수요자들은 ‘엘레강스’ 또는 ‘elegance’가 포함된 상표가 다수 있을 경우 동일한 상표라고 단정하지는 않고 함께 표시된 ‘마담’ 또는 도영 등의 부분도 살펴볼 것이다.
결론
이 사건 등록상표의 표장이 선등록상표나 선사용상표의 표장과 동일하거나 유사하지 않으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호에 해당하지 않고, 이 사건 등록상표가 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 한다고 볼 수 없고, 선등록상표 또는 선사용상표와 동일·유사하다고 볼 수 없으므로 선등록상표나 선사용상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있다고 볼 수도 없어 구 상표법 제7조 제1항 제10호에도 해당하지 않는다.
판례 전문
아이피렉스 특허법률사무소는 상표 컨설팅은 물론, 등록 가능성이 낮은 상표를 등록시키기 위한 방법으로 상표 변형 방법, 선행 상표를 소멸시키는 방법 등 상표권 확보를 위한 여러 전략 서비스를 제공합니다. 아이피렉스 특허법률사무소는 상표에 대한 진정한 권리자의 권익을 지키고, 상표권을 보호하기 위한 적극적인 맞춤형 법률 서비스를 제공합니다. 국내 상표, 해외 상표, 마드리드 상표를 다수 출원한 전문가에게 상담받아보세요.
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