[IPLEX] 상표 판례 - 2023허11982
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수 없다고 판단한 사례를 소개해 드리겠습니다.
※ 상표법 제119조 제1항 제3호
제119조(상표등록의 취소심판) ① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.
3. 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우
2023허11982 등록취소(상)
사건 개요
피고는 원고를 상대로 ‘이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 상표권자, 통상사용권자, 전용사용권자 중 누구에 의해서도 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용된 사실이 없으므로, 그 등록이 취소되어야 한다.’는 취지로 주장하면서 등록취소심판을 청구(이하 ‘이 사건 취소심판청구’라 한다)하였다.
특허심판원은 ‘상표관리인이 없는 재외자인 원고에게 이 사건 심판과 관련된 심판청구서부본 등 서류가 발송된 사실을 인정할 수 있고, 원고는 이 사건 심판의 심리종결 시까지 아무런 답변을 하지 않았다. 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품에 대하여 정당하게 사용된 사실이나 이를 사용하지 아니한데 대한 정당한 이유가 증명되지 아니하였으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다.’는 이유로 피고의 이 사건 취소심판청구를 받아들 이는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.
관련 법리
상표법 제2조 제1항 제1호는 “상표란 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다.”라고 정하고 있는바, 자신의 상표가 아니라 주문자가 요구하는 상표로 상품을 생산하여 주는 주문자상표부착생산 방식(이른바 OEM 방식)에 의한 수출에 있어서는 상품제조에 대한 품질관리 등 실질적인 통제가 주문자에 의하여 유지되고 있고 수출업자의 생산은 오직 주문자의 주문에만 의존하며 생산된 제품 전량이 주문자에게 인도되는 것이 보통이므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 의한 상표등록취소심판에서 누가 상표를 사용한 것인지를 판단함에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 주문자인 상표권자나 사용권자가 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2012. 7. 12. 선고 2012후740 판결 참조).
상표법 제119조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니 한 경우는 상표권자가 등록상표 그 자체 또는 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 현실로 사용하지 아니한 때를 말하고, 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다 할 것이나, 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이를 동일한 상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 2000. 10. 24. 선고 99후345 판결, 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).
상표법 제119조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니 한 경우는 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다. 이 때 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 등 참조).
판단
이 사건 등록상표는 상표권자인 원고에 의하여 그 지정상품 중 하나 이상에 대하여 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 정당 하게 사용되었다고 봄이 타당하다.
원고와 계약한 D는 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 이내에 국내에서 이 사건 사용상품들을 생산하여 그 상품 또는 포장에 실사용상표를 표시하여 이를 원고에게 수출하였고, 이와 같은 내용이 표시된 거래서류를 작성하여 교부하는 등의 방법으로 실사용상표를 사용하였다.
실사용상표와 이 사건 등록상표는 모두 영문자 6개로 구성된 것으로서 각 상표를 구성하는 구체적인 알파벳과 그 배열은 동일하고, 다만 대소문자 여부 및 기호(＇)의 유무에 있어서 차이가 있다. 그러나 위와 같은 차이는 이 사건 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서의 변형 내지는 식별력 없는 구성이 단순히 부기된 것이므로, 양 상표는 거래사회의 통념상 동일한 것으로 봄이 타당하다.
이 사건 실사용상품들은 자외선 차단 기능이 있거나 보습, 영양, 진정 용도로 쓰이고, 크림 또는 로션의 제형을 가지고 있는 것으로 보이며, 용기에 주입되어 포장을 갖춘 완제품의 형상으로 특정되어 발주부터 인도까지 이루어지는 유통경로를 가지고 있고, 이에 관한 공급자 및 수요자는 화장품 관련 업계 종사자 내지는 소비자로 보인 다. 이러한 이 사건 사용상품들의 상품의 속성과 거래의 실정을 종합해 보면, 이 사건 사용상품들은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘나리싱크림, 선스크린크림, 스킨밀크’ 등과 거래사회의 통념상 동일성이 있다고 판단된다.
결론
이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하고 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있다.
판례 전문
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