[IPLEX] 상표 판례 - 2023허12091
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호에 해당하지 않는다고 판단한 사례를 소개해 드리겠습니다.
2023허12091 등록취소(상)
관련 법리
상표법 제119조 제1항 제3호에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’에는 등록된 상표와 동 일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해 치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서 의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조). 한편, 상표법 제119조 제1항 제3호에서 상표의 ‘사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또 는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시ㆍ수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
판단
이 사건 등록상표의 통상사용권자인 D는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에 유통시킬 목적으로 이 사건 등록상표와 동일성 있는 실사용표장이 표시된 골프클럽을 양도 목적으로 수입하여 이를 양도함으로써 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 하나인 골프클럽에 사용하였다고 봄이 상당하다.
1) 먼저 실사용표장이 이 사건 등록상표와 동일성이 인정되는지에 관하여 보면, 실사용표장은 ‘KATANA GOLF’ 문자 부분이 완만한 곡선 모양으로 배열된 후 그 아래에 도형 부분이 배치되어 이 사건 등록상표와 비교하여 문자 부분과 도형 부분의 위치 가 상하로 바뀌어 있고, 도형 부분 아래에 ‘STARDOM’ 문자 부분이 추가로 배치되어 있기는 하다.
2) 그러나 실사용표장에는 이 사건 등록상표와 동일한 문자 및 도형이 모두 거의 그대로 포함되어 있을 뿐만 아니라, 위와 같은 차이도 문자나 도형의 배치의 변형에 불과하고, ‘STARDOM’ 문자 부분도 그 아래에 병기된 것에 불과하며 ‘STRDOM’ 문자 부분의 결합에도 불구하고 이 사건 등록상표와 사실상 동일한 표장이 동일성과 독립성을 유지하고 있다.
3) D는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2017. 9. 11.부터 같은 해 10. 20.까지의 기간 내에 이 사건 사용권설정계약에 의하여 이 사건 등록상표에 관한 사용권을 설정받은 사용권자로서, 실사용표장이 부착된 골프클럽을 유통시킬 목적으로 실사용표 장이 부착된 골프클럽을 수입하고 이를 소매업체들에 양도하였다.
결론
이 사건 등록상표는 통상사용권자에 의하여 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유에 해당하지 아니한다.
판례 전문
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