[IPLEX] 상표 판례 - 2023허12
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 등록상표는 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하지 않았기에 상표 등록이 취소된 사례를 소개해 드리겠습니다.
2023허12 등록취소(상)
기초 사실
이 사건 등록상표지정상품: 상품류 구분 제25류의 가죽신, 가죽제 슬리퍼, 고무신, 고무장화덧신, 골프화, 구두창, 깔창, 나막신, 낚시용화(靴), 농구스니커즈, 농구화, 단화, 덱슈즈, 뒷굽, 뒷축, 등산부츠, 등산화, 럭비화, 레이스부츠, 모터사이클 선수용 부츠, 목욕용 샌들, 목욕용 슬리퍼, 뮬(Mules), 반부츠, 발레용 슬리퍼, 발레용 신발, 방한화, 배구화, 복싱화, 볼링화, 부츠, 부츠용 갑피, 비닐화, 비치슈즈, 사보[나막신], 사이클용 신발, 샌들, 샌들 나막신, 수선용 신발안창, 숙녀용 부츠, 스키화, 스포츠용 부츠, 스포츠화, 슬리퍼, 슬리퍼용 안창, 승마화, 신발, 신발 은못, 신발고정쇠, 신발깔창, 신발안창, 신발용 갑피, 신발용 깔창, 신발용 대다리, 신발용 뒷굽, 신발용 미끄럼방지구, 신발용 앞굽, 신발용 철제장식, 신발의 부품 및 부속품, 앵글부츠, 야구화, 에스파토신발 또는 샌들, 여성용 신발, 오버슈즈, 운동화, 유아용 신발 및 부츠, 육상경기용화, 작업화, 장화, 짚신, 체조화, 축구화, 축구화용 바닥징, 테니스화, 편상화, 하키화, 핸드볼화, 가면무도회복, 가죽옷, 가죽제 바지, 가죽제 슈트, 가죽팬츠 등
관련 법리
일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).
상표법 제119조 제1항 제3호에서 상표의 ‘사용’이라 함은 상표법 제2조 제1항 제11호에서 규정하는 ㈎ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ㈏ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시ㆍ수출 또는 수입하는 행위, ㈐ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
판단
갑 제1호증에 의하면, 의류 등을 판매하는 매장의 간판에 ‘Mercury’ 라고 표시되어 있는 사실은 인정된다. 그러나 수입한 물품에 이 사건 등록상표가 표시되어 있는지 여부를 알 수 없는 이상 수출을 하면서 작성한 검사 확인서 및 인보이스, 선박회사가 발행한 선하증권에 물품명으로 ‘MERCURY TENNIS SPORTS SHOES’라고 기재한 것만으로 상표권자ㆍ사용권자가 이 사건 등록상표를 사용한 것이 라고 볼 수 없고, 납부영수증서, 수입세금계산서, 정산서, 사업자등록증에는이 사건 등록상표가 사용되지 않았다(정산서, 사업자등록증에 ‘mercury’라고 수기로 기재한 것은 원고 등이 이 사건에서 서류를 제출하면서 작성한 것으로 보여 이 사건 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 없다). 또한 이 사건 등록상표의 상표권자ㆍ사용권자가 심판청구일 전 3년 이내에 간판에 ‘Mercury’라고 표시하고 지정상품을 판매하는 매장을 운영하였는지 여부를 알 수 없어 의류 등을 판매하는 매장의 간판에 ‘Mercury’라고 표시되어 있다는 사정만으로 상표권자ㆍ사용권자가 심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록 상표를 사용하였다고 보기 부족하다.
원고는 임대차계약을 체결하였고, 2014년 M과 그 중 일부를 전대하는 내용의 전대차계약을 체결하였으며, 임대차계약은 그 기간이 만료된 후에도 갱신되어 존속하다가 원고와 J은 2020. 7. 1. 임대차계약서를 작성한 사실, 원고가 차임을 지급하 지 않자 J은 2021. 1. 21. 원고를 상대로 K지방법원 2021가단302472호로 건물인도 청구의 소를 제기하였고, 당시 J이 제출한 ‘임대차 정산내역’에 ‘머큐리’라고 기재되어 있는 사실은 인정된다. 그러나 임대인인 J이 원고로부터 지급받은 차임을 정리하면서 작성한 내역에 부동산을 특정하기 위하여 머큐리라고 기재한 것만으로는 상표권자ㆍ사용권자가 지정상품에 이 사건 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.
결론
이 사건 등록상표의 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 이 사건 등록상표를 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용하지 않았고, 사용하지 않은 것에 대한 정당한 이유를 주장하고 있지도 않으므로, 상표법 제119조 제1항 제3호, 같은 조 제3항에 따라 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한다.
판례 전문
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