[IPLEX] 상표 판례 - 2023허111
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 등록상표는 신의성실의 원칙에 위반하여 그 등록이 무효가 되어야 한다고 판단한 사례를 소개해 드리겠습니다.
2023허111 등록무효(상)
관련 법리
상표법 제34조 제1항 제20호는 동업∙고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일∙유사한 상표를 동일∙유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선행상표’라고 한다)를 알게 되었을 뿐 그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선행상표와 동일∙유사한 상표를 동일∙유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 타인과 출원인 중 누가 선행상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선행상표의 개발∙선정∙사용 경위, 선행상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선행상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 참조).
한편, 다수인이 공동으로 사용하던 선사용상표를 그중의 일부가 나머지 공동사용자들을 배제한 채 동일∙유사한 상품에 출원한 경우, 이는 선사용상표의 공동사용관계를 통하여 ‘타인’, 즉 나머지 공동사용자들이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 출원한 경우로서 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하여 등록을 받을 수 없다고 보아야 한다.
판단
이 사건 등록상표와 선사용상표의 유사 여부
이 사건 등록상표와 선사용상표를 각 요부 기준으로 대비하여 보면, 호칭, 외관, 관념이 동일하므로, 두 표장은 서로 유사하다.
상품의 유사 여부
이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품은 모두 방향제, 물티슈, 탈취제 등으로 상품의 속성 및 용도, 수요자 층이 서로 중첩된다. 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품은 전체적으로 유사하다.
원∙피고가 계약관계나 업무상 거래관계에 있었는지 및 선사용상표가 피고가 사용 중인 상표에 해당하는지 여부
피고는 2015. 1.경부터 상표를 사용해 왔다. 위 인정사실 및 앞서 든 증거를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고는 이 사건 사업을 단독으로 혹은 적어도 원고와 공동으로 운영하였다고 인정할 수 있다. 따라서 회장 직책으로 이 사건 사업의 홍보, 영업 등을 담당하였던 원고는 피고와 업무상 거래관계에 있었으며, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원 전 피고가 사용한 상표이거나 적어도 피고가 원고와 공동으로 사용한 상표에 해당한다고 보는 것이 타당하다.
결론
선사용상표를 피고가 사용하거나, 피고가 원고와 공동으로 사용한 이상, 피고와 거래상 업무관계에 있었던 원고가 이러한 사실을 잘 알면서도 단독으로 선사용상표와 유사한 이 사건 등록상표를 유사한 지정상품에 출원하여 등록한 것은 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하므로, 상표등록이 무효로 되어야 한다.
판례 전문
아이피렉스 특허법률사무소는 상표 컨설팅은 물론, 등록 가능성이 낮은 상표를 등록시키기 위한 방법으로 상표 변형 방법, 선행 상표를 소멸시키는 방법 등 상표권 확보를 위한 여러 전략 서비스를 제공합니다. 아이피렉스 특허법률사무소는 상표에 대한 진정한 권리자의 권익을 지키고, 상표권을 보호하기 위한 적극적인 맞춤형 법률 서비스를 제공합니다. 국내 상표, 해외 상표, 마드리드 상표를 다수 출원한 전문가에게 상담받아보세요.
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