[IPLEX] 상표 판례 - 2021허1677
아이피렉스 특허법률사무소 김용덕 변리사
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 출원상표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 등록받을 수 없다고 판단한 사례를 소개해 드리겠습니다.
2021허1677 거절결정(상)
관련 법리
상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ’모방대상상표‘라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방 대상상표의 가치에 손상을 주거나, 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회 통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일∙유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방 대상상표의 지정상품 간의 동일∙유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결, 대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후 3896 판결 등 참조).
판단
이 사건 출원상표지정상품: 상품류 구분 제28류의 학습교재용 완구, 피규어(완구), 플라스틱제 캐릭터완구, 플라스틱제 완구, 축소모형키트(완구), 캐릭터 완구인형, 지제(紙製) 완구, 조립식 완구, 전자완구, 작동완구, 자석완구, 유아용 완구, 완구용 자동차, 완구용 점토, 완구용 인형, 완구용 블록, 완구 모형 취미용품 키트, 어린이용 완구, 완구, 목제(木製) 완구
선사용상표 ‘오션월드’는 이 사건 출원상표의 출원일 당시 국내에서 수요자들에게 비발디파크 리조트 내의 워터파크 시설로 널리 알려졌다고 봄이 타당하다.
이 사건 출원상표의 요부는 ‘OCEAN WORLD’, ‘오션월드’ 부분이어서, 선사용상표와 유사한 표장에 해당한다.
원고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내 수요자들 사이에 특정인의 출처표시로 알려진 선사용상표를 모방함으로써 선사용상표에게 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 권리자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 선사용상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 등의 부정한 목적이 있었다고 봄이 상당하다.
결론
이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내 수요자들이나 거래자들에게 특정 인의 상품을 표시하는 것으로 알려진 선사용상표와 유사한 상표로 부당한 이익을 얻거나 선사용상표의 권리자에게 손해를 입히려는 부정한 목적으로 사용되는 상표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다.
판례 전문
제34조제1항제13호_2021허1677_등록거절.pdf
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