[IPLEX] 상표 판례 - 2020허4464
이 사건 등록서비스표는 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 등록서비스표는 그 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용서비스표들과 유사한 표장으로서 피고가 부정한 목적을 가지고 사용하는 서비스표이므로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2020허4464 등록무효(상)
관련 법리
상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등 참조).
판단
선사용서비스표들의 사용 기간, 선사용서비스표들에 관한 언론 매체의 보도 및 전체 사용 기간에 걸쳐 인터넷을 통해 알려진 정도 등에 비추어 보면, 원고의 선사용서비스표들은 이 사건 등록서비스표의 출원일인 2016. 2. 24. 당시 소셜네트워크 서비스제공업과 관련하여 국내 또는 외국의 수요자에게 적어도 특정인의 서비스표로 인식되었다.
선사용서비스표들은 전체로 호칭할 경우 ‘인스타그램’의 긴 5음절로 이루어져 일반 수요자가 전체로 호칭하기에 불편할 뿐만 아니라 간략한 칭호나 관념에 의하여 상표를 기억하려는 일반 수요자의 경향에 따라 전반부의 ‘인스타’ 부분만으로 약칭되어 호칭되기 쉽고, 인터넷 포털사이트 네이버에 2010. 10. 6.부터 2016. 2. 24.까지를 대상기간으로 하여 ‘인스타’ 혹은 ‘INSTA’를 검색하면 원고가 제공하는 ‘인스타그램’과 관련된 블로그 게시글 약 132건, 뉴스기사 약 124건이 검색되고, 위 블로그 게시글 및 뉴스기사에서는 원고가 제공하는 ‘인스타그램’ 서비스를 ‘인스타’만으로 약칭하였으며, ‘인스타 핫플’, ‘인스타 스타’, ‘인스타 마켓’, ‘인스타 감성’, ‘인스타 여신’ 등 인스타그램 중 ‘인스타’ 부분에 다른 단어를 접목시켜 만든 다양한 신조어들이 네이버 블로그, 언론기사 등에서 사용된 점에 비추어 보면 선사용서비스표들은 ‘Insta’ 부분만으로 간략하게 약칭된다고 보는 것이 타당하다.
이 사건 등록서비스표 중 ‘MODEL’ 부분은 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없다. 따라서 이 사건 등록서비스표 중 ‘Insta’ 부분과 선사용서비스표들 중 ‘Insta’ 부분을 대비하면, 양 표장은 모두 ‘인스타’로 호칭되어 호칭 및 관념이 동일하므로, 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표들은 유사하다고 보는 것이 타당하다.
이 사건 등록서비스표 출원일 당시 선사용서비스표들이 국내 또는 외국의 수요자에게 알려진 정도 및 이 사건 등록서비스표와 동일∙유사성의 정도에다가, 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 ‘마케팅/시장연구 및 시장분석업, 사업 및 마케팅 정보제공업, 광고 및 마케팅상담업, 광고 및 마케팅업, 광고/마케팅 및 홍보업, 광고/홍보 및 마케팅 관련 상담업, 마케팅자문업, 마케팅전략 개발 및 수행대행업, 마케팅전략 계획업, 마케팅전략연구업’은 선사용서비스표들의 사용서비스업인 소셜네트워크 서비스제공업과 유사한 서비스업에 해당하거나 경제적 견련관계가 인정되는 점, ② 피고가 이 사건 등록서비스표를 출원할 당시 선사용서비스표들의 존재를 충분히 알 수 있었고, 그 후 이 사건 등록서비스표를 ‘인스타그램상에서 활동하는 모델’의 의미로 사용하기도 하는 등 선등록서비스표들에 화체된 영업상 신용 등을 이용하고자 하였던 점 등까지 종합하여 보면, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표들에 존재하는 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다.
결론
이 사건 등록서비스표는 그 출원 당시 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용서비스표들과 유사한 표장으로서 피고가 부정한 목적을 가지고 사용하는 서비스표이므로 상표법 제34조 제1항 제 13호에 해당하는 상표등록 무효사유가 있다. 따라서 당사자들의 나머지 주장에 관하여 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 무효로 되어야 한다.
판례 전문
상표법 제34조 제1항 제13호_2020허4464_해당.pdf
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