[IPLEX] 상표 판례 - 2019허5928
동일성 내의 상표를 심판청구일 전 3년 내에 정당하게 사용하였다.
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
통상사용권자가 등록상표(참,참다운녹즙)와 동일성 내의 상표(참 참다운)를 지정상품 ‘과실분말’과 동일성이 인정되는 ‘녹즙가루’ 등에 사용하여 심판청구일 전 3년 내에 정당하게 사용하였다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2019허5928 등록취소(상)
관련 규정
상표법 제119조 제1항 제3호는 ‘상표권자∙전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문은 위와 같은 사유로 취소심판이 청구된 경우 피청구인이 해당 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다.
여기서 상표의 ‘사용’이라 함은 같은 법 제2조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시∙수출 또는 수 입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고∙정가표∙거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위 중 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없다. 한편, 거래사회의 통념상 동일성 있는 상품이란 양 상품의 품질∙용도∙형상∙사용방법∙유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후2967 판결 등 참조)
판단
① 2016. 11.경 위 인터넷 홈페이지의 쇼핑몰 화면에 주식회사 참다운 녹즙이 당시 판매하고 있던 제품으로 ‘녹심 발란스’, ‘여주 발란스’ 등의 제품을 소개하는 내용이 게재되었다. ② 위 인터넷 홈페이지에서 접속되는 인트라넷 로그인 페이지를 통하여 거래처들이 주식회사 참다운 녹즙으로부터 녹즙 등의 제품을 구매하였는데, 같은 무렵 위 인트라넷 로그인 페이지에는 오른쪽의 사진에서 보는 것처럼 주식회사 참다운 녹즙이 판매하는 ‘녹심’, ‘녹심정’ 등의 제품 사진과 함께 실사용 표장이 표시되어 있었다. 주식회사 참다운 녹즙은 2012년경부터 2018. 9.경까지 관련표장 1이 표시된 오른쪽 사진과 같은 ‘녹심 발란스’ 제품을 제조∙판매하였다. 위 제품은 녹즙 분말을 브로콜리즙 분말, 어린보리순즙 분말, 바나나 분말, 여주 분말, 신선초즙 분말, 사과 분말 등과 혼합하여 제조한 것이었다. 또한 주식회사 참다운 녹즙은 2015. 7.경부터 2018. 9.경까지 관련표장 2이 표시된 오른쪽 사진과 같은 ‘여주 발란스’ 제품을 제조∙판매하였다. 위 제품은 여주 분말을 바나나 분말, 보리순 분말 등과 혼합하여 제조한 것이었다.
주식회사 참다운 녹즙이 원고에 의하여 설립된 회사로서 ‘녹심 발란스’, ‘여주 발란스’ 등의 제품을 제조∙판매하면서 실사용 표장 등을 표시하여 온 점에 비추어 볼 때, 원고는 주식회사 참다운 녹즙의 위와 같은 영업행위 당시 같은 회사에 등록상표에 관한 통상사용권을 묵시적으로 설정하여 주었던 것으로 보인다. 주식회사 참다운 녹즙은 적어도 2016. 11.경 ‘녹심 발란스’, ‘여주 발란스’ 등의 제품을 광고하기 위한 인터넷 홈페이지에 실사용 표장을 표시하고 전시하였다고 할 것이다. 더욱이 위와 같이 위 회사가 당시 ‘녹심 발란스’, ‘여주 발란스’ 등의 제품을 제조∙판매하면서 그 제품에 실사용 표장과 별다른 구성상의 차이가 없는 관련표장 1, 2를 표시하였던 점까지 보태어 볼 때, 위 회사는 위와 같이 실사용 표장을 표시∙전시할 당시 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터 잡아 실사용 표장을 사용하였다고 봄이 타당하다.
이상을 종합하면, 주식회사 참다운 녹즙이 위와 같이 ‘녹심 발란스’, ‘여주 발란스’ 등의 제품에 관한 광고에 실사용 표장을 표시하고 전시함으로써, 실사용 표장은 피고의 취소심판청구일(2018. 8. 24.) 전 3년 이내인 2016. 11.경 등록상표의 통상사용권자에 의하여 실사용 상품인 ‘녹심 발란스’, ‘여주 발란스’ 등의 제품에 정당하게 사용되었다고 할 것이다.
등록상표와 실사용 표장을 대비하면, '참' 부분의 색채 및 ‘녹즙’이라는 문자부분의 결합 등에 있어 차이가 있기는 하다. 그런데 위 색채의 차이는 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용한 것에 불과하고, 위와 같이 ‘녹즙’이라는 문자부분이 결합하여 사용되더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있다고 봄이 타당하다. 따라서 실사용 표장은 거래 사회통념상 등록상표와 동일한 표장에 해당한다.
실사용 표장이 사용된 실사용 상품은 ‘녹심 발란스’ 제품과 ‘여주 발란스’ 제품이다. 앞서 본 것처럼 ‘녹심 발란스’ 제품은 녹즙 분말을 브로콜리즙 분말, 어린보리순즙 분말, 바나나 분말, 여주 분말, 신선초즙 분말, 사과 분말 등과 혼합하여 제조한 것이고, ‘여주 발란스’ 제품은 여주 분말을 바나나 분말, 보리순 분말 등과 혼합하여 제조한 것이다. 위와 같은 실사용 상품은 등록상표의 지정상품 중 ‘과실분말’과 대비하여 볼 때, 그 용도∙형상∙사용방법∙유통경로 및 공급자와 수요자에서 별다른 차이가 없다고 할 것이어서, 실사용 상품은 등록상표의 지정상품 중 ‘과실분말’과 거래사회의 통념상 동일성이 있는 상품에 해당한다고 봄이 타당하다.
결론
등록상표는 통상사용권자에 의하여 그 지정상품 중 ‘과실분말’에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 것이므로, 이를 지적하는 원고의 주장은 이유 있다. 따라서 등록상표는 원고의 나머지 상표 사용 주장사유에 관하여 더 살펴볼 필요도 없이 상표법 제119조 제1항 제3호 및 같은조 제3항에 해당한다는 이유로 그 등록이 취소되어서는 아니 된다.
판례 전문
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