[IPLEX] 상표 판례 - 2019허5959
등록상표는 심판청구일부터 3년 이내에 국내에서 사용되지 않았다.
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
등록상표는 심판청구일부터 3년 이내에 국내에서 사용되지 않았다고 판단한 사례를 소개해 드리겠습니다.
2019허5959 등록취소(상)
관련 법리
구 상표법 제73조 제1항 제3호는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 심판에 의하여 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하였다. 여기서 상표의 ‘사용’이라 함은 구 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 한편 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, ‘서비스표의 사용’에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 등 참조).
구 상표법 제73조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 등록상표에 대한 등록취소심판이 청구된 경우, 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 당해 상표를 그 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나, 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 당해 등록상표 중 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 대한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하였다. 이때 위와 같은 등록상표의 정당한 사용의 점 등은 피청구인이 이를 증명하여야 한다. 이러한 법리는 구 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리 나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통됨에 따라 사회통념상 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 한다(대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결 등 참조).
판단
1) 이 사건 등록상표서비스표가 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 이 사건 취소대상 지정상품 및 지정서비스업 중 ‘컴퓨터주변장치’에 사용되었는지 여부
- ‘프리쉽’ 사이트의 웹페이지에는 이 사건 키보드 제품과 관련하여 “본 상품은 해외에서 고객에게 직배송되는 구매대행 상품이다.”(갑 13호증의 2, 1면) 및 “구매대행 특성상 재고를 보유하고 있지 않다. 실제 재고는 해외 사이트에서 보유하고 있다.”(갑 13호증의 2, 7면)라는 기재가 있음이 인정되고, 이러한 기재에 의하면 ‘프리쉽’을 운영하는 주식회사 일에스티플랫폼은 이 사건 키보드제품을 미리 수입하여 재고를 확보한 후 국내 수요자들에게 판매하는 것이 아니라, 국내 수요자가 프리쉽 사이트에서 이 사건 키보드를 주문하면 비로소 이 사건 키보드를 취급하는 국외의 인터넷 판매 사이트에서 이를 구매하여 국외에서 수령한 다음 이를 국내 수요자에게 배송하여 주는 이른바 ‘해외구매대행서비스’를 제공한다는 점을 알 수 있을 뿐이고, 더 나아가 주식회사 일에스티플랫폼이 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 실사용표장 1이 그대로 표시된 이 사건 키보드 제품을 수입하여 국내에서 실제로 이를 전시․양도하는 등 유통시켰음을 인정할 증거가 없다. 이러한 사정을 위 법리에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 등록상표서비스표가 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 원고에 의하여 국내에서 이 사건 키보드 내지 ‘컴퓨터주변장치’에 사용되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
2) 이 사건 등록상표서비스표가 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 이 사건 취소대상 지정상품 및 지정서비스업 중 ‘내려받기 가능한 컴퓨터프로그램’, ‘컴퓨터프로그래밍업’ 또는 '컴퓨터프로그램업데이팅업'에 사용되었는지 여부
- 이 사건 등록상표서비스표이나 실사용표장 2 내지 7이 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 원고 또는 원고로부터 사용허락을 받은 통상사용권자에 의하여 국내에서 ‘내려받기 가능한 컴퓨터프로그램’이나 ‘컴퓨터프로그래밍업’ 또는 '컴퓨터프로그램업데이팅업'에 사용되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
결론
이 사건 등록상표서비스표가, 원고 주장과 같이, 상표서비스표권자인 원고나 그로부터 사용허락을 받은 통상사용권자에 의하여 이 사건 취 소심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 이 사건 취소대상 지정상품 및 지정서비스업 중 ‘컴퓨터주변장치’, ‘내려받기 가능한 컴퓨터 프로그램’, ‘컴퓨터프로그래밍업’ 또는 ‘컴퓨터프로그램업데이팅업’에 사용되었음이 인정되지 아니하고, 달리 이 사건 등록 상표서비스표가 이 사건 취소심판청구일로부터 3년 전 이내에 국내에서 이 사건 취소 대상 지정상품 및 지정서비스업 중 어느 하나에라도 사용되었음을 인정할 증거가 없으며, 이처럼 이 사건 등록상표서비스표를 이 사건 취소대상 지정상품 및 지정서비스업에 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있다는 점에 대한 원고의 주장∙증명도 없으므로, 이 사건 등록상표서비스표는 이 사건 취소대상 지정상품 및 지정서비스업에 관하여 구 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 등록취소사유에 해당한다.
판례 전문
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