[IPLEX] 상표 판례 - 2017허1748
이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
등록상표는 출원 당시에 국내외 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 그 표장이 유사하고, 또한 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 출원·등록된 상표로 판단되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2017허1748 등록무효(상)
관련 법리
이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부
구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록 되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상 상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표의 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, ① 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, ② 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일∙유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이 에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상 상표의 지정상품 간의 동일∙유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, ③ 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).
부정한 목적의 존재 여부
등록상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일∙유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일∙유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013후1108 판결 등 참조).
판단
등록상표는 한글 ‘겐조’와 영어 ‘KENZO’가 상하로 결합된 문자상표이고, 선사용상표는 영어 ‘KENZO’만으로 구성된 문자상표이다. 따라서 양 상표는 모두 영어 ‘KENZO’ 부분이 공통되고 이 부분에 의해 외관, 칭호 및 관념이 동일하므로, 전체적으로 등록상표와 선사용상표는 거래사회의 통념상 동일성이 인정되는 상표에 해당한다.
다음의 사정에 의하면, 원고는 특정인의 상품을 나타내는 것이라고 인식된 선사용상표를 모방하여 선사용상표가 가지는 양질의 이미지나 고객흡입력에 편승하여 부당한 이득을 얻기 위한 목적으로 등록상표를 출원한 것으로 판단된다. ① 선사용상표가 표시된 화장품 및 향수는 전국 2,000여 개의 화장품 전문점과 백화점 등에서 판매되어 왔고, 2004년 국내 화장품 시장점유율 2위, 2005년‘주간코스메틱’이 조사한 향수전문점 인기브랜드 순위 1위를 기록하는 등 등록상표의 출원 당시 선사용상표는 피고가 판매하는 화장품, 향수 제품의 출처표시로 국내 일반 수요자에게 널리 알려져 있었다. ② 선사용상표는 피고의 설립자이자 일본 출신의 디자이너인 ‘다카다 겐조’의 성명을 사용하는 표장이어서 쉽게 창작해내기 어려운 표장에 해당하는데, 등록상표는 선사용상표와 거래통념상 동일한 범위에 속한다. ③ 등록상표의 출원 당시 네이버, 다음, 구글 등 인터넷 포털사이트에서는 선사용상표와 선사용상표가 표시된 상품들에 관한 방대한 양의 정보를 검색할 수 있었던 점을 고려하면, 원고는 등록상표를 출원할 당시에 선사용상표를 알고 있었던 것으로 보인다. ④ 등록상표의 지정상품 가운데 '손톱깎기, 손톱다듬줄 등'은 '네이버 쇼핑'에서 '화장품/미용'의 하위 카테고리인 이른바 '네일케어'제품으로 분류되어 판매되고 있고, '면도, 비전기식 면도기' 등과 같은 제품들 역시 '화장품/미용'의 하위 카테고리인 이른바 '바디케어' 제품으로 분류되어 판매되고 있으며, '로레알', '아모레퍼시픽'과 같은 주요 화장품업체들이 화장품만이 아닌 '미용기구' 시장에도 진출하여 다양한 '미용기구' 등을 제조, 판매하고 있는 국내 거래실정을 고려하면, 선사용상표의 화장품류와 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '손톱깎기, 손톱다듬줄 등‘은 사람의 외모를 아름답게 꾸며주거나 관리하기 위한 미용용품으로 그 용도가 유사하며, 생산 부문, 판매 부분, 수요자의 범위 등이 공통되어 밀접한 경제적 견련관계에 있다고 볼 수 있다.
결론
이 사건 등록상표는 출원 당시에 국내외 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 그 표장이 유사하고, 또한 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적으로 출원∙등록된 상표로 판단되므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다.
판례 전문
구 상표법 제7조 제1항 제12호_2017허1748_무효.pdf
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저자 소개: 김용덕 변리사는 삼성전자, LG전자, 샤오미, 바이두 등 국내외 유명 대기업들의 지식재산권 사건을 처리한 경험에 기초하여 아이피렉스 특허법률사무소를 설립하였습니다. 김용덕 변리사는 국내외 상표를 처리한 경험에 기초하여 『상표 유사판단 이론 및 판례』 책을 펴내기도 했습니다.
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