[IPLEX] 상표 판례 - 2019허2295
이 사건 등록상표서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다.
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
등록상표서비스표는 원고가 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용하는 선사용상표를 알면서 출원하여 등록받은 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2019허2295 등록무효(상)
관련 법리
동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표’는 상표등록을 받을 수 없고(구 상표법 제7조 제1항 제18호), 이는 서비스표의 경우에도 마찬가지이다(구 상표법 제2조 제3항). 구 상표법 제7조 제 1항 제18호는 상표법이 2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정될 당시 신설된 규정으로, 그 취지는 국내에서 상표사용을 준비 중임을 알고 있는 자가 정당한 권원 없이 같은 상표를 먼저 출원한 경우와 같이 상표등록출원과정에서 신의칙에 반하는 상표출원에 대하여 상표등록이 이루어지는 것을 방지하고자 함에 있다.
판단
등록상표서비스표와 선사용상표 하단의 영문자 ‘MADE IN KOREA’ 부분을 제외하고는 동일하다. 그런데 ‘MADE IN KOREA’의 경우 원산지 표시에 불과하여 식별력이 없으므로 양 표장은 동일·유사하다.
지정상품·서비스업 중 상품류 구분 제3류의 ‘사지(砂紙), 사포(砂布), 연마시트’ 등은 선사용상표의 사용상품인 ‘연마포’와 같이 돌이나 쇠붙이, 보석, 유리 따위의 고체를 갈고 닦아서 표면을 반질반질하게 하는 연마와 관련된 상품들로서 상품의 속성과 거래실정이 동일·유사한 상품들이고, 서비스업류 구분 제35류의 ‘대형할인마트업, 인터넷 종합쇼핑몰업, 전기통신에 의한 통신판매중개업, 수출입업무대행업, 연마포 연마지ODM/OEM 도소매업, 연마포 판매대행업, 연마포 수출입대행업’은 선사용상표의 사용상품인 ‘연마포’ 관련 상품들이 판매되거나 거래될 수 있어 동일·유사한 상표를 사용할 경우 동일업체에 의하여 제조·판매되는 상품서비스업으로 오인될 우려가 있으므로 동일·유사한 상품서비스업에 해당한다.
따라서 등록상표서비스표와 선사용상표는 그 표장 및 지정상품(사용상품)이 동일·유사하다.
원고는 피고 및 A의 연마포 중개계약을 통하여 A가 피고와 OEM 계약을 통해 선사용상표가 국내에서 연마포에 사용하는 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표서비스표를 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 이 사건 지정상품·서비스업에 출원한 것으로 봄이 타당하다.
결론
원고가 계약관계 또는 업무상 거래관계 등을 통하여 타인이 사용하는 선사용상표를 알면서 그 선사용상표와 동일·유사한 이 사건 등록상표서비스표를 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 이 사건 지정상품·서비스업에 출원하여 등록받은 것이므로, 이 사건 등록상표서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.
판례 전문
구 상표법 제7조 제1항 제18호_2019허2295.pdf
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저자 소개: 김용덕 변리사는 삼성전자, LG전자, 샤오미, 바이두 등 국내외 유명 대기업들의 지식재산권 사건을 처리한 경험에 기초하여 아이피렉스 특허법률사무소를 설립하였습니다. 김용덕 변리사는 국내외 상표를 처리한 경험에 기초하여 『상표 유사판단 이론 및 판례』 책을 펴내기도 했습니다.
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