[IPLEX] 상표 판례 - 2019허1841
등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 무효되어야 한다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2019허1841 등록무효(상)
관련 법리
구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방 대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일∙유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인 이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일∙유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. (3) 한편 위와 같은 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 해야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).
판단
선사용서비스표의 사용기간, 방법, 태양, 거래실정, 소비자들에게 알려지게 된 경위 등을 고려하면 선사용서비스표는 등록서비스표의 출원일인 2013. 12. 13. 무렵 의약품, 건강기능식품, 화장품 판매업 등과 관련하여 적어도 프랑스 또는 국내의 수요자들에게 피고의 서비스업을 표시하는 것으로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 있다.
그리고 등록서비스표와 선사용서비스표에 공통된 Monge가 일반수요자의 주의를 끄는 부분에 해당하는데, 등록서비스표는 대문자와 소문자가 결합된 얇은 고딕체로 되어 있는 반면, 선사용서비스표는 대문자의 명조체로 되어 있는 것 외에는 별다른 차이가 없어 외관과 호칭이 동일∙유사하고, Monge는 기하학을 완성한 프랑스의 수학자 이름 또는 수도승을 뜻하는 프랑스어로서 우리나라의 프랑스어 보급수준에 비추어 일반수요자가 이와 같은 관념을 떠올리기는 쉽지 않은 것으로 보인다. 따라서 등록서비스표와 선사용서비스표는 일반수요자의 주의를 끄는 부분의 외관, 호칭이 동일∙유사하므로 전체적으로 유사하다.
나아가 선사용서비스표의 사용기간과 방법, 태양, 거래실정, 국내에 알려지게 된 경위 등을 종합해 보면, 선사용서비스표는 등록서비스표의 출원일인 2013. 12. 13.경 프랑스 또는 국내에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 알려진 표장이다. 반면 원고가 우연한 기회에 선사용서비스표와 유사한 등록서비스표를 스스로 창작해 내었다고 볼 만한 증거가 없다. 또한 피고는 드러그 스토어 형태의 약국을 운영하면서 처방전에 의한 의약품뿐만 아니라 일반의약품, 건강기능식품, 화장품 등을 함께 판매해 왔고, 인터넷 홈페이지에서도 건강기능식품, 화장품 등을 프랑스 국내∙외 일반 소비자들에게 직접 판매해 왔는데, 이는 등록서비스표의 지정서비스업인 건강기능식품 등의 판매대행업과 유사하고, 주요 수요층이 겹칠 뿐만 아니라, 등록서비스표의 출원일 무렵 이미 우리나라에서도 처방전에 따른 전문의약품의 조제 이외에 일반의약품, 건강기능식품, 화장품, 식품 등을 함께 판매하는 드러그 스토어 형태의 약국 운영이 활발히 이루어지고 있었던 점에 비추어 보면 밀접한 경제적 견련관계가 있는 것으로 보인다.
따라서 등록서비스표의 문자부분은 선사용서비스표와 구성 및 외관, 호칭이 유사하고, 등록서비스표의 지정서비스업인 건강기능식품 등의 판매대행업은 선사용서비스표가 사용되는 건강기능식품 등 소매업과 주요 판매제품, 수요층이 중복되므로, 등록서비스표가 지정서비스업에 사용될 경우 일반수요자들이 이를 피고 또는 피고와 특수 관계에 있는 자의 서비스업으로 오인할 우려가 있는 것으로 보인다.
결론
이 사건 등록서비스표는 지정서비스업에 대하여 그 출원 당시 적어도 프랑스 또는 국내의 수요자들에게 피고의 서비스업을 표시하는 것이라고 인식되어 있던 선사용서비스표를 모방하여 선사용서비스표에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이라고 할 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 나머지 무효 사유에 관하여 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.
판례 전문
구 상표법 제7조 제1항 제12호_2019허1841_등록무효.pdf
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저자 소개: 김용덕 변리사는 삼성전자, LG전자, 샤오미, 바이두 등 국내외 유명 대기업들의 지식재산권 사건을 처리한 경험에 기초하여 아이피렉스 특허법률사무소를 설립하였습니다. 김용덕 변리사는 국내외 상표를 처리한 경험에 기초하여 『상표 유사판단 이론 및 판례』 책을 펴내기도 했습니다.
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