[IPLEX] 상표 판례 - 2018허9169
적극적 권리범위확인심판의 확인의 이익이 없다고 본 사례
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
피고가 확인대상상표를 사용하였거나 장차 확인대상상표를 사용할 가능성이 있다고 보기 어려워 적극적 권리범위확인심판의 확인의 이익이 없다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2018허9169 권리범위확인(상)
이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부
관련 법리
등록상표권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상상표가 등록상표의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상상표와 피심판청구인이 사용하고 있는 상표 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상상표가 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상상표에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 사용하고 있는 상표에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 사용하지 않고 있는 상표를 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결, 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).
나아가 심판청구의 이익은 심결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판의 피심판청구인이 심결 시에 확인대상상표를 사용하고 있는 경우에 확인의 이익이 인정될 수 있고, 그렇지 않고 피심판청구인이 이전에 확인대상상표를 사용한 것에 불과한 때에는 제반 사정에 비추어 장차 확인대상상표를 다시 사 용할 가능성이 있는 경우에 한하여 예외적으로 확인이 이익이 인정될 수 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836 판결 등 참조).
판단
등록상표권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상상표가 등록상표의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상상표와 피심판청구인이 사용하고 있는 상표 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상상표가 등록상표의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상상표에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 사용하고 있는 상표에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 사용하지 않고 있는 상표를 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다.
원고가 제출한 피고 홈페이지 캡쳐 화면에는 아래와 같이 ‘닥터프렌드 어싱 침구 세트’를 홍보하는 문구 및 사진이 나타나 있다. 또한 피고의 직원은 ‘www.닥터프렌드.com'이라는 인터넷 도메인 이름을 이용하여 아래와 같은 홈페이지를 운영한 사실이 있으며, 그의 페이스북에는 “닥터프렌드”라는 표시가 있다.
그러나 이러한 사실만으로는 피고가 확인대상상표를 사용하였거나 장차 확인대상상표를 사용할 가능성이 있다고 보기 어렵기 때문에, 확인대상상표가 등록상표의 권리범위에 포함된다는 확인을 구하는 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없다.
원고가 피고의 홈페이지라고 주장하며 제출한 캡쳐 화면은 피고 홈페이지(www.earthingplus.com)의 제작 의뢰를 받은 피고의 직원이 그 제작과정에서 원고의 침구류 사진과 ‘닥터프렌드’ 표장을 삭제하지 않은 채 게시하였던 당시의 화면으로 보인다. 그리고 피고의 직원은 닥터프렌드 홈페이지의 기본틀을 이용해서 피고 홈페이지 제작작업을 하였던 것으로 보이는데, 그 과정에서 실수로 ‘닥터프렌드’ 관련 부분이 일부 남아있게 되었고, 이후 그 사실을 알고 ‘닥터프렌드’와 관련된 부분을 모두 삭제하였다. 또한 피고 홈페이지에는 쇼핑몰 기능이 없었으므로 원고가 제출한 ‘닥터프렌드’가 포함된 피고 홈페이지 화면은 정상적인 도메인 경로로는 들어갈 수 없는 것으로서 일반 대중에게 공개된 부분이 아니다. 상표의 사용이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시∙수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위를 의미하는데, 위와 같은 홈페이지의 표시만으로 피고가 확인대상상표를 사용한 것으로 인정할 수 없다.
결론
따라서 이 사건 청구가 확인의 이익이 없다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다.
판례 전문
이 사건 심판청구가 확인의 이익이 있는지 여부_2018허9169.pdf
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저자 소개: 김용덕 변리사는 삼성전자, LG전자, 샤오미, 바이두 등 국내외 유명 대기업들의 지식재산권 사건을 처리한 경험에 기초하여 아이피렉스 특허법률사무소를 설립하였습니다. 김용덕 변리사는 국내외 상표를 처리한 경험에 기초하여 『상표 유사판단 이론 및 판례』 책을 펴내기도 했습니다.
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