[IPLEX] 상표 판례 - 2018허9541
출원상표는 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표가 아니다
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
출원상표가 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하고, 지정상품인 써클 렌즈의 수요자 및 거래자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다고 보기 어렵다고 한 사례를 소개해 드리겠습니다.
2018허9541 거절결정(상)
관련 법리
어떤 상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하는지는 특정한 품질·효능·용도 등이 구현된 상품이 거래계에서 실제로 생산ㆍ판매ㆍ유통되는지와 관계없이 그 상표가 지니는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래계의 실정 등을 고려하여 상표가 지정상품에 사용됨으로써 수요자 및 거래자가 그 지정상품이 그 특정한 품질·효능·용도 등을 가진 것으로 직감할 수 있는지를 기준으로 객관적으로 판단하여야 한다. 따라서 상표에 의하여 표시되는, 특정한 품질·효능·용도 등이 구현된 상품이 거래계에서 실제 생산ㆍ판매ㆍ유통된 바 없더라도 상표가 지정상품에 사용됨으로써 수요자 및 거래자가 그 지정상품이 특정한 품질·효능·용도 등을 가진 것으로 직감할 수 있는 경우에 특별한 사정이 없는 한 그 상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다.
판단
[이 사건 출원상표]
HOLOGRAM
지정상품: 상품류 구분 제09류의 써클 렌즈
이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
출원상표는 그 지정상품인 ‘서클 렌즈’에 사용될 경우 그 수요자나 거래자는 그 서클 렌즈가 ‘3차원 입체 영상을 볼 수 있는 서클 렌즈’ 또는 ‘무지갯빛 색을 나타내는 서클 렌즈’인 것으로 직감할 것으로 봄이 타당하다. 특히 ‘서클 렌즈’가 미용용 컬러 콘택트렌즈의 일종이라는 점을 고려한다면 ‘무지갯빛 색을 나타내는 서클 렌즈’로 직감할 것으로 보인다. 따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당한다.
가) 이 사건 출원상표는 ‘HOLOGRAM’이라는 영어단어로만 구성된 상표이다. 그런데 ‘HOLOGRAM’은 일반적으로 ‘두 개의 레이저 광이 서로 만나 일으키는 간섭 효과를 이용하여 3차원 입체영상을 기록한 결과물’, 즉 ‘홀로그래피의 원리를 이용하여 만들어진, 3차원 영상으로 된 입체 사진’이라는 의미로 사용되며, 의류, 신발 등 패션 용품과 관련하여서는 ‘외부에서 들어온 빛이 물체가 반사하는 빛과 간섭을 일으키면서 무지갯빛 색을 내는 소재’ 또는 ‘빛에 따라 색이 변하는 소재’라는 의미로 사용되기도 한다.
나) 더욱이 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 국내에서 출원․등록된 ‘홀로그램 무늬가 형성된 콘택트렌즈의 제조방법’에 관한 특허발명 및 ‘홀로그램 입자를 이용한 콘택트렌즈의 제조방법’ 등에 관한 특허발명들의 등록공보에서 ‘홀로그램 무늬가 형성된 콘택트렌즈’ 및 ‘홀로그램 입자를 이용하여 입체적인 심미감을 구현하도록 한 콘택트렌즈’를 ‘홀로그램 콘택트렌즈’라고 칭하였다.
또한, 이 사건 출원상표의 출원일 이전에 홀로그램 라벨이 매립된 안과용 렌즈에 관한 발명이 국내에서 출원․등록된 바 있다.
다) 3차원 입체영상에 관한 여러 기술 중 현재 상용화된 것은 스테레오 스코픽 방식인데, 이러한 기술이 편광 안경, 액정 셔터 안경 등을 이용한다는 점에서, 수요자나 거래자는 안경이나 콘택트렌즈에 3D 입체영상의 구현방법에 관한 기술적 용어가 사용될 경우 그러한 안경이나 콘택트렌즈가 3D 입체영상의 시청에 관련된 장비인 것으로 인식할 개연성이 크다.
라) 서클 렌즈는 소프트렌즈 중 눈의 홍채를 덮는 부분에 다양한 무늬와 색상이 부가된 미용용 컬러 콘택트렌즈의 일종이다.
이 사건 출원상표가 구 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력을 취득하 였는지 여부
원고는 이 사건 출원상표의 등록출원일인 2016. 12. 16.로부터 2개월 전인 2016년 10월경부터 국내에서 이 사건 출원상표가 표시된 ‘써클 렌즈’를 판매하는 한편 그 무렵부터 원고의 인터넷 홈페이지, 블로그 체험단, 홍보물 등을 통해 위 ‘써클 렌즈’ 제품을 광고∙선전을 하여 온 사실 및 2016. 10. 31.부터 2017. 4. 17.경까지 ‘fn아이포커스’라는 안경업계 관련 신문에 약 24회 정도 전면광고 내지는 9단 광고를 하여 온 사실은 인정되나, 이러한 이 사건 출원상표의 사용기간, 광고실적 등만으로는 이 사건 출원상표가 이 사건 거절결정일 당시는 물론 이 사건 심결일 당시 그 지정상품인 써클 렌즈의 수요자 및 거래자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다고 보기 어렵다(더욱이 ‘fn아이포커스’ 신문에서 광고된 표장은 ‘HoloGram’이라는 표장 및 ‘홀로그램’이라는 표장이다).
따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제2항에 해당하지 아니한다.
결론
이 사건 출원상표는 구 상표법 제6조 제1항 제3호에서 정하는 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표’에 해당하고, 이 사건 거절결정일 당시는 물론 이 사건 심결일 당시 구 상표법 제6조 제2항에 해당하지도 아니하므로, 상표등록을 받을 수 없다.
판례 전문
구 상표법 제6조 제1항 제3호_2018허9541.pdf
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저자 소개: 김용덕 변리사는 삼성전자, LG전자, 샤오미, 바이두 등 국내외 유명 대기업들의 지식재산권 사건을 처리한 경험에 기초하여 아이피렉스 특허법률사무소를 설립하였습니다. 김용덕 변리사는 국내외 상표를 처리한 경험에 기초하여 『상표 유사판단 이론 및 판례』 책을 펴내기도 했습니다.
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