[IPLEX] 상표 판례 - 2018허2533
이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.
안녕하세요. 아이피렉스 특허법률사무소입니다.
‘TRANSFORMERS’는 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되는 정도를 넘어서는 저명성을 획득하였으므로, 지정상품을 달리하는 제품에 사용되더라도 상품의 출처를 오인·혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 본 사례를 소개해 드리겠습니다.
2018허2533 등록무효(상)
관련 법리
구 상표법 제7조 제1항 제11호는 “상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다.”라고 규정하고 있는바, 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일∙유사한 상표가 그 사용상품과 동일∙유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일∙유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적 인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일∙유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인∙혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 그리고 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).
한편, 선사용상표가 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 선사용상표의 사용 상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인∙혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다. 여기서 선사용상표가 저명상표인가는 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간∙방법∙태양 및 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결 등 참조).
판단
이 등록상표와 선사용상표들의 표장이 유사하다는 점에서는 당사자 사이에 다툼이 없다.
선사용상표들이 알려진 정도 및 이 사건 등록상표가 수요자에게 출처의 오인∙혼동을 일으키게 하는지 여부에 대하여, ① 영화의 제호인 ‘트랜스포머’가 국내에서 저명성을 획득하였음은 의문의 여지가 없는 점 ② 영화가 흥행시 그 제호 등이 상표사용권 계약 등을 통해 다양한 상품에 부착되는 것이 상거래의 실정으로, 변신로봇 완구 제품이 판매될 것으로 수요자들이 예측할 수 있는 점 ③ 원고는 관련 완구제품을 최초로 출시한 후 국내 매출액이 2012년까지 1,600만 달러에 달하고, 그 기간 동안의 광고비도 180만 달러에 이르는 점 등을 고려하면 결국 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2013. 3. 13. 당시 국내에서 ‘로봇 관련 영화’로서 뿐만 아니라 ‘로봇 완구’ 등의 분야와 관련하여 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 수요자들 사이에 특정인의 상표로 인식되는 정도를 넘어서는 저명성을 획득하였다고 봄이 상당하다. 사정이 이러한 이상 선사용상표들의 사용상품(28류 완구류 등)과 다른 ‘금속제 텐트 팩, 등산용 금속제 피턴, 등산용 아이스네일, 등산용 아이젠(Eisen)’ 등의 지정상품에 사용되더라도 그러한 상품이 원고나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산∙판매되거나 제공되는 것으로 인식됨으로써 그 상품의 출처를 오인∙혼동하게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다.
결론
이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자로 하여금 출처의 오인∙혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하여 무효로 되어야 한다.
판례 전문
구 상표법 제7조 제1항 제11호_2018허2533_해당.pdf
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