10. 간단하고 흔한 도형
간단하고 흔한 도형의 상표등록
간단하고 흔한 도형만으로 된 그래픽 이미지를 상표로 등록받기 위해서는 다른 상품과의 식별력을 갖춘 그만의 창의적인 도형으로 형성하거나 사용에 의한 식별력을 획득해야 한다. 식별력을 획득하지 못한 경우의 도형은 현행법에서는 식별력이 없는 상표로 인식할 수 있으며 관련법에 따라 간단하고 흔한 도형 표장은 상표등록의 거절 사유가 된다.
도형상표일 때 흔히 사용되는 원형, 삼각형, 사각형, 마름모형, 卍, 삼태극 등과, 이러한 도형 또는 무늬를 같게 중복하여 표시한 것은 식별력이 없는 것으로 본다. 다만, 다른 도형 또는 무늬가 결합한 것 중에서 흔히 사용되는 것이라고 볼 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.
특허청, 상표심사기준, 2016. 9. 1.
간단하고 흔한 도형 표장 사례
간단하고 흔한 표장이 아닌 사례출처: 특허청, 상표심사기준, 2016. 9. 1. 158쪽
상표법 <제33조 제1항 제7호>에 의하면 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없을 때 그 상표를 식별력이 없는 상표로 정의하고 있으며, ‘간단하고 흔히 있는 표장’의 판단 시에는 간단하고 흔한 표장들이 특별히 도안화되었거나 색채와 결합하여 새로운 식별력이 생겼다고 인정되는 경우 간단하고 흔한 표장으로 보지 않을 수 있습니다.
도안화 정도가 흔한지 아닌지는 실제 사회에서 그와 같은 도안이 흔한지 아닌지를 기준으로 판단하며,
도안화 정도가 간단하고 흔한 문자나 기호 등을 압도할 정도에 이르거나
새로운 외관, 칭호, 관념이 생길 정도에 이르지 않더라도 일반 수요자에게 특정인의 출처 표시로서 특별한 주의를 끌 정도로 도안화된 경우 식별력이 있는 것으로 보고 있습니다.
또한, 식별력이 없는 표장으로는 표장이 지정상품의 외부 표면이나 원재료에 흔히 사용되는 장식적 무늬나 디자인적 요소로 인식되는 경우를 이에 해당하는 것으로 봅니다.
상품 표면 문양으로 식별력이 없는 것으로 판단한 사례출처: 특허청, 상표심사기준, 2016. 9. 1. 163쪽
외관상으로 보아 사회 통념상 식별력을 인정하기 곤란한 경우, 많은 사람이 현실적으로 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 경우, 법 제33조 제1항 제1호 또는 제6호 중 어느 하나의 항목에 해당함이 분명하지 아니한 표장으로서 법 제33조의 식별력에 관한 취지로 보아 등록이 되지 않는다.
간단하고 흔한 도형의 식별력 획득
단순한 도형에 의해 조합된 상표라도 지정상품 내에서 사용에 따른 식별력을 획득했다면 상표로서 등록될 수 있다. 대표적인 사례로 영국의‘버버리 리미티드’와‘세븐-일레븐’의 상표로 아래와 같이 등록되고 보호하고 있습니다.
다양한 형태로 등록한 버버리의 도형상표
세븐-일레븐의 등록상표와 활용 이미지사용에 의하면 식별력이 인정되는 경우는 상표법 제33조 제2항에 명시적으로 규정되어 있습니다.
<제33조 제2항>
② 제1항 제3호부터 제6호까지에 해당하는 상표라도 상표등록 출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.
【제도의 취지】
사용에 의한 식별력은 원래 식별력이 없는 상표라도 특정인이 일정기간 계속하여 사용한 결과 식별력을 획득한 경우 이미 상표로서 기능할 뿐만 아니라, 더 이상 경쟁업자 간의 자유사용을 보장할 공익상의 필요성이 없어졌다고 볼 수 있으며, 오히려 상표등록을 허용함으로써 제삼자의 부정경쟁 목적의 사용을 방지하여 상표사용자의 신용을 보호하고, 일반 수요자로 하여금 상품의 품질 오인이나 출처 혼동을 방지하는 것이 상표법의 본래 목적에 부합하기 때문에 사후적으로 식별력을 인정하는 것이다.
그 내용으로는 “성질 표시 표장, 현저한 지리적 명칭, 흔한 성 또는 명칭, 간단하고 흔한 표장과 같은 상표등록이 불허한 상표라 할지라도 상표등록 출원 전부터 그 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 상표를 사용한 상품에 한정하여 상표등록을 받을 수 있다.”라고 명시하여 보충적 규정인 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표도 사용에 의한 식별력이 인정된다고 밝히고 있습니다.
사용에 의한 식별력이 필요한 상표 유형을 살펴보면, ‘기호·문자·도형 또는 이들을 결합한 일반 상표입니다.
이러한 상표는 그 자체만으로 상품의 출처 표시로써 사용될 수 있는 본질적인(추상적·절대적) 식별력을 갖출 수 있으나, 입체·색채·식별력 없는 소리·냄새·기타 시각적·기타 비시각적 상표 등은 상품의 출처 표시로서가 아니라 본질에서 상품의 디자인이나 마케팅 방법 등으로 사용되던 것이므로 일정 기간 이상 지속해서 특정인에 의하여 특정 상품에 독점적으로 사용되어야 합니다.
이렇게 일정 기간 소비자에 의해 사용됨으로써 2차적인 의미로 상품의 출처 표시 기능을 획득하게 되는 것으로 간단하고 흔한 도형의 경우는 원칙적으로 사용에 의한 식별력을 입증하여야 상표등록이 가능하지만,
입체적 형상에 식별력 있는 기호ㆍ문자ㆍ도형 등이 결합하여 있는 경우에는 전체적으로 식별력이 있는 것으로 보고 있습니다.
등록상표와 실사용 상표와의 변형을 어디까지는 인정될 수 있는 부분이지만 그 인정 범위에 대한 구체적인 조항을 마련할 수 없으므로 다음 장 11. 등록상표와 사용상표를 통해 심판 사례를 알아보도록 하겠습니다.
