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by 김두만 Jan 13. 2019

14. 색채만으로 된 상표

색채만으로도 상표를 받을 수 있는가?

‘색채만으로 된 상표’의 등록이 가능해지면서 단일 색채상표에 관한 관심이 높아지고 있다. 단일 색채상표는 색상만으로 등록하기 때문에 등록 출원 시 상표등록요건(상표법 제33조), 상표등록을 받을 수 없는 상표(상표법 제34조 제1항)의 요건을 만족시킬 필요가 없고 지정상품 류 내에 선 등록된 상표 중 유사한 색상이 없다면 등록될 수 있다.

색채만으로 된 상표라 하여 제품의 표장이 하나의 지정된 색상만으로 구성된 것이 아니기에 상표출원자에게 혼란을 줄 수 있는 여지가 있으며 색채만으로 된 표장에서는 등록의 요건을 바라보는 관점이 나라마다 다릅니다.

국내 단일 색채상표 1호 하리보(HARIBO)

색채가 본질에서 식별력이 있다고 생각하는 중국이 있지만, 대부분의 나라에서는‘색채만으로 된 표장’ 자체를 식별력으로 인정하고 있지 않습니다.

우리나라의 경우, 색채만으로 이루어진 상표를 등록하려면 사용에 의한 식별력을 획득해야 합니다.

식별력을 입증하지 못하면 간단하고 흔한 표장이 되어 상표로 등록받을 수 없게 됩니다.

색채만으로 된 표장은 이러한 ‘식별력’과 더불어 ‘비 기능성’의 요건이 갖춰져야 합니다.

등록받으려는 색채 자체가 그 상품의 기능에 있어 꼭 필요한 요소라면 등록을 받을 수 없습니다.

우선 기본적인 등록방법을 이해하자면, 색채만으로 된 상표로 등록받기 위한 요건을 갖추고 국내 상표 심사지침에 의해 상표등록 시 ‘상표 유형’ 난에 ‘색채만으로 된 상표’에 표시하고 색채의 명칭과 그 색채가 어떤 상품이나 서비스에 활용되는지를 설명하여 첨부하기만 하면 됩니다.

또한, 상표 출원 시 객관적인 색채정보를 전달하기 위해 먼셀 표색계(Munsell color system), 팬톤 매칭 시스템(Pantone Matching System)등의 색채 견본 시스템을 이용해 객관적인 수치로 한정하여 설명하거나 농도 등의 수치화 값 등의 정확한 코드 값을 제출하는 것이 표준 관행이 되도록 하고 있습니다.

팬톤 매칭 시스템 [Pantone matching system] (출처 http://www.pantone.kr)

판례를 통한 이해

본 판례는 노란색 시리얼 상자에 식별력이 없어 상표등록을 거절한 미국 상표 심판원의 결정에 관한 내용이다.

신청인: General Mills IP Holdings II, LLC, 관할: Trademark Trial and Appeal Board, 사건번호: 86757390, 결정 일자: 2017. 08. 22.

General Mills는 1944년부터 “Cheerios” 상자는 노란색을 배경색으로 사용하였다.

세월이 지남에 따라 어느 정도 패키지의 디자인이 변형되었고, 약간 다른 형태의 다양한 제품들이 나왔다 하더라도 1940년대부터 노란색을 배경색으로 사용하는 “Cheerios” 상자의 트레이드 드레스는 상대적으로 변함없이 이어져 내려왔다.

General Mills IP Holdings II, LLC(이하 신청인)은 “도넛형의 오트밀 시리얼”에 대하여 상표를 출원하였고, 해당 표장은 노란색 배경의 제품 패키지로 구성되었다.

출원 상표와 실제 사용제품

신청인은 소비자들이 시리얼 제품에 사용된 노란색을 통해 Cheerios라는 상품의 출처를 구별하고 인식하고 있다며 이에 대한 상당량의 증거를 심사관에게 제출하였다 합니다.

그러나 심사관은 15 U.S.C. §1051(상표의 출원과 증명), 1052(주 등록 부에 등록받을 수 있는 상표 및 동시 등록), 1127(해석, 정의 및 이 법의 목적)에 따라 단일 색채는 고유한 식별력이 없으므로 신청인이 식별력을 입증하지 못하면 등록받을 수 없다고 결론 내려졌습니다.

이에 신청인이 제출한 수많은 홍보비용 및 매출액에 대한 증거자료에 비추어 미국 상표심판위원회(TTAB)는 신청인이 노란색과 Cheerios 브랜드 간의 연관성을 높이기 위하여 꾸준히 노력한 점을 인정하였다. 그러나 기업에서 고유한 식별력이 없는 단어나 심벌에 출처 표시 기능을 부여하기 위하여 얼마나 노력을 하였는지와 상관없이 소비자들이 해당 상표를 얼마나 인지하는지가 식별력을 판단하는 기준이라고 하였습니다.

다른 브랜드의 노란색 시리얼 상자들

미국 상표심판위원회(TTAB)는 다른 브랜드에서도 노란색을 사용한 제품을 예로 신청인의 노란 색채가 출처 표시 기능이 있다고 보기 어려울 것이라고 하였다. 또한, 해당 패키지 색채는 다만 소비자들의 눈길을 끌도록 만들어진 것이라고 인지할 수 있다고 하여 상표의 기능을 할 수 없다고 결정하였다.

이러한 판례는 기업이 기업의 제품에 활용하고 있는 색채에 대해 전략적으로 디자인된 결과물인지 단순히 디자인적인 요소로 접근한 것인지에 대해 상표법의 입장에서 판단된 좋은 사례라 생각합니다.

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