특허 권리범위 확인심판과 유의점
특허 권리범위 확인심판의 모든 것
이전에 특허 소송 과정에 대해 이야기한 바 있습니다. 이중에 일환으로 오늘은 특허 권리범위 확인심판에 대해 이야기 해 보려고 합니다.
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권리범위? 권리범위 확인심판?
권리범위 안인지 바깥인지 판단하는 심판 : 침해여부 결정특허권의 권리가 어느 정도 범위 인지를 가리켜 업계에서는 특허의 권리범위라고 말합니다. 일반적으로 권리범위가 넓은 특허권이 좋은 것이고, 권리범위가 좁은 특허권이 나쁜 특허라고 이야기 합니다.
특허권의 권리범위는 청구항에 기재된 내용을 기준으로 판단하는데, 특허권의 청구항은 반드시 해당 자국의 언어로 기재하게 되어 있습니다. 미국에서는 영어로, 일본에서는 일본어로, 한국에서는 한국어로 기재가 됩니다. 이것은 법원의 판단을 받는 기준이 되는 것이 청구항이므로, 자국의 언어로 해석해야할 필요성이 있기 때문입니다.
이렇게 문언으로 기재된 청구항의 권리범위를 실제의 제품과 대비하여 보았을 때, 해당 제품이 특허권의 권리범위에 포함되는지 판단하는 것은 중요한 일이자, 매우 까다로운 작업입니다.
권리범위에 포함되는 경우, 판매 금지를 요청할 수 있는 사항이고, 권리범위에 포함되지 않는 경우에는, 아무런 조치를 취할 수 없기 때문입니다. 차짓 권리범위를 잘못 알고서 소송을 제기한 경우 역으로 손해를 배상해야할 경우도 발생합니다.
특히, 특허권과 관련된 소송에서는 민사 형사 소송이 같이 진행되나, 특허 분야의 전문성 없이는 권리범위가 포함되는 지의 여부를 일반 법원에서 판단하기가 까다롭습니다. 따라서 특허심판원의 심결로써 권리범위를 확인하여 다른 소송이나, 기타 필요한 절차에 이용할 수 있도록 이를 받아야 할 필요성이 있습니다. 이때에 제기되는 것이 권리범위 확인심판이며, 오늘은 특허의 권리범위 확인심판에 대해서 이야기 할 예정입니다.
특허 권리범위 확인심판의 심결문 구조
특허 권리범위 확인심판의 심결문 구조는 단순합니다. "확인대상발명은 특허권 10-0123456호의 권리범위에 속한다." 또는 "확인대상발명은 특허권 10-0123456호의 권리범위에 속하지 않는다." 가 최종 심판의 심결문이 됩니다.
물론 여기서 "확인대상발명"이란 통상적으로 모방품 또는 침해품으로 여겨지는 상대방의 판매 제품입니다.
이 심판에서 이기는 경우 "확인대상발명"이 본 특허에 침해되는 것을 공식적인 심결로써 인정받는 것이고, 그렇지 않는 경우에는 침해가 아니다라는 것을 공식적인 심결로써 인정 받는 것입니다.
이 과정에서는 다음의 공방이 진행됩니다.
1. 확인대상발명이 실제 제품과 불일치
2. 권리범위의 해석
3-1. 구성요소 완비의 원칙
3-2. 균등론을 통한 청구범위의 확장
3-3. 금반언에 따른 청구범위의 제한
특허 권리범위 확인심판의 쟁점 사항
쟁점 1. 확인대상발명과 실제 제품의 불일치
확인대상발명과 실제 제품의 불일치 : 확인의 이익이 없음확인대상발명이 실제 제품과 다르다면, 공격받는 입장에서는 이러한 부분을 명확히 짚고 넘어가야 할 것입니다. 심판원에서는 제품을 특정할 수 없는 정도로 확인대상발명을 지정하는 경우에는 확인대상발명의 보정을 요청하기도 합니다.
일반적으로 확인대상발명의 전부의 구성을 기재할 필요는 없지만, 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분에 대한 구체적인 구성은 기재하는 것이 필요합니다.
침해자 측의 입장에서도 확인대상발명이 실제 제품과 다르다면, 이 부분을 집중적으로 언급하여 특허권자가 주장하는 확인대상발명의 범위가 실제 제품과 다르며, 이러한 심결이 결정되더라도, 실제 제품에 대해서는 판결의 효력이 없음을 주장할 수 있습니다. 이 경우 확인의 이익이 없음을 항변합니다.
이렇게 특허권자가 주장하는 확인대상발명의 범위가 올바른지 다른지를 체크하는 것은 중요한 쟁점 중 하나입니다.
쟁점 2 권리범위의 해석
만일 확인대상발명에 대한 다툼이 없는 경우에는 다음의 방법으로 권리범위의 해석 단계로 진행합니다. 특허 권리범위의 해석은 총 3가지의 원칙이 적용됩니다. 첫번째는 기본적인 룰을 결정한 것이고, 두번째는 청구범위를 확장하는 이론이며, 세번째는 이러한 확장에 제한을 두는 이론입니다. 3가지 원칙이 모두 적용되어, 청구범위의 포함여부를 결정합니다.
청구범위의 해석 원칙은 '청구항'에 기재된 내용만을 판단하는 것입니다. 상세한 설명에 아무리 기재가 되어 있더라도 이것은 특허권의 권리범위에는 포함되지 않습니다. 상세한 설명을 참고하는 것은 청구항에 기재된 내용이 불명확한 경우나, 착오로 인해 잘못 기재된 것을 정정할 수 있는 부분에 한합니다.
청구항에 기재되어 있지 않은 내용을 확장하는 것은 불가하며, 기본적으로는 청구항에 문언적으로 기재된 사항에 대해서만 권리범위를 해석합니다. 이에 대해서 아래의 원칙이 적용됩니다.
쟁점 2-1 구성요소 완비의 법칙
구성요소 완비의 법칙이란 모든 기재된 구성요소를 실시하여야 침해가 되는 원칙입니다. 하나라도 실시하지 않는 경우에는 침해가 구성되지 않습니다.특허권의 권리범위는 청구항에 의해 결정된다고 하였습니다. 여기서 청구항의 토시 하나까지 의미를 가지고 있으므로, 한 글자 한 글자가 의미하고 있는 내용 모두를 실시해야 특허권의 침해가 됩니다.
따라서 장문의 청구항은 모든 구성요소를 다 실시하기 힘들기 때문에, 일반적으로는 좋은 청구항은 아닙니다. 권리범위를 좁게 가지는 특성이 있습니다. 물론 상세한 장문의 청구항도 필수 불가결하게 실시해야하는 과정이라면, 권리범위가 넓게 인정되는 경우도 있습니다.
특허권자는 상대방의 제품이 우리의 구성요소 모두를 실시하고 있음을 하나하나 확인하는 과정이 필요하고, 특허 권리범위 확인심판을 청구할 때에, 이러한 내용들을 하나하나 지목하여 실시하였음을 입증하여야 합니다. 제품을 분석하여 각 요소를 모두 포함하고 있음을 밝히려면, 청구항에 기재된 단어들이 어떤 의미를 가지고 있는지, 기술적으로 어떻게 해석되는지를 모두 체크하는 것이 필요합니다.
모든 구성요소를 실시하였음을 입증해야, 특허권이 침해되었음을 주장할 수 있습니다. 만일 이 부분 중 불명확한 부분이 있다면, 특허권자의 입장에서는 불리한 부분이 될 수 있고, 제품 생산자의 입장에서는 주로 공격할 수 있는 포인트가 될 것입니다.
쟁점 2-2 균등론에 의한 청구범위의 확장
균등론이란 기술 분야에서 해당 기술을 쉽게 치환할 수 있는 정도의 변형은 권리범위 내에 있는 것으로 보는 이론입니다. 판례로 인정하고 있습니다.균등론은 특허가 등록되었을 때의 시점에서 일부 구성요소를 단순히 변경하는 것 만으로 특허의 권리범위를 피해가는 것을 방지하기 위해 적용된 이론입니다. 구성요소 완비의 법칙을 너무 엄격하게 적용하는 경우, 제품 생산자는 일부 구성요소를 약간 변형하는 것 만으로 특허권의 침해를 막을 수 있게 됩니다.
균등론을 적용할 수 있는 조건은 아래와 같습니다.
1) 양 발명에서의 과제의 해결원리가 동일할 것 (치환된 부분이 핵심적인 부분이 아닐 것)
2) 작용효과가 동일할 것 (치환된 부분이 실질적으로 같은 작용 효과를 나타낼 것)
3) 치환되는 부분이 업계에서 자명한 사항일 것 (치환되는 기술이 업계에서 용이하게 가능한 부분일 것)
4) 자유실시 기술이 아닐 것 (실시하는 기술이 이미 공개되어 자유실시기술인 경우 적용 배제)
5) 출원경과에서 제외된 사항이 아닐 것 (심사 단계에서 제외된 경우 적용 배제)
1), 2), 3) 번은 적극적 요건이며, 4), 5) 는 소극적 요건입니다. 여기서는 1), 2), 3)에서만 언급하고, 이후에 4), 5)는 다음 단계에서 설명하겠습니다.
1), 2), 3) 번은 균등론을 적용할 때에 동시에 고려되는 부분입니다. 1) 과제의 해결원리가 동일하다는 의미는 전체적으로 보았을 때 발명의 주요 원리가 동일하고, 지엽적인 부분만이 치환되어 엄격한 의미에서의 구성요소 완비의 법칙을 적용하지 못하는 경우에 확장 적용한다는 의미입니다. 2) 작용효과가 동일하다는 것은 치환된 기술이 치환되기 전의 기술과 실질적으로 동일한 효과를 가지는 것을 의미합니다. 3) 치환하는 기술이 업계에서 자명하다는 것은 기술 영역에 해당하는 전문가가 해당 기술을 치환하는 것을 생각하는 데에 극히 어려운 사항이 있거나, 적용하기에 어려운 부분이 없는가를 고려하는 것입니다.
위의 예를 들어 설명하겠습니다. 특허명세서의 청구항에서는 1. 이불 개기 2. 세수하기 3. 아침 식사 하기 4. 양치 하기 5. 학교 가기 가 서술되어 있습니다. 원칙상 이 모든 과정을 진행해야만이 특허의 침해가 됩니다.
(여담이지만, 여기서는 발명의 제목에 "아침에 일어나서 하는 일"이므로, "아침"과 "일어난 이후(또는 직후)에" 할것을 부가적인 요소로 잡아야 합니다. 따라서 저녁에 하거나, 기상이후에 한 것이 아닌 경우 침해가 또 되지 않을 수 있습니다. 이처럼 특허청구항의 한정은 포함된 모든 한정을 실시하여야 합니다. )
위의 사례의 경우 4. 양치 하기 항목이 있는데 여기에서 양치를 하지는 않았습니다. 따라서 기본적인 원칙인 구성요소 완비의 법칙에 의하면 침해가 되지 않습니다. 하지만, "양치 하기"와 "가글 하기"를 동일선상에 둘 수 있는 경우에는 균등론을 적용하여 침해를 주장할 수 있습니다.
실제 소송에 진입한다는 가정하에, 양 측의 주장 사항을 가정하여 보면,
특허권자 측 : 양치와 가글은 모두 구강 내의 위생 상태를 청결하게 하여 충치나 잇몸병을 예방하는 것이므로, 작용효과가 동일하고, 전체적으로 양 과제의 해결 원리가 동일하므로, 권리범위에 포함된다.
제품 생산자측 : 양치는 물리적으로 치아의 플러그를 벗기는 등의 작용을 하나, 가글은 입안 내에 세균 등을 소독하기 위하여 헹구는 행위이므로, 양 작용 효과는 구성상 차이가 있다. 이것은 전체적인 양 과제의 해결 원리에 영향을 미치고, 일반적으로 가글은 양치와 병행하는 행위이지, 단독으로 진행되지 않는 점 등을 볼 때에, 권리범위에 포함되지 않는다.
이처럼 각자의 입장에서 균등론에 포함될지 안될지의 여부를 주장할 수 있습니다. 쟁점은 전체적인 과제 해결 원리가 동일하면서 지엽적인 부분으로 단순치환인지, 전체적인 과제의 해결 원리에 영향을 줄 수 있는 중요한 부분인지를 구분짓는 것이 쟁점 사항이 될 수 있습니다.
쟁점 2-3 금반언에 의한 청구범위의 제한
심사 과정에서 제외된 부분은 청구범위에서 배제금반언은 심사 과정에서 등록을 위해 배제된 부분이 다시 균등론에 의해 되살아나는 것을 방지합니다. 이것은 특허권자가 등록을 받기 위해 제외한 부분에 까지 청구범위를 확장하는 것을 방지하기 위함입니다.
심사 과정에서 '가글 하기'를 제외하여 등록 받았다면, 이것은 권리범위에 포함되지 않습니다. 따라서, 상대측 권리범위확인심판 진행자는 심사과정 전체를 리뷰합니다. 심사과정에서 '가글'을 제외한 경우에는, '가글'로 대체한 부분에 대해서는 특허의 권리범위가 포함되지 않습니다.
따라서 이 경우에는 '양치 하기'와 '가글 하기'는 다른 구성요소가 됩니다. 이것은 권리범위에 포함되지 않으며, 판매자는 특허권자의 특허를 침해하지 않은 것입니다.
금반원 원칙에 의해 양치의 권리범위는 가글로 확장이 어렵다.기타 쟁점 사항
이외에도, 권리대권리간 권리범위확인심판이라던지, 공지기술에 의한 청구범위 제한 같은 예외 사항들이 있습니다. 이 모든 것을 면밀하게 분석해야, 권리범위확인 심판에서 승소할 수 있으며, 이것은 특허법에 대한 법리 뿐 아니라 전문적인 기술에 대한 이해도도 큰 비중을 차지하게 됩니다.
결론 : 무효심판과 더불어 특허소송에서 핵심이 되는 심판
특허 권리범위 확인심판은 무효심판과 더불어 특허 소송에 있어 가장 중요한 부분이 아닐 수 없습니다. 제품 판매자의 경우 어느 하나를 이기면 특허 침해에서 벗어나게 됩니다. 반면, 특허권자는 반드시 이겨야 하는 심판입니다.
또한, 실제로 많은 특허권들이 최초 의도에 미치지 못하는 권리범위를 가지고 있기 때문에, 이러한 부분들을 법정에서 명확히 밝히는 것이 필요합니다. 어느 측이든 권리범위확인심판에서 승소하는 경우, 민사 사건이나 형사 사건으로 이관되는 단계에서 쉽게 승소할 수 있습니다.
특허사무소 온음
이광재 변리사
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02-562-5628
