상표 출원 어떤 류를 지정해야 하나?
상표 출원에 있어 지정상품 류를 고르는 법
출원인에게 가장 많은 상담을 받는 부분 중 하나가 상표 출원 시에 류를 지정하는 방법입니다.
오늘은 이에 대해 설명하고자 합니다.
먼저 나름의 선행 학습을 하여야 전체적인 것을 이해할 수 있습니다. 그것은 1) 상표의 선출원 주의와 2) 상표권의 지정상품에 따른 개별 등록 주의입니다.
1) 상표의 선출원 주의
상표의 선출원 주의는 먼저 출원한 자에게 등록을 허여 하는 상표의 원칙에 관한 것입니다.
예를 들어, "아이폰"이라는 휴대폰에 대한 상표가 있다고 합니다. 이 상표는 먼저 출원한 자에게만 등록을 허가하고, 최초 등록된 자 이외의 자에게는 누구도 상표권을 허여 하지 않습니다. 최근에는 애플사에서 출시되는 스마트 워치 제품인 '애플 워치'가 있었는데, 이를 '아이워치'로 명명하지 못한 것은 이러한 상표권의 선출원 문제와 관련이 있습니다. 아이패드로 인해 고가의 상표권을 매입한 사실을 안 다른 회사들이 '아이워치'를 선점했기 때문입니다. 결국 애플 사는 이를 포기하고, '애플 워치'로 이름을 사용하고 있습니다.
2) 상표권의 개별 등록 주의
두번째는 하나의 상표권이 모든 지정상품에 대해서 권리를 부여하지 않는다는 점입니다. 상표법에서는 서로 관련 없는 업종의 상표의 중복 등록을 허용하고 있습니다. 예를 들어, "바운스"라는 상표는 아래의 4개 기업이 사용하고 있습니다.
각 류에 따라 개별적인 주체가 상표권을 보유하고 있습니다. 서로 침해가 되지 않는다면, 같은 상표를 다른 분야에 등록받을 수 있습니다. 하나는 의약품(제05류)이고, 같은 11류에서는 "가스그릴"과 "공기청정기"가 따로 등록되어 있습니다. 프록터 앤드 갬블 컴퍼니는 P&G로 알려진 칫솔 등 소비재를 판매하는 업체인데, "유연제"를 등록하고 있습니다. 아마 아래의 그림을 보시면 한 번쯤은 보신 제품일 것 같습니다.
오렌지 색의 바운스!이렇게 같은 상표라도 서로 다른 분류에 해당한다면, 상표권은 별개로 존재가 가능합니다. 이것을 개별 등록주의라고 제가 명명해 보았습니다.
출원 시에 류 선택이 중요한 이유
출원 시에 류 선택이 중요한 것은 위의 두 가지 사실과 결부됩니다. 그리고 이것은 다음의 이슈들과 연관됩니다. 하나는 최초 출원 시에 해당하는 직접적으로 사용하고자 하는 류의 영역을 정확하게 체크해서 진행해야 하는 것이고, 다른 하나는 앞으로 사용 가능한 류도 함께 출원하는 것이 장기적으로는 더 이익이라는 점입니다. 하나하나 살펴보겠습니다.
(1) 현재 영업과 직접적인 관련이 있는 류는 모두 선택
여기서의 포인트는 '직접적인 관련'의 범위를 현실적인 영업의 범위로 모두 선정해야 한다는 점입니다. 예를 들어가면서 같이 설명하겠습니다.
'카페형 서점'의 예를 들어봅니다. 카페형 서점의 이름을 같이 '바운스'로 진행하겠습니다. 현재 상표법에서는 '카페형 서점'이 분류로 지정되어 있지 않습니다. 특허청에서는 '카페형 서점'을 '카페'로 볼 것인가? '서점'으로 볼 것인가를 고민하지는 않습니다. 상표의 지정상품 분류 체계는 서점과 카페를 분리하여 판단하고 있습니다.
이 경우에는 '카페'와 '서점' 양쪽을 등록하여야 합니다.
이와 같은 예는, '앱'기반 서비스를 하는 경우 '제09류 소프트웨어'를 추가하여 진행하여야 하는 점, 그리고 '판매업'을 겸하여 진행하는 경우 '제35류 판매업'을 같이 진행해야 하는 점도 동일합니다. 직접적인 관련이 있는 류는 모두 등록해야 합니다. 좀 심하게 이야기한 다면, 이를 지키지 않으면 상표권을 출원하지 않은 것과 같습니다.
이것을 초기에 진행하지 않는 경우에는 임의의 제3자가 '09류(소프트웨어)'나 서점이 아닌 '카페'에 상표권을 등록할 수 있습니다. 이렇게 되면, 상표권 본래의 목적인 제3자 금지 청구가 불가하며, 경우에 따라 우리 쪽에서 손해를 배상해야 할 수도 있습니다.
따라서, 현재 하고 있는 영업범위 내에서는 관련되는 상표권을 모두 획득해야 합니다. 위의 상표권 제2 법칙인 상표권의 개별 등록주의에 따라서, 영업범위이지만 다른 류에 속하는 상표권을 제3자가 획득할 수 있기 때문입니다.
이것은 선행하여 해당 분야를 개척해 나가는 사업자 입장에서는 매우 유의해야 하는 부분입니다. 카피를 하고 싶은 후발업체는 어떠한 방법을 써서라도 카피를 하고자 하기 때문입니다.
(2) 장래에 확장 가능성이 있는 상표
제가 카페를 합니다. 물론 여기서 '카페업'에 관한 제43류 상표권을 받는 것도 알겠습니다. 하지만, 향후에 서점 브랜드를 이용해서 문구류도 판매하려고 하는데, 이것을 동시에 진행해야 할까요?
이 질문에 대답드리는 내용은 구체적인 사안에 따라 다를 수 있지만, 공통적인 내용은 아래와 같습니다.
만일 브랜드 확보에 대해 예산이 충분하거나,
1년 안에 문구류를 판매할 계획이시라면, 지금 출원하여 등록하세요.
그리고 만일 그 계획이 2년이 뒤라면, 내년에 상표권을 출원하세요.
언제나 예산이 충분하다면, 가능한 모든 상표권을 먼저 출원하는 것이 유리합니다. 대신 이것은 충분한 예산을 사용할 수 있을 때를 의미합니다. 처음 사업을 시작할 때에는, 여기저기 비용이 많이 들어가기 때문에, 상표 한 곳에 수천만원을 투자할 여력은 없습니다. 이 경우에 상표권에 대한 범위를 쉽게 선택하도록 위와 같은 가이드라인을 제시하는 것입니다. 그것은 바로 '1년 내에 해당 영업분야에 브랜드를 사용할 것인가?'입니다.
상표 출원의 기준 : 1년 내 해당 영업분야에 브랜드를 사용할 것인가?
처음부터 모든 분류를 진행하지 않고, 핵심적인 사업분야에 먼저 진행한 후에 브랜드로 인해 매출이 발생한다면, 매출의 일부를 다시 브랜드 보호로 재투자하는 것은 좋은 선택입니다. 따라서, 메인 브랜드로 먼저 진행하고, 이로 인해 매출이 발생되는 경우 다음 영업 분야의 브랜드를 진행하는 것으로 순차적으로 상표권을 출원할 수 있습니다.
(3) 그 외 유와 관련하여 유의하여야 할 사항들
가. 등록 상표의 준비 기간
상표는 출원한다고 해서 무조건 등록되는 것은 아닙니다. 대략 1년이라는 심사기간을 보내야 상표권이 최종적으로 등록 가능한지를 알 수 있게 됩니다. 따라서, 1년 정도 이전에 상표를 출원하는 것은 지금 당장 해당 브랜드를 우리가 사용 가능한지를 쉽게 판단할 수 있게 합니다.
상표 미리 출원할수록, 브랜드의 사용 시점에 보다 이를 여유 있게 사용할 수 있습니다. 만일 지금 상표권을 출원한다면, 직접 판매하는 영업 분야가 아닌 향후 진행될 영업 분야는 이번 기회에 미리 준비하는 것을 추천합니다.
나. 불사용 취소심판
상표권은 등록되었다고 하여 이것이 영원히 우리의 권리가 되는 것은 아닙니다. 상표권자는 상표를 사용할 의무가 주어집니다. 이것은 해당 상표를 어느 한 회사에게 독점권을 허여 하였으나, 이를 사용하고자 하는 다른 회사가 있는 경우가 있을 수 있는데, 만일 등록받은 회사가 해당 상표를 사용하고 있지 않은 경우가 있을 수 있습니다.
상표법에서는 이러한 미사용 상표에 대해 이를 취소하고 상표를 진정으로 사용하고자 하는 회사에게 상표권을 다시 허여 할 수 있게 하고 있습니다. 이를 불사용 취소심판이라고 합니다. 따라서 등록받아 사용하지 않을 가능성도 있다면, 이를 적절하게 출원하는 것이 필요합니다.
(4) 번외 : 무차별적으로 상표권을 진행하는 대기업 형태도 있습니다.
최근 신세계는 '신세계 야구단'을 출범하였고, 이에 대해 상표권을 출원하였습니다. 아래의 예를 들어볼까요?
신세계 야구단 관련 상표 214개신세계그룹의 상표권 출원은 '전류에 다한다'입니다. 물론 실제로 전류에 다하지는 않지만, 거의 가능성이 있는 모든 류에 출원을 진행합니다.
이 정도 규모의 회사는 사업범위가 넓고, 사용되는 마케팅 예산에 비해 전류에 출원하는 상표 비용이 크지 않기에, 출원하지 않는 분류에 제3자가 상표권을 등록하는 것을 방지하는 방어적 차원에서 상표권을 많이 출원합니다.
이렇게 예산이 충분하다면, 넓게 상표권을 출원하여 보호 범위를 넓게 가져갈 수 있습니다.
결론 1 : 현재 영업하는 분류는 모두 출원한다.
결론 2-1 : 장래에 진행하는 영업의 분류는 예산이 허락한다면, 지금 출원한다.
결론 2-2 : 예산이 허락하지 않는 경우 장래 사업 진행 1년 전에 출원한다.
위의 같은 가이드를 제시합니다. 일반적인 가이드는 위의 사항에 해당하여 대부분의 스타트업의 경우에는 위의 방법으로 진행할 수 있습니다. 대신 특수한 상황이거나, 비교적 큰 규모의 기업인 경우는 별도의 방법으로 진행할 수 있으니 이 경우에는 반드시 상담을 통하여 유리한 방향을 결정하고 진행하는 것을 추천드립니다.
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