좋은 특허를 등록하는 방법
특허를 등록하는 방법과 전략
좋은 특허를 등록하는 방법이란 것은,
특허의 실질적인 기능인 제3자 실시 금지 청구를 할 수 있는 기능을 하는 특허를 의미합니다.
다음에 명시되는 의미와는 구분될 수 있습니다.
1) (좋고 나쁨에 관계없이) 특허를 잘 등록하는 방법
2) (등록에 관계없이) 좋은 특허를 위한 명세서를 쓰는 방법
3) 좋은 특허의 등록을 위해 (심사관의 의견서에 잘 대응하는 방법)
사실 특허권의 획득 과정에서는 아래의 대립되는 2가지 이슈를 항상 염두에 두어야 합니다.
1) 등록을 위해 권리범위를 좁힐 것인가?
2) 권리 행사를 위해 넓은 권리범위를 유지하면서, 거절의 리스크를 안고 갈 것인가?
권리범위가 어떻든 간에 특허권은 일단 등록되어야 효력을 발휘할 수 있습니다.
아무리 훌륭한 발명이라도, 넓은 범위를 고집하면서 특허가 거절된다면, 발명자의 입장에서는 기술만이 공개되고, 아무런 권리가 없는 것과 마찬가지입니다.
하지만, 특허가 등록되더라도, 권리범위가 너무 협소하다면, 상대측은 이러한 점을 파고들어 쉽게 특허의 권리범위를 회피하는 제품을 만들어 판매할 수 있습니다.
따라서 심사관과의 밀고 당기기를 통하여, 어느 지점에서 특허가 가능한지를 판단하고, 적절한 선에서 특허를 등록하는 방법을 취합니다.
특허를 등록시키는 것은 '기술의 특이성'
또한 특허청에서 특허를 인정하는 기준은 "기술의 효용성"은 아닙니다. 이와 비슷한 의미로, "기술의 경제성" 또는 "기술의 적용 효과" 등은 단순 참작 사항에 불과하고, 특허의 등록 요건은 '기술 구성의 특이성'으로 보는 것이 더 적절합니다.
기술 구성의 특이성과 특허 등록 가능성, 권리범위와의 관계도특이한 기술일수록, 이것은 좀 더 넓은 권리범위를 가지며, 특이하지 않은 기술일수록 이것은 좁은 권리범위를 가지는 경향이 높습니다.
위에서 설명한 바와 같이, 넓은 권리범위(보다 보편적인 청구항)와 좁은 권리범위(보다 구체적인 청구항)와의 관계는 등록이 어렵거나 쉬워지는 등의 영향이 있으므로, 잘 분배하여 진행하는 것이 필요합니다. 무턱대고 특허를 넓게 설정하여 특허 자체가 거절되는 것도 유의하여야 하고, 특허를 너무 좁게 하여 이후에 사용할 수 있는 권리 범위에 대비하여야 합니다.
통상적으로 '등록만'을 중요시하는 경우에는 이러한 좁은 범위의 특허가 문제가 될 가능성이 높습니다. 이 경우는 권리가 좁은 것을 인지하고 등록하거나, 아닌 경우에는 좀 더 넓은 권리범위로 등록받을 수 있는 과정을 별도로 진행해야 합니다. 이후 과정은 별도로 설명하겠습니다.
이렇듯 최초 특허 명세서 작성 시에, 청구항의 범위를 과도하게 넓게 설정하는 것은 자칫 특허권이 등록되지 못하는 결과를 낳게 될 수 있습니다. 이점을 유의하여 청구항을 잡는 것이 필요합니다.
심사 단계에서의 진보성의 판단
일단 기술 범위에 맞는 청구항을 작성하였다면, 명세서 작성은 완료된 것이며, 이후에는 특허청에 이를 제출하여 심사관에 의해 진보성을 판단하는 심사 단계로 이관됩니다.
선행기술조사에 의해 '동일성' 기준의 특허가 존재한다면, 일반적으로는 특허의 등록으로 이어지기는 힘들며, 보통 이경우에는 '신규성'에 의해 거절된다고 표현합니다.
이와는 별개로 통상 심사관은 2개 이상의 인용참증을 인용하여 해당 특허를 거절할 수 있는데, 이것은 통상적으로 '진보성'을 기준으로 거절하는 것입니다.
진보성에 대한 거절 방법을 예를 들어 설명합니다.
예시) US 9,492,048 B2 (청구항은 이해를 쉽게 하기 위해 간소화함) - iRobot의 로봇 청소기 스테이션 특허
< 청구항 >
로봇 청소기 스테이션이 보관되는 스테이션;
로봇 청소기로부터 수거된 먼지가 보관되는 수거 박스;
수거 박스에 부착된 필터; 및
로봇 청소기로부터 수거 박스로 공기를 끌어드리고, 싸이클론 먼지 흡입부를 가지는 공기 흡입 장치;
를 포함하는 로봇 청소기 유지보수 스테이션.
우선, US 9,492,048 B2의 등록 특허는 먼저 등록되었고, 이 특허는 2007.11.29일에 최초로 출원되었습니다. 기본적으로 로봇 청소기의 먼지통이 작기 때문에, 이를 회수하는 발명은 iRobot의 특허 출원 이전에도 있었습니다.
삼성전자의 도킹스테이션 특허, 2007년 10월 1일 공개. (본 특허는 거절됨)삼성전자도 2006년 3월 21일에 한국에서 특허 10-2006-0025839호를 출원한 바 있습니다. 로봇 청소기의 먼지통에서 먼지를 별도로 흡수하여 스테이션의 대용량 더스트백에 옮겨 담는 과정을 동일하게 담고 있습니다.
위의 iRobot 특허를 자세하게 살펴보면, 로봇 청소기로부터 먼지를 빨아들이는 장치에서, 싸이클론 백리스 먼지 흡입부가 더 포함되는 것을 알 수 있습니다. 아마도, 기존의 먼지 회수 스테이션에서 이러한 싸이클론 백리스 흡입통을 추가하여 등록받은 것으로 보입니다.
기존의 삼성전자 특허와 비교하였을 때에, 진보성의 판단 기준은 도킹 스테이션에 '싸이클론 백리스 먼지 흡입부'가 추가되었는가의 여부입니다. 심사관은 이러한 도킹 스테이션에 싸이클론 백리스 먼지 흡입부가 삽입된 것에 대해 진보성을 인정하는 심사결과를 내었습니다.
자칫 보면, 기존의 삼성전자의 특허에 비해 iRobot의 특허는 기술적인 특징이 그렇게 특징적으로 보이지 않습니다. 하지만 전체적인 과정을 다시 살펴보면, iRobot은 기존의 기술과 차이가 있는 부분을 모두 쪼개어 각각 다른 특허들로 심사를 진행하였습니다. 이 과정에서 유사해 보이더라도 일부가 등록되는 다양한 특허들을 획득할 수 있었습니다.
과연 이러한 방식의 특허가 어떻게 이루어지는지 아래에서 더 살펴보겠습니다.
iRobot의 특허 전략 - 다양한 패밀리 특허 출원
하나의 특허에 대해 총 19개의 패밀리 특허를 진행한 iRobot통상적으로 미국에서는 1 발명 1 출원 주의를 엄격하게 한정하기 때문에, 우리나라보다 분할출원이 더욱더 활발히 진행됩니다. 하지만 이렇게 활발히 진행되는 것도 1 출원 당 2~3건에 불과할 수 있습니다. iRobot은 하나의 특허를 기반으로 총 19건의 추가 분할 또는 계속 출원을 진행하였습니다.
모든 특허는 정확히 같은 내용은 아닙니다. 위의 특허들도 상세히 살펴보면, Removing debris... 와 관련되는 특허 1그룹, Coverage robots... 와 관련되는 특허 2그룹, Cleaning robot... 과 관련되는 특허 3그룹이 있고, 위의 특허는 엄밀히 말하면 1그룹에 속합니다. 1그룹의 특허는 등록 3건, 심사 중 2건, 거절 3건, 포기 3건 이렇게 총 11건이 관계되어 있습니다.
정확하게 같은 내용의 출원을 11번 진행했다는 의미는 아닙니다만, 내용을 조금씩 수정해가며 총 11번의 시도를 진행했고, 이중 3건은 등록, 3건은 거절, 3건은 포기, 나머지 2건은 아직도 심사가 진행 중입니다.
이렇게 하나의 특허에 대해 유리한 권리범위를 얻기 위해서는, 여러 가지 방법으로 특허를 진행해보는 것이 필요합니다. 그리고, 미국 특허법 제도는 분할출원과 계속 출원의 적용 방법이 다양하고 광범위하기 때문에, 이와 같이 많은 수의 시도를 진행할 수 있습니다.
국내에서도 분할출원뿐 아니라, 특허 심판, 재심사 등 다양한 시도를 할 수 있는 방법이 많이 있으며, 단 1회의 심사로 필요한 권리를 획득하는 과정을 끝내는 것은 어쩌면, 바람직하지 않은 방법일 수 있습니다.
진보성의 판단은 주관적. 심사관에 따라 결과가 달라지기도...
이렇게 여러 번의 시도가 필요한 이유는 무엇일까요? 그것은 진보성의 판단이 심사관에 따라 다르게 일어날 수 있기 때문입니다. 실제로 진보성으로 전항 거절된 특허들도, 거절결정 불복심판 단계에서 다시 등록되는 경우가 있습니다.
이것은 심사 단계에서 심사관의 견해와 심판 단계에서 심판관의 견해가 달라졌기 때문입니다. 진보성의 판단 기준은 여러 개의 인용참증을 두고, '당업자(해당 업계에 종사하는 기술자)가 용이하게 결합하여 발명할 수 있는 기술'을 기준으로 판단하는데, 이렇게 '용이하다'는 기준은 심사관마다 그 관점이 달리 해석됩니다.
물론 명세서에서 발명의 효과나, 특징점을 더욱 부각하여 쓰는 경우에는 더 유리할 수 있지만, 출원 단계 이후에는 이러한 명세서를 추가하는 보정은 특허법에서는 인정되지 않습니다. 따라서 출원 이후에 보다 적극적인 방법으로 여러 번 시도하여 등록을 받는 것이 필요합니다.
만일, 회사에 가장 중요한 기술이라면, 회사의 존립에 꼭 필요한 기술이라면, 쉽게 포기하지 말고, 등록을 반드시 이끌어 내야 할 것입니다. 이를 위해서는 심사 및 심판 단계에서 등록을 더 많이 시도할수록 확률이 높아진다는 것을 꼭 명심해야 할 것입니다.
포기하지 않고, 시도할수록 등록 가능성은 더 높아져...
https://www.ajunews.com/view/20210816113615989
위의 기사는 이런 부분을 잘 반영합니다. 현재 특허 업계에서는 '비용 위주'의 특허 절차가 진행되고 있고, 특허 거절에 대한 부담이 있기에, 1회 거절에 바로 좁은 권리범위로 등록받는 사례가 있습니다.
필요한 권리범위를 위해서는 이렇게 쉽게 심사관의 의견을 인정하기보다는, 뚝심 있게 계속 시도해 보는 것이 필요합니다. 왜냐하면, 좁게 등록받은 특허는 권리보호에 아무런 역할을 하지 못할 가능성이 높기 때문입니다.
