기술이 급변하는 스타트업의 특허

예비출원이 필요한 사례 1

예비출원이 필요한 사례 1 :
기술이 급변하는 스타트업의 특허

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언제, 어떤 제품에서 특허해야 할지 타이밍을 잡기 어려운 상황

그림 1: 2차례 업그레이드를 통해 시장에 성공!

이번 사례에서는 예비출원이 필요한 경우를 설명합니다. 최초 제품으로 시장에서 성공하는 경우는 거의 드물고, 프로토타입에서 1차 개선, 2차 개선품 등 다양한 버젼으로 제품의 디자인이 나오게 됩니다. 이때에 기술에 대한 특허를 언제 진행하는 가에 따라 추후 분쟁이 발생될 때에 사용할 수 있는 권리가 되는 것이 결정됩니다.

최초 제품에만 특허를 진행한 경우 - 총 특허 1건 진행 : 부적절한 권리

총 비용 약 200만원(200 * 1 / 출원기준)

그림 2 : 최초 제품에만 특허를 진행하는 경우 이후의 성공한 제품을 특허로 보호하기 어렵다.

최초의 제품도 시장에서는 매우 혁신적인 제품임에는 분명합니다. 하지만, 이것으로 꼭 시장에서 성공한다는 보장은 없고, 지속적인 제품 개선이 일어나기 마련입니다.

만일, 최초의 것만을 출원하는 경우, 특허의 권리는 (설령 다양한 실시예를 고려한다고 하더라도) 최초의 제품만을 보고 설계되었기 때문에, 그 범위는 매우 제한적일 수 밖에 없습니다.

따라서 이어지는 제품의 개선사항에 대해 추가적인 특허를 진행 하지 않는 다면, 현재 보유하고 있는 특허는 과거의 제품에 대한 것이지, 현재 시장에서 성공한 제품에 대한 것이 아닙니다.

위의 예는 가장 좋지 않은 특허 출원 진행의 예입니다. 특히, 시장에서 성공한 제품의 경우, 최초 특허가 공개된 이후에 출원되는 경우, 나의 특허로 인해서 거절될 가능성도 있습니다.

모든 제품에 특허를 진행한 경우 - 총 특허 3건 진행 : 높은 비용

총 비용 약 600만원(200 * 3 / 출원기준)

그림 3 : 모든 특허를 진행하는 경우

한번의 개선이 일어날 때마나, 이것을 모두 특허로 진행하는 방법입니다. 권리적인 면에서는 가장 유리한 방법일 수 있습니다. 만일, 생산되는 제품의 매출이 매우 큰 경우라면 당연히 이렇게 특허를 진행하는 것을 제안합니다.

1건 출원하는 것과 비교하여 3배의 비용이 발생합니다. 해외출원을 진행하는 경우 또한 곱하기 3의 비용이 발생될 수 있습니다. 경우에 따라서는 중요도에 따라서, 시장에서 성공한 마지막 특허만을 해외로 진행할 수도 있습니다.

모든 개선 제품에 예비출원하고, 중요 제품에 특허를 진행
 - 총 특허 1건 진행 : 합리적인 가격과 합리적인 권리 범위

총 비용 약 260만원(20 * 3  + 200 * 1/ 출원기준)

그림 4 : 예비출원을 진행하고, 이후에 선택적으로 본출원을 진행

일단은, 모든 개선 제품에 예비출원을 진행합니다. 출원 시점에서는 각 제품의 성공을 판단하기 어렵기 때문에, 일반적인 출원은 일단 보류합니다. 그렇다고 하더라도, 개발된 당시의 출원 시점을 확정하는 것을 특허의 관점에서는 매우 중요하기 때문에(먼저 출원한 자에게 특허를 독점하는 방식), 예비출원을 이용하여 기술에 대한 특허출원일을 확정합니다.

이후에, 시장에서 검증 받은 성공적인 제품이 생기게 되면, 이에 대해 본출원을 진행합니다. 이미 예비출원을 통하여 특허출원 시점에 관한 권리적인 청구는 확정되었습니다. 하지만 이것은 이후에 본출원으로 전환하지 않으면 소멸됩니다. 이중 모두를 진행하지 않고, 실질적으로 시장에서 성공한 제품만을 진행하는 경우 출원일을 유리하게 가져가면서 실제로 판매되는 제품에 대한 특허를 진행하기 때문에, 합리적인 권리범위를 동시에 가져갈 수 있습니다.

모든 개선 제품에 예비출원하고, 모든 제품에 특허를 진행
 - 총 특허 1건 진행 : 합리적인 가격과 합리적인 권리 범위

총 비용 약 260 + α 만원(20 * 3  + 200 * 1 + α는 명세서 병합비용 / 출원기준)

그림 5 : 예비출원을 진행하고, 이후에 모든 내용을 병합하여 본출원을 진행

이 사례에서는 일단 모든 프로세스가 본출원의 기한일인 1년 이내에 이루어져야 합니다. 물론 경우에 따라서, 첫번째와 두번째 예비출원의 기한일을 넘기면서도 진행할 수는 있습니다. 예비출원은 1년의 기한이 도과되더라도 공개되지 않기 때문에, 나의 예비출원이 다른 본출원에 대하여 인용참증으로 적용하는 일은 없습니다.

경우에 따라 공개되지 않는 기술이라면, 하나의 예비출원을 1년단위로 계속 연장하여 출원일을 가져갈 수도 있습니다. (다만 이것은 경쟁사가 없는 독보적인 기술상태이고, 다른 경로를 통하여 공개되는 것이 없을 경우입니다.)

하나의 예비출원이 반드시 하나의 본출원으로 진행되어야 하는 것은 아닙니다. 경우에 따라서, 각각 서로다른 예비출원의 조합으로 여러개의 본출원을 진행하기도 합니다. (실제로, 미국 MICROSOFT 사의 특허에서 이러한 모습을 볼 수 있습니다.)

따라서, 필요한 경우 여러 개의 예비출원을 조합하여, 하나의 본출원으로 진행하는 방식을 취할 수도 있습니다.