출원은 법인으로? 개인으로?
지식재산권 소유에 관한 문제
출원을 진행할 때에 가장 먼저 고객들에게 하는 질문입니다. 특허, 상표, 디자인에 자체에 대해 말하기보다는 이 부분에 대해 더 많은 분께 더 많은 시간을 설명한 것 같습니다. 실제로 지재권의 소유 관계는 꽤 중요한 이슈이입니다. 특허권, 상표권, 디자인권이 법인과 개인에게 귀속되는 것에 대해 말씀 드리려고 합니다.
1. 법인이 없는 개인사업자인 경우
이 경우에는 대표의 개인 명의로 진행하시면 됩니다. 이것도 동업자가 있는 경우에 공유로 진행하는 가가 문제될 수 있는데, 이부분에 대해서는 마지막에 언급드리겠습니다.
2. 법인을 곧 세울건데, 기다렸다가 개인으로 진행할지? 법인으로 진행할지?
이 시기는 공식적으로 법인이 없는 상태이므로, 이 시기의 고객에 대해서는 대부분 개인으로 먼저 진행하는 것을 추천 드립니다.
개인 명의로 진행하는 것은 법인 명의로 진행하는 것에 비해 많은 장점이 있습니다. (물론 이것은 이후에 법인을 설립한다는 가정이 있는 경우입니다.) 특히 초기 사업자의 경우, 지재권을 이용하여 나중에 회사가 자리잡은 이후에 여러가지로 지식재산권을 활용할 수 있습니다.
지재권을 활용하는 방법은,
1) 개인 명의로 가지고 있는 지재권과 법인의 라이센스
2) 개인 명의의 지재권을 법인으로 출자 전환하여 법인의 자본금 상승 및 개인의 지분 확보
3) 필요한 경우 개인 명의에서 지재권을 법인과 자유롭게 분리하여 영업권 양도
등... 이 될 수 있습니다.
개인이 법인으로 지재권 이전하는 과정에서 다양한 옵션 행사 가능
개인의 소유인 지재권을 법인으로 옮기는 과정에서는 위와 같이 많은 옵션을 행사할 수 있습니다. 물론 무상 양도와 같이 아무런 반대급부 없이 처음 법인 명의로 지재권을 진행한 것과 동일하게 진행할 수도 있습니다.
하지만 사업을 함에 있어서는, 나중에 무슨일이 일어날지 모르는 상황이므로, 이러한 옵션의 하나를 준비하는 것은 매우 중요한 일이 될 수 있습니다.
3. 법인이 존재하는 경우 개인명의로의 진행
이 경우는 최근 배임/횡령과 관련된 이슈가 된 경우입니다.
http://thel.mt.co.kr/newsView.html?no=2018051313598233549
다음의 사안은 쉽게 설명하면 이렇습니다.
1) 회사 법인의 돈을 이용하여 대표명의의 빌딩을 하나 삽니다.
2) 회사 법인의 가맹점에게 강제적으로 빌딩의 입주를 계약하게 합니다.
3) 이 빌딩에서 나오는 월세를 대표의 개인통장에 입금합니다.
---> 이렇게 되면 대표는 업무상 배임에 해당되어, 형사고발을 당할 수 있습니다.
위의 사안에서 '빌딩'을 '상표권'으로 바꾸면 위의 기사와 같은 상표권을 이용한 '업무상 배임'에 해당합니다.
상표권의 업무상 배임은 상식적인 선에서 판단 가능
어쩌면 불법을 저지르는 것은 상식적인 선에서 판단할 수 있는 일입니다. 아마도 이런 사항들을 묵인하고서 사업을 진행하는 경우에는 배임/횡령이 될 것입니다.
상식적인 선에서 바라볼 때에, 회사에 손해가 끼치지 않는 범위에서의 지재권 사용은 문제가 되지 않습니다. 예를 들면, 개인 명의로 출원하였다가, 무상으로 회사 명의로 이전하는 경우 등입니다.
4. 프랜차이즈와 관련된 법인이 있는 경우 대표자의 상표권 출원 문제
특허청에서는 '아딸' 사례와 같이 가맹점이 피해를 입는 것을 방지하기 위해 다음과 같은 가이드라인을 두고 있습니다. 아래의 상표출원은 심사과정에서 거절되거나 등록될 수 있습니다.
(1) 가맹본부 법인을 설립한 후 대표자 등 특수관계인이 출원한 가맹본부가 사용하는 프랜차이즈 상표
- 특수관계인(대표자 등) 개인이 상표를 독점할 목적으로 출원하였으므로, 거절됩니다.
- 이때에는 법인 명의로 출원하는 경우 등록될 수 있습니다.
(2) 개인사업자로 상표권을 획득한 이후에 가맹본부를 법인으로 전환한 경우에 있어, 법인 전환 후 대표자 등 특수관계인이 추가로 출원한 프랜차이즈 상표
- 특수관계인 본인이 상표를 독점할 목적이므로, 거절됩니다.
- 출원인을 법인으로 변경하는 경우 등록될 수 있으며, 이 경우 개인 명의로 되었던 선행상표도 같이 이전해야 등록될 수 있습니다. (권리 저촉관계)
(3) 법인인 가맹본부의 대표자 등 특수관계인이 운영중인 프랜차이즈 상표과 무관한 새로운 상표를 출원하면서 지정서비스를 '프랜차이즈업'을 지정하여 출원한 상표
- 특수관계인이 현재 가맹본부와 별개로 사업을 운영할 계획서를 제출하는 경우 등록됨
- 그렇지 않은 경우는 법인으로 변경하여야 등록될 수 있음
대표자가 현재 법인과 다르게 새로운 사업을 시작하는 경우만 개인으로 출원 가능
따라서, 대표자가 현재 법인과 새로운 사업을 시작하는 것을 입증할 수 있는 경우 이외에는 모두 법인 명의로 진행하여야 등록받을 수 있습니다.
위의 가이드라인은 2018년 5월 1일 이후에 출원되는 신규 상표로부터 적용됩니다.
(일반심사의 경우 평균적으로 10개월이 소요되므로, 관련 거절이유가 2019년 3월 이후부터 나올 것으로 예상됩니다.)
5. 동업자가 있는 경우의 지재권 문제
동업자가 있는 경우 법인이 있으면 법인 명의로 이전하는 것이 사업을 유지하는 입장에서는 편리합니다.
동업자가 있어, 지재권을 공유로 한다면, 이 중 하나가 동업을 탈퇴하는 경우 지재권 소유관계가 문제가 될 수 있습니다.
지재권의 공유는 질권설정, 실시권, 이전, 처분 등 각종 법률 행위에 있어서는 상대방의 동의를 받아야 합니다. 또한, 지분을 얼마를 소유하는가에 관계없이 자유롭게 실시할 수 있습니다.
이러한 지재권의 특성 때문에, 일부 동업자 간에 동업 관계가 종료 되었을 때에는 '독점권'을 바탕으로 하는 사업에서는 큰 문제가 발생하는 경우가 종종 있습니다.
예를 들어, 3년동안 개발한 신제품에 대한 특허권이 A, B, C 각각 1/3씩 공동 소유로 되어 있는데, 이 중 C가 동업 탈퇴를 선언하여, 현재 3만원에 판매되고 있는 특허 제품을 2만원에 판매한다고 가정합니다. C는 지재권의 1/3을 소유하고 있으므로, 특허권에 대한 문제 없이 제품을 합법적으로 판매할 수 있습니다. 하지만 2만원은 새롭게 시작하는 C의 입장에서는 이익이 되는 가격선이지만, 그동안 투자한 개발비를 고려하면 A, B에게는 손해를 보게되는 가격선입니다. 이러한 동업자 간의 문제가 종종 발생하고 있습니다.
매매협의(buy sell aggrement, buyout agreement)
따라서, 지재권에 대한 '매매협의(buy sell aggrement, buyout agreement)'를 동업계약서에 명시해야 합니다.
이것은 동업자 중 1인이 탈퇴시에는 얼마의 금액 또는 대가를 받고 지재권에 해당하는 지분을 되팔아햐 한다는 강제적 조항입니다. 따라서, 사업을 유지하는 입장에서는 물론 대가를 지불하여야 하며, 그렇더라도 상품의 독점권을 지킬수 있기 때문에, 전체 사업을 보호할 수 있습니다.
따라서 공동으로 지재권을 소유하는 동업자의 경우에는 '매매협의'를 동업 계약서에 반드시 명시하여야 합니다.
- 유의 사항 -
위의 일반적인 예로 설명드리는 것은 이해를 쉽게 하기 위해 특정한 사안만을 단순화하여 설명드리는 것이므로, 실제 본인의 사례를 판단할 때에는 고려해야 하는 다양한 변수가 있습니다. 위의 사례의 해석과 적용에 따른 내용은 본 저술자가 책임을 지지는 못하므로, 반드시 전문가와 상담하시기를 권고합니다.
- 2018년, 그리고 2019년 -
2018년 한 해가 마무리 되고 있습니다. 모두들 뜻깊은 한해 잘 마무리하시고, 저는 2019년에 또 뵙겠습니다. '고객에게 쉽게 다가가는 지재권상식'은 2019년에도 계속될 예정이오니, 많은 응원 바라겠습니다. 감사합니다.
