고품질 특허를 만드는 예비출원

예비출원의 사용례

특허는 사진사가 사진을 찍어나, 화가가 그림을 그리는 것처럼 완성된 기술을 법률적인 언어로서 표현하여 권리화 하는 것입니다. 하지만, 완성된 기술이란 것은 사실상 존재하지 않는 점이 있습니다. 이유는 기술이란 것은 끊임 없이 진화하기 때문입니다.

아래의 그림을 예로 들면, 1단계 기술은 최초 공개한 기술이기 때문에 특허를 진행해야 하므로 1차적으로 특허를 진행하였습니다. 1단계 기술 이후에, 제품에 대한 개발은 계속적으로 이루어 졌고, 2단계 기술로 업그레이드 되었습니다. 하지만 이때에서도 시장에서는 큰 반응을 보이지 않았습니다. 대신 마지막 업그레이드 된 3단계 기술에서는 시장에서의 큰 반응이 있었습니다.

1단계 기술에서 특허진행하였으나, 시장에서 성공한 3단계 기술은 반영되지 않음

이러한 특허의 공백(?)은 각각의 단계에서 모두 특허출원을 진행하여 해결할 수도 있습니다. 하지만, 각각의 단계에서 모두 특허출원을 진행하는 경우에는 비용상의 문제가 가장 큽니다. 또하나는 1단계 기술이 공개되는 시점 이후에서 3단계 기술을 출원하는 경우 자신의 기술로 인해 진보성을 부정당하는 사례가 생깁니다. 이러한 예는 생각보다 많이 있습니다.

모두 특허출원하는 경우 많은 비용이 필요하다

예비출원 후 이를 묶어서 본출원으로 진행

기술은 끊임없이 변화하며, 한번의 특허로 이를 다 담기 어려울 수 있습니다.

계속적으로 기술이 개발되는 과정을 과녁이 움직이는 것으로 생각한다면,

하나의 과녁에만 맞는 과녁지를 만드는 경우 이것은 상당히 협소한 권리범위를 가지는 특허가 됩니다.

왜냐하면 그 때의 그 시점에서만 생각할 수 있는 내용들이 기재되어 있기 때문입니다.

여러 개의 과녁을 만들고 나서, 이러한 여러 개의 과녁을 포함할 수 있는 특허를 진행하는 방법이야 말로,

전체적인 기술의 권리범위를 충분히 고려한 특허를 만들 수 있는 방법입니다.

MIT의 기술창업 특허의 예비출원 사용예

실제 MIT의 특허들을 살펴보면, 

대부분의 특허는 직접 출원한 것이 아니라,

예비출원 이후, 정규출원으로 진행되었습니다.

물론 미국에서는 이외에도 분할계속출원제도, 중복연속심사제도 등 다양한 제도가 있고,

이러한 출원에 대한 다양한 제도를 적극적으로 활용하고 있습니다.

이러한 이유는, 우리의 기술이 세계적인 흐름을 바꿀만한 기술이라면,

권리행사 시에 특허의 권리범위가 그만큼 중요하므로, 

그 권리범위를 조금이라도 넓히고자 특허를 계속적으로 관리하는 것이며, 

이러한 비용 대비 얻을 수 있는 독점적인 효과가 보장되기 때문에, 

특허에 많은 투자를 하고 있습니다.

US 9,840,713

CRISPR-CAS COMPONENT SYSTEMS, METHODS AND COMPOSITIONS FOR SEQUENCE MANUPULATION{서열 조작을 위한 crispr-cas 성분 시스템, 방법 및 조성물}

(본 특허의 총 페이지수는 324페이지에 달하고, 도면 124개, 등록 청구항은 94개에 달합니다)

그림은 패밀리 한국특허의 도 1

유명한 CRISPR-CAS 유전자 가위 특허입니다.

본 특허는, 총 5건의 미국 임시특허를 합하여 진행하였습니다. (61/736,527, 61/748,427, 61/768,959, 61/791,409, 61/835,931)

US provisional patent application의 우선권 주장

US 9,444,265

WIRELESS ENERGY TRANSFER {무선 에너지 전송}

무선 에너지 전송 기술. 거리(D)가 비교적 큰 환경에서 전력을 송신하는 기술

일반적인 무선 충전보다 더 먼 거리까지 전기 에너지를 전송하는 기술입니다.

본 특허는, 결과적으로 총 3건의 미국 임시특허를 합하여 진행하였습니다. (60/698,442, 60/908,666, 60/908,383)

특히 본 특허와 관련된 기술은 2005년에서부터 출원된 특허들을 묶어서, 부분계속출원(continuation-in-part application)을  2016년까지 진행하여 등록 받았습니다. 최대한 우선일의 이점을 가져갈 수 있는 것들을 포함하여 특허를 진행해 왔습니다.

여러개의 특허보다는 실질적인 권리를...

하나의 기술에 대해 여러 개의 예비출원을 하고, 이것들을 다시 묶어서 특허심사를 진행한다는 것에, 사람들은 뭐 그렇게까지 할 필요가 있나라고 생각할수도 있지만, 수백억 매출이 걸린 중요한 권리의 경우에는 여력이 되는 한 할수있는 모든 조치를 취하기도 합니다. 

미국에서는 계속출원제도가 여러가지로 있어, 필요한 부분을 계속 바꾸어 심사를 청구할 수도 있습니다. 예비출원은 개발된 기술에 대해 단 하루라도 먼저 출원일을 확정하여 심사 단계에서 좀 더 유리하게 판단받을 수 있는 장점도 있습니다.

10개의 의미 없는 특허보다는 1, 2개의 제품을 실제로 보호할 수 있는 특허를 가질 수 있는 예비출원제도를 적극적으로 활용하는 것도 특허 권리화에 좋은 방법이 될 수 있을 것입니다.