제7화 꼭 알아두어야 할 특허 세부 내용

(심사미청구, 우선심사청구, 우선권주장, 공지예외)

모든 일은 처음이 어렵지 한 번 해보면 그 다음은 쉽습니다.

특허 역시 만찬가지인 것 같습니다.

우리가 아이디어를 생각하고 발명을 한 후 그 발명을 보호받기 위해 첫 번째 특허를 출원할 때는 꽤 어려워 보이고 긴장도 됩니다.

그런데 한 번 해보고 그 다음 절차를 밟아보면 이해도가 올라가죠. 이 글들을 보면서 미리 경험하시길 바랍니다.

특허 및 지식재산권에 대한 많은 글들이 있는데요.

대부분은 변리사 분들이나 특허사무소에서 올린 글이더군요.

그래서 발명가 분들에게 도움이 될 만한 이야기를 하고 싶어서 글을 올리고 있습니다.

특허 출원을 한 번도 안 해보신 분들이 대상이니 이해 부탁드려요.

앞에 글에서는 일반적인 본출원, 가출원, 분할 출원에 대해서 이야기를 했는데요.

오늘은 본출원이라고 불리는 일반적인 특허 출원에 대해 보다 자세히 설명 드리겠습니다.

특허는 출원을 하고 나면 1년 후 공개가 됩니다.

그 전까지는 공개가 되지 않고, 특허청에서 심사도 하지 않습니다.

공개가 된 후 심사가 들어가게 되고 등록까지 통상 6개월~1년이 소요 됩니다.

그래서 출원 후 평균 1년6개월~2년 정도가 지나야 특허가 등록됩니다.

이 기간이 길다고 생각 되실 수도 있는데요.

이 기간은 줄일 수 있습니다.

그리고 미국 및 유럽 등 다른 나라에 비해서는 짧은 편입니다.

중국은 실용신안의 경우 무 심사 등록 정책을 쓰고 있는데요.

우리나라에 비해 지식재산권 출원이 좀 쉽습니다.

우리도 그랬었는데요.

점차 강화 되어왔습니다.

심사에서 등록까지의 기간 역시 많이 줄어들어서 지금은 일명 선진국(우리나라도 이미 선진국이죠.)이라 불리는 나라들과 비교해도 기간이 길지 않습니다.

결국 중국도 강화 되겠죠.

출처 : 특허청 >지식재산제도 > 특허/실용신안 > 특허의 이해 (kipo.go.kr)

1. 특허 등록을 빨리 받으려면? (우선심사청구)

사업을 하거나 여러 이유로 특허 등록을 빨리 받아야 하는 경우들이 있습니다.

앞에서 1년6개월~2년이 걸린다고 이야기 했는데요.

모든 지식재산권이 그렇듯 특허 역시 등록이 되어야만 권리로서 의미가 있습니다.

가끔 출원 상태인 특허로 다른 경쟁사나 복제 제품에 소송을 걸겠다고 하는 분들이 있는데요.

소송 걸어봐야 100% 패소입니다. 출원 상태는 권리가 아니기 때문입니다.

반드시 등록이 되어야만 권리가 발생하는데요.

이 등록 시간을 줄여야 하는 경우들이 있습니다.

이 때 사용하는 것이 “우선심사청구”입니다.

내가 급하면 변리사에게 출원을 하면서 “우선심사청구”를 신청해달라고 하시면 됩니다.

물론 추가 비용이 드립니다.

특허청에 내는 추가 비용과 “우선심사청구”를 위해 출원 때 함께 내야하는 “선행기술조사” 비용도 추가 됩니다.

통상 40~60만 원 정도의 비용이 추가로 지출 됩니다.

그러면 얼마나 빨라지는지가 궁금하실 텐데요.

빠르면 6개월 길어도 1년이면 등록이 됩니다. 왜 빨라지는지 궁금하실 텐데요. 출원 후 1년을 기다리지 않고, 출원 즉시 심사를 하기 때문에 빨라집니다.

가끔 잘 모르시고 돈을 더 내면 빨리 해주는거냐며 비난 하시는 분들이 있는데요.

잘 모르고 하시는 이야기입니다.

특허를 출원 하고 1년을 기다리는 것은 그 사이에 비슷한 기술이나 제품이 나올 수 있기에 유예기간을 두기 위함입니다.

비슷한 시기에 출원되는 다른 특허들도 있을 수 있으니까요.

물론 우선심사를 신청해서 등록된 특허보다 더 빠른 미공개 특허가 있을 수 있습니다.

이 경우 권리는 미공개 특허에게 우선권이 생기게 됩니다.

그러나 소송 등의 과정을 거쳐야하기 때문에 현실적으로는 중요하고 급한 특허는 우선심사청구를 하시는 것이 좋습니다.

2. 급하지 않고 오히려 시장을 좀 지켜봐야 한다면 (심사 미청구)

우선심사청구를 하게 되면 출원 직후 바로 공개가 되고, 특허청에서 특허 심사를 시작합니다.

심사가 바로 시작 되었으나 어쨌거나 특허가 되거나 안 되는 결과는 가급적 빨리 나오게 됩니다.

스마트폰 같은 IT제품들은 6개월 단위로 바뀌기 때문에 우선심사출원을 하더라도 늦을 수 있습니다.

그런데 오히려 시장을 지켜봐야하는 경우들도 있습니다.

이때는 심사를 하지 말아달라고 신청할 수 있는데요. 그게 바로 심사 미청구 제도입니다.

보통 출원 할 때 신청하긴 하는데요.

심사가 시작되기 전까지 신청하셔도 됩니다.

심사 미청구를 신청하는 경우 1년이 지나면 특허가 공개되는 것은 동일한데요.

다만 공개가 되더라도 특허청에서 심사를 하지 않고 기다려 줍니다.

출원일로부터 최대3연간 기다려주고 3년이 될 때 까지도 심사 청구를 하지 않는 경우 자동으로 취하 됩니다.

취하된 특허는 특허성 여부와 상관 없이 “공지 기술”이 됩니다.

“공지 기술”은 누구나 사용할 수 있는 공개된 기술을 의미 하기 때문에 누구나 사용할 수 있게 됩니다.

심사 미청구 제도를 사용하면 앞에서 이야기 한 것처럼 최대3연간 기다릴 수 있어서 시장 상황을 지켜봐야 할 필요성이 있을 때 사용 됩니다.

그러나 최근에는 경쟁사를 견제하기 위하여 분할출원을 하기 위한 용도로 더 많이 사용되는 것 같습니다.

분할 출원은 등록 전에 신청해야 하는데요.

최대 3년에 근접하게 기다린 후 심사청구를 하면 등록 때까지 시간을 벌게 되고, 이 기간 중에 분할 출원을 하면 공격이 가능한 보다 현실적인 특허를 받을 가능성이 높아집니다.

그래서 이런 의도로 많이 사용 됩니다.

3. 일단 출원은 했는데 추가 내용이 있다면? (우선권 주장 출원)

출원을 했는데 개발을 하다보니 추가 내용이 발생한 경우가 있습니다.

이 때 내용을 추가할 수 있는 절차가 있는데요. 바로 우선권 주장 출원제도입니다.

이 제도는 춮원 후 1년 이내에 신청을 해야하는데요.

장점으로는 권리의 기준이되는 출원 일자를 최초 출원일로 할 수 있습니다.

앞에 출원은 자동으로 취하 됩니다.

이전 글에서 가출원(또는 예비출원)을 이야기 드렸는데요.

가출원과 같은 효과를 낼 수 있는 것이 우선권주장 출원입니다.

실제로 소송에 가면 우선권 주장 출원이 좀 더 효과적이었습니다.

그래서 간략하게 제출하는 가출원 보다는 할 수 있는 한 최대한 자세히 작성해서 출원을 하고, 보완을 해서 우선권 주장 출원을 하는 것이 좋습니다.

두 제도 모두 최초 출원일을 기준으로 출원이 되기 때문에 효과는 비슷합니다만, 소송은 다른 이야기더군요.

법적으로는 우선권 주장 출원을 했을 때의 청구항과 청구 범위가 최초 출원 일자를 따른다고 되어있는데요.

실제 소송에 들어가면 상대측 변호인들이 일정 시간(최초 출원일로부터 1년 이내) 이후 추가 된 청구항과 청구 범위를 인정 하면 안 된다고 집요하게 물고 늘어집니다.

이 때문에 상당한 스트레스가 되는데요.

이런 이유로 최초 출원의 청구 범위를 가급적 넓게 잡는 것이 중요합니다.

청구 범위를 넓게 잡으면 등록 될 확률이 낮아지지만, 우선권주장 출원 시 좁혀서 출원 한 것이기 때문에 소송에서는 더 유리합니다.

물론 상대측 변호인들은 최초 출원의 청구 범위가 너무 넓어서 인정하면 안 된다고 우기겠지만 법적으로 인정된 것이기 때문에 큰 문제가 되지 않습니다.

별 내용 아닌데도 작은 행동 하나가 내 권리를 인정받게도 하고, 인정받지 못 하게 도하더군요.

그래서 대리인이 매우 중요합니다.

변리사와 변호사는 여러분들의 대리인이지만, 이 대리인들도 실력이 제각각인지라 많은 분들 만나보시고 좋은 분과 함께 하시길 바랍니다.

4. 이미 제품이나 기술이 공개되었다면 어떻하죠? (공지예외제도)

공지 예외 제도는 제일 까다로운 부분입니다.

나라마다 인정 기준도 다르고 실제 소송까지 갔을 때 문제가 되는 경우들도 많습니다.

통상 1년 이내(일본은 6개월)에 공지된 기술 또는 제품에 대해 공지예외 신청을 하고 최초 공개 내용을 함께 첨부하여 신청하면 특허 출원 및 등록이 가능하도록 해주는 제도입니다.

논문 발표 등은 증빙이 쉬운 편이어서 종종 사용되곤 하는데요.

문제는 제품입니다.

온라인 공개의 경우 공개 날짜를 특정 하는 것이 쉽지 않습니다.

나중에 변경되거나, 쉽게 위조도 가능하구요.

이런 이유로 공지예외가 받아들여져서 정상적으로 특허 등록이 되더라도, 소송에 가서는 불리하게 작용하는 경우가 있습니다.

뿐만 아니라 비용 들여 해외 출원을 했을 때에도 문제가 되어서 특허 등록이 안 되는 경우들이 있습니다.

기준이 다르고 복잡하기 때문이죠.

이런 이유로 공지예외를 신청하기 보다는 처음부터 준비해서 일반 출원을 하는 것을 추천 드립니다.

우리가 영화나 드라마를 보면 나쁜 일을 하면 바로 잡혀가거나 문제가 될 것 같은데요.

실제로는 오랜 시간과 많은 희생이 필요합니다.

법적으로 일을 처리하려면 시간과 돈이 많이 들어가는데요.

나중에 지나고 보면 이기더라도 제대로 된 보상을 받기 어렵습니다.

그래서 정의감 넘쳐 어떤 일을 하려다가도 현실에 부딪혀 좌절하곤 합니다.

특허 역시 마찬가지입니다.

특허 한 건으로 막을 수 있는 것은 많지 않습니다.

여러 특허로 복합적으로 막아야 하는데요.

물론 여기에도 구멍이 있습니다.

그럼에도 여러 건의 특허는 여러건의 소송이 가능하다는 의미이고, 상대방을 공격할 수 있는 무기가 됩니다.

협상 할 수 있는 카드도 됩니다.

그래서 150만원이 들더라도 특허는 출원하고 등록하는 것이 좋습니다.