새우깡, 새우로 만든 과자라는 뜻인가, 브랜드인가(3)

 이렇게 식별할 수 있는 힘이 없는 상표에 대해서 법에서는 예시적으로 나열하고 있습니다. 보통명칭 상표, 관용적으로 사용되는 상표, 성질표시 상표, 지리적 명칭, 간단하고 흔히 있는 상표가 대표적입니다. 특히 상표에 지리적 명칭을 사용하는 경우가 많습니다. 법에서 ‘현저한’ 지리적 명칭은 상표 등록을 받을수 없다고 규정하는데, 특허청 심사기준에서 국가, 도, 시, 군, 구의 명칭과 관광지, 번화가 등의 명칭을 말한다고 합니다. 예를 들어, ‘천마산 곰탕’이라는 상표에서 ‘천마산’은 경기 양주군 화도면과 진건면 사이에 위치한 산으로 스키장 등 겨울 레저 스포츠시설이 설치되어 있고, 사시사철 산을 오를 수 있도록 등산로가 개설되어 있는 등으로 일반 수요자나 거래자에게 널리 알려져 있으므로, ‘천마산’은 현저한 지리적 명칭에 해당하여 상표로 등록받을 수 없다고 대법원(90후600)이 판시하였습니다.

 식별할 수 있는 힘이 없는 상표 중 성질표시 상표, 지리적 명칭 등이 오랫동안 사용되어 소비자에게 특정인의 상표로 인식되면 예외적으로 상표로 등록될 수 있습니다. 앞에서 설명드린 ‘새우깡’은 새우로 만든 과자라는 뜻이지만 농심이 오랫동안 사용하여 식별할 수 있는 힘을 얻게 되었습니다. 즉, ‘새우깡’이라고하면 새우로 만든 과자라는 의미를 넘어서서, ‘농심 새우깡’을 의미한다고 소비자에게 인식되었다는 것이지요. 이렇게 예외적으로 상표를 인정받으려면, 상표의 사용 기간, 판매량, 시장 점유율, 광고의 방법 및 횟수 등을 입증 자료로 제출해야 합니다.

 한편 원래 식별할 수 있는 힘이 있는 상표라도 너무 유명해지면, 상품의 보통명칭으로 불릴 수 있습니다. 대표적인 예가 ‘초코파이’입니다. 1974년부터 ‘오리온 초코파이’를 사용하였지만, ‘롯데’, ‘크라운’, ‘해태’ 등 경쟁업체가 1979년경부터 초코파이 표장을 상품명으로 광범위하게 자유롭게 사용하게 되었고, 각종 언론 매체에서도 마치 ‘초코파이’가 상품의 종류를 나타내는 보통명칭인 것처럼 사용하여 온 결과, ‘초코파이’는 원형의 작은 빵과자에 마시멜로를 넣고 초콜릿을 바른 제품을 의미하는 것으로 소비자에게 인식되어, ‘초코파이’라는 상표는 상품의 보통명칭으로 되어 식별력을 상실했다고 하였습니다. 이러한 특허법원 판결(99허185)에 따라 이제 ‘초코파이’라는 명칭은 오리온뿐만 아니라 누구나 사용할 수 있게 되었습니다.

보통명칭, 성질표시, 지리적 명칭에 대한 상표는 등록받을 수 없으며, 추후 식별할 수 있는 힘을 얻게 되면 예외적으로 등록이 허용될 수 있습니다.

- 디자인 모방품 때문에 고민입니다(북랩, 2020) 중에서 -