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by 정동근 변호사 Aug 01. 2019

상표권침해와 손해배상

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점합니다. 이에 따라 상표권은 이른바 동일영역 안에서의 전용권과 이를 실효적으로 보장하기 위한 유사영역 안에서의 금지권을 가집니다. 따라서 법률상 정당한 권원이 없는 제3자가 상표권자가 가지는 전용권을 해치는 행위를 하거나 유사영역 안에서의 사용으로 상표권의 금지권 범위에 속하는 행위를 한 경우에는 상표권을 침해하는 것이 됩니다.

1. 손해배상청구

상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있습니다(상표법 제109조).

손해배상을 청구할 수 있는 자는 상표권자 및 전용사용권자이며, 상표권이 공유인 경우에는 다른 공유자의 동의 없이 자신의 지분에 관한 손해배상청구를 할 수 있습니다.

2. 손해액의 산정

가. 손해액의 추정(상표법 제110조 제1항, 제2항)

상표법 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 경우에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의 손해액으로 할 수 있습니다(상표법 제110조 제1항).

손해액은 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 합니다. 다만, 상표권자 또는 전용사용권자가 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 합니다(상표법 제110조 제2항).

1) 손해 발생의 추정여부 및 입증의 정도

위 규정은 권리자가 침해에 의하여 입은 소극적 손해의 인과관계와 액수를 입증하는 것이 곤란하다는 점에 비추어 상표권자의 입증의 부담을 덜어주기 위한 규정입니다.

위 규정은 손해액에 관한 법률상의 사실추정규정으로서 손해의 발생까지 추정하는 것은 아니므로 권리자는 위 규정에 의한 손해배상을 구하는 경우에도 손해의 발생에 관하여는 입증을 하여야 합니다. 다만 권리자가 침해자와 동종의 여업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정됩니다.

대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결

구상표법 제67조 제1항(현행 상표법 제110조 제1항)의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고,

상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있으나,

위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고,

따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다.

2) 상표권자 또는 전용사용권자의 등록 상표권 사용여부

다수의 견해와 판례는 상표법 제110조 제1, 2항에 의하여 손해배상을 청구하기 위하여 권리자는 등록상표를 지정상품에 사용하고 있을 것을 요건으로 하고, 등록상표를 지정상품에 사용하고 있지 않는 경우에는 스스로 상표 사용에 의하여 얻을 수 있는 이익의 상실이 있다고 할 수 없으므로 상표권의 침해가 있다 하더라도 라도 본 조항을 적용할 수 없다는 입장입니다.

대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514,22521 판결

상표법 제67조 제2항, 제5항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고,

손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며,

여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말하고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.

3) 요건

권리자가 상표법 제110조 제1, 2항에 근거하여 일실이익 손해액을 입증하기 위해서는 ① 침해물건의 양도수량, ② 단위수량당 이익액을 입증하여야 합니다.

다만, 손해액의 상한은 권리자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 하며, 권리자가 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 합니다(상표법 제110조 제2항).

민법상 일반불법행위의 원칙인 차액설에 의하여 손해액을 산정하면, ｢권리자의 감소한 판매량(=침해가 없었다면 판매가능한 판매량 – 실제 판매량) × 권리자의 물건 다위수량당 이익액｣이 손해액이 되지만, ‘침해가 없었다면 판매가능한 판매량’을 입증하기가 쉽지 않으므로, 상표법 제110조 제1항에서는 ｢침해물건의 양도수량 × 권리자의 물건 단위수량당 이익액｣과 같이 산정할 수 있도록 하였습니다.

나. 이익액추정형

상표법 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정합니다(상표법 제110조 제3항).

위 규정은 상표법 제110조 제1, 2항과 마찬가지로 손해의 발생까지 추정되는 것은 아닙니다.

대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결

상표법 제67조 제2항은 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 권리자가 받은 손해의 액으로 추정한다고 규정하고, 같은 조 제3항은 침해된 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 권리자가 받은 손해의 액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있으므로,

상표권자 혹은 전용사용권자로서는 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아 손해배상을 청구하거나 혹은 상표권자가 다른 사람에게 침해기간, 침해수량 등에 상응하는 상표의 사용을 허락하는 데 대한 통상적인 대가를 손해배상액으로 청구할 수 있다.

그러나 한편 위 규정이 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우에까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니므로, 침해자도 권리자가 동종의 영업에 종사하지 않는다는 등으로 손해의 발생이 있을 수 없다는 것을 주장·입증하여 손해배상책임을 면하거나 또는 적어도 그와 같은 금액을 얻을 수 없었음을 주장·입증하여 위 규정의 적용으로부터 벗어날 수 있다고 할 것이다.

침해자의 이익액에 대하여 대법원은 “상표권자 혹은 전용사용권자로서는 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아 손해배상을 청구하거나 혹은 상표권자가 다른 사람에게 침해기간, 침해수량 등에 상응하는 상표의 사용을 허락하는 데 대한 통상적인 대가를 손해배상액으로 청구할 수 있다”고 판시하였습니다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결).

다. 통상사용료간주형

제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있습니다(상표법 제110조 제4항). 이러한 규정에도 불구하고 손해액이 이 규정된 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있습니다. 이 경우 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있습니다(상표법 제110조 제5항).

다만 위 규정은 손해발생을 전제로 하여 사용료 상당액을 최저한도의 손해액으로 법정한 것이므로, 침해자가 권리자의 손해 불발생을 항변사유로서 주장･입증하면 손해배상의 책임을 면할 수 있습니다.

대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결

구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제67조 제2항(현행 상표법 제110조 제4항)은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로,

같은 법 제67조 제2항의 규정에 의하여 상표권자 등이 상표권 등을 침해한 자에 대하여 침해에 의하여 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 상표권자 등은 손해의 발생사실에 관하여 구체적으로 주장·입증할 필요는 없고,

권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 금액을 주장·입증하면 족하다고 할 것이지만,침해자도 손해의 발생이 있을 수 없다는 것을 주장·입증하여 손해배상책임을 면할 수 있는 것이라고 해석하는 것이 상당하다.

라. 직권손해배상

법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 위에서 규정한 상표법 제110조 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있습니다(상표법 제110조 제6항).

3. 법정손해배상

상표법 개정으로 손해배상제도의 하나로 새롭게 규정된 것이 법정손해배상제도입니다. 법정손해배상제도는 지식재산권을 침해당했을 경우에 피해자인 원고 측이 손해액을 증명하지 않더라도 법률에 규정된 손해배상액의 규정에 근거하여 손해배상을 받을 수 있도록 하는 제도입니다.

법정손해배상제도는 한국ㆍ미국의 자유무역협정(FTA) 협상의 주요쟁점이 된 사항 중 하나로, 사실상 아무런 손해가 발생하지 않더라도 강제규정에 근거하여 손해배상을 받을 수 있다는 점에서 상표권자 보호를 위한 제도라고 할 수 있습니다.

상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 상표법 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있습니다.

이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있습니다(상표법 제111조 제1항).

상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 침해한 행위에 대하여 상표법 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 법정손해배상으로 그 청구를 변경할 수 있습니다(상표법 제111조 제2항).