미국 특허침해금지 허용 판단 기준

니치아 대 에버라이트 판결(CAFC)

미국에서 특허침해사건의 경우 일찌기 2006년 eBay v. MerckExchange사건에서 미국 연방대법원이 침해금지(injunction)에 대한 기준을 마련한 바 있다. 이는 4요소테스트(four-factor test)라고 불리는데, 1) 회복할 수 없는 손해(irreparable injury)가 있는지, 2) 해당 구제수단이 법적으로 허용되고 손해를 전보하는데 부적절한 것은 아닌지, 3) 원고와 피고 사이의 고통의 균형을 고려하고 금지명령이 보장되어야 하는지, 4) 영구적 금지로 공공의 이익을 해할 우려가 있는지를 고려한다는 것이다.
  지난 4월 28일 미국 연방항소법원(CAFC)는 Nichia v. Everlight Americas 사건에서, 침해금지에 대한 판결을 내렸는데, 특허권자가 소송을 제기한 이후 다른 기업과의 라이선스 계약이 침해금지 명령에 영향을 주는 것으로 판단하였다.
 이 사건은 니치아가 에버라이트를 상대로 LED 제조방법... 및 패키지 디자인에 관련한 특허 3건을 침해하였다고 주장하며 텍사스 동부법원에 2013년 침해소송을 제기한 것으로 시작되었습니다. 피고인 에버라이트에 대해 2016년 1월 25일 텍사스 동부연방지방법원은 니치아가 주장하는 해당 특허의 침해로 인한 침해제품의 생산 및 판매 등의 침해행위를 금지하는 permanent injunction에 대한 주장을 배척하였습니다. 이에 니치아가 항소를 한 것입니다. 에버라이트는 칩(chip)을 공급자들로부터 구매하여 LED에 이를 패키지로 만드는 회사입니다. 이렇게 제조된 LED 제품을 미국에 판매하고 있었던 것입니다.
 침해주장된 특허는 미국 특허 8,530,250호, 7,432,589호 및 7,462,870호입니다. 이 특허들은 패키지 디자인과 LED 장치의 제조방법에 대한 것입니다.
 각설하고, 니치아의 침해금지 주장에 대해 법원은 침해금지 판결을 받기 위해서 위에서 살펴본 eBay 판결에서 제시한 4가지 요소를 특허권자가 입증하여야 한다고 하면서, 니치아는 첫번째 요소인 회복할 수 없는 손해와 관련하여 자신이 손해본 매출액에 대한 입증만 한 것으로 판단하였습니다. 또한 법원은 이러한 손해액에 대한 증거도 더 낮은 가격으로 판매하거나 라이선스를 받아 판매를 하는 경쟁사들이 있고, 게다가 니치아의 라이선시들이 손해액 산정의 기초가 되는 가격보다 더 저렴하게 제품을 판매하고 있다는 사실을 보면, 니치아의 주장은 적절한 손해액 산정으로 보기 어렵다고 판단하였습니다. 대신 법원은 니치아의 라이선스 활동 및 경쟁사들의 제품 판매로 인해 더 낮은 가격의 대체품들이 존재하여 시장이 변화하였다는 것을 알게 되었고, 따라서 니치아의 침해금지 명령을 내려 달라는 주장을 배척하게 된 것입니다.
 이에 항소한 니치아는 지방법원이 니치아의 라이선스 활동이 침해금지 명령을 위한 회복할 수 없는 손해가 있는지 여부를 판단하는데 고려될 사항이 아니라고 주장하였습니다. 자기사 라이선스를 주든 안 주든 그게 침해금지와 무슨 상관이 있냐는 것이죠.
 그럼 항소법원의 판단을 보겠습니다. 항소법원은 특허권자가 자신의 특허권에 근거하여 제3자의 침해행위를 배제할 수 있는 권한이 있는 것은 당연하지만, 일단 특허권자에게 침해가 인정되면 자동으로 금지명령을 주어야 하는 것은 아니라고 전제합니다. 이는 Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305, 311 (1982) 판결에서 이미 밝힌 바 있습니다.
 또한, 특허법상의 영구적 침해금지명령을 위해서는 eBay 판결에서와 같이 4가지 요소에 대한 입증이 필요하다고 하였습니다. 이를 전제로 보면, 회복할 수 없는 손해가 있는지 여부를 판단하는데 있어서, 니치아의 주장처럼 라이선싱 활동이 고려되어야 하는지에 대해 니치아의 주장을 배척하였습니다. 항소법원은 특허권자의 라이선싱 활동은 회복할 수 없는 손해 여부를 판단하는데 고려될 수 있으며, 니치아가 라이선스를 주는 활동, 라이선시들을 결정하는 활동, 라이선스 부여 후의 시장에서의 경험, 침해자를 특정하는 행위 등은 모두 회복할 수 없는 손해가 있는지 여부를 판단하는데 영향을 줄 수 있는 요소라는 것입니다. 항소법원은, 먼저 시장에서 유의미한 경쟁관계가 없음을 보여주는 증거가 있으며(따라서 니치아가 회복할 수 없는 손해를 입어왔다는 것 및 향후에도 회복할 수 없는 손해를 입을 것이라는 주장을 배척할 반대의 근거가 될 수 있음), 주요한 경쟁사와 체결한 라이선싱은 해당 특허침해가 회복할 수 없는 손해가 아니라는 것을 보여주고 있으며, 복수의 비침해에 해당하는 저가의 대체품이 경쟁사들에 의해 이미 시장에 나와 있음을 지적하였습니다.  
 결국 니치아의 주장과 달리 니치아가 한 라이선스 계약을 보면 회복할 수 없는 손해가 있다고 보기 어렵다는 것입니다.

미국에서 특허침해사건의 경우 일찌기 2006년 eBay v. MerckExchange사건에서 미국 연방대법원이 침해금지(injunction)에 대한 기준을 마련한 바 있다. 이는 4요소테스트(four-factor test)라고 불리는데, 1) 회복할 수 없는 손해(irreparable injury)가 있는지, 2) 해당 구제수단이 법적으로 허용되고 손해를 전보하는데 부적절한 것은 아닌지, 3) 원고와 피고 사이의 고통의 균형을 고려하고 금지명령이 보장되어야 하는지, 4) 영구적 금지로 공공의 이익을 해할 우려가 있는지를 고려한다는 것이다.

  지난 4월 28일 미국 연방항소법원(CAFC)는 Nichia v. Everlight Americas 사건에서, 침해금지에 대한 판결을 내렸는데, 특허권자가 소송을 제기한 이후 다른 기업과의 라이선스 계약이 침해금지 명령에 영향을 주는 것으로 판단하였다.

 및 패키지 디자인에 관련한 특허 3건을 침해하였다고 주장하며 텍사스 동부법원에 2013년 침해소송을 제기한 것으로 시작되었습니다. 피고인 에버라이트에 대해 2016년 1월 25일 텍사스 동부연방지방법원은 니치아가 주장하는 해당 특허의 침해로 인한 침해제품의 생산 및 판매 등의 침해행위를 금지하는 permanent injunction에 대한 주장을 배척하였습니다. 이에 니치아가 항소를 한 것입니다. 에버라이트는 칩(chip)을 공급자들로부터 구매하여 LED에 이를 패키지로 만드는 회사입니다. 이렇게 제조된 LED 제품을 미국에 판매하고 있었던 것입니다.

 침해주장된 특허는 미국 특허 8,530,250호, 7,432,589호 및 7,462,870호입니다. 이 특허들은 패키지 디자인과 LED 장치의 제조방법에 대한 것입니다.

 각설하고, 니치아의 침해금지 주장에 대해 법원은 침해금지 판결을 받기 위해서 위에서 살펴본 eBay 판결에서 제시한 4가지 요소를 특허권자가 입증하여야 한다고 하면서, 니치아는 첫번째 요소인 회복할 수 없는 손해와 관련하여 자신이 손해본 매출액에 대한 입증만 한 것으로 판단하였습니다. 또한 법원은 이러한 손해액에 대한 증거도 더 낮은 가격으로 판매하거나 라이선스를 받아 판매를 하는 경쟁사들이 있고, 게다가 니치아의 라이선시들이 손해액 산정의 기초가 되는 가격보다 더 저렴하게 제품을 판매하고 있다는 사실을 보면, 니치아의 주장은 적절한 손해액 산정으로 보기 어렵다고 판단하였습니다. 대신 법원은 니치아의 라이선스 활동 및 경쟁사들의 제품 판매로 인해 더 낮은 가격의 대체품들이 존재하여 시장이 변화하였다는 것을 알게 되었고, 따라서 니치아의 침해금지 명령을 내려 달라는 주장을 배척하게 된 것입니다.

 이에 항소한 니치아는 지방법원이 니치아의 라이선스 활동이 침해금지 명령을 위한 회복할 수 없는 손해가 있는지 여부를 판단하는데 고려될 사항이 아니라고 주장하였습니다. 자기사 라이선스를 주든 안 주든 그게 침해금지와 무슨 상관이 있냐는 것이죠.

 그럼 항소법원의 판단을 보겠습니다. 항소법원은 특허권자가 자신의 특허권에 근거하여 제3자의 침해행위를 배제할 수 있는 권한이 있는 것은 당연하지만, 일단 특허권자에게 침해가 인정되면 자동으로 금지명령을 주어야 하는 것은 아니라고 전제합니다. 이는 Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305, 311 (1982) 판결에서 이미 밝힌 바 있습니다.

 또한, 특허법상의 영구적 침해금지명령을 위해서는 eBay 판결에서와 같이 4가지 요소에 대한 입증이 필요하다고 하였습니다. 이를 전제로 보면, 회복할 수 없는 손해가 있는지 여부를 판단하는데 있어서, 니치아의 주장처럼 라이선싱 활동이 고려되어야 하는지에 대해 니치아의 주장을 배척하였습니다. 항소법원은 특허권자의 라이선싱 활동은 회복할 수 없는 손해 여부를 판단하는데 고려될 수 있으며, 니치아가 라이선스를 주는 활동, 라이선시들을 결정하는 활동, 라이선스 부여 후의 시장에서의 경험, 침해자를 특정하는 행위 등은 모두 회복할 수 없는 손해가 있는지 여부를 판단하는데 영향을 줄 수 있는 요소라는 것입니다. 항소법원은, 먼저 시장에서 유의미한 경쟁관계가 없음을 보여주는 증거가 있으며(따라서 니치아가 회복할 수 없는 손해를 입어왔다는 것 및 향후에도 회복할 수 없는 손해를 입을 것이라는 주장을 배척할 반대의 근거가 될 수 있음), 주요한 경쟁사와 체결한 라이선싱은 해당 특허침해가 회복할 수 없는 손해가 아니라는 것을 보여주고 있으며, 복수의 비침해에 해당하는 저가의 대체품이 경쟁사들에 의해 이미 시장에 나와 있음을 지적하였습니다.  

 결국 니치아의 주장과 달리 니치아가 한 라이선스 계약을 보면 회복할 수 없는 손해가 있다고 보기 어렵다는 것입니다.