미국 소송에서 변호사 비용 전가
Attorney Fee 관련 미국 특허법 제285조
미국 특허법 제285조는 변호사 비용( attorney fee)을 누구에게 부담시킬 것인가에 대한 조항입니다. 원래 소송에서 변호사 비용은 각자가 부담하는 것이 원칙입니다만, 예외적인 사건(exceptional case)에서는 패소자가 승소자의 변호사 비용을 부담하는 것으로 규정되어 있습니다. 미국 소송의 특징 중 하나는 배심원 재판(jury trial)이 많다는 것이죠. 미국 헌법상으로 소송에서 배심원 재판을 받을 권리가 있다는 것이 규정되어 있어, 소송의 당사자(원고 또는 피고) 중 하나만이라도 판사 재판(bench trial)이 아닌 배심원 재판을 받겠다고 하면 배심원 재판으로 이루어지게 되기 때문입니다. 그런데 통계적으로 배심원 재판의 경우가 원고의 승소율도 높고, 손해배상액 인정하는 규모도 더 크기 때문에 특허권자는 배심원 재판을 선호하는 경향이 있습니다.
그러면 변호사 비용 전가 규정인 특허법 제285조를 적용하여 변호사 비용을 패소자에게 전가하는 결정은 누가 해야 할까요? 판사 재판의 경우에는 판사가 하면 되니 문제가 없지만, 배심원 재판에서는 배심원이 하여야 하는지, 아니면 판사가 해야 하는지가 문제될 수 있습니다. 예를 들어 특허침해소송의 침해여부 판단이나 손해액 산정은 배심원단이 결정하게 됩니다. 또한 고의침해(willful infringement)인지 아닌지도 배심원단이 판단합니다. 고의침해가 인정되면 미국 특허법상으로 3배까지 손해액을 증액할 수 있는데, 이를 증액할 것인지, 증액한다면 얼마나 할 것인지는 판사가 판단하게 됩니다. 즉, 고의침해 여부는 배심원단이 판단하되, 얼마나 증액할지는 판사가 판단한다는 것이죠.
그럼 미국 특허법 제285조의 예외적인 사건에 해당하여 승소자에게 변호사 비용을 배상하라는 결정은 배심원단이 하여야 할까요 아니면 판사가 해야 할까요? 이에 대한 판결이 지난 2017년 8월 10일 미국 연방항소법원(CAFC)에서 있었습니다.
먼저 미국 특허법(35 U.S.C.) 제 285조를 보면,
The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.
라고 되어 있습니다. 여기에서 볼 수 있듯이, 법원은 예외적인 사건에서 합리적인 변호사 비용을 승소자에게 주도록 할 수 있습니다.
문제가 된 사건은 AIA America, Inc. v. Avid Radiopharmaceuticals 사건입니다. 이 사건은 AIA가 Avid와 펜실베니아 대학을 특허침해를 이유로 소를 제기하여 시작되었습니다. 문제가 된 특허는 알츠하이머 병에 따른 유전자 변형의 발견과 관련된 기술이었습니다. 지방법원이 AIA가 소송을 제기할 원고적격(standing)이 없다고 한 결정을 항소법원이 인정한 바 있었습니다. 그래서 AIA가 진 것이죠. 그러자 Avid는 변호사 비용을 물어달라고 법원에 청구했고, 지방법원은 이를 인정하여 390만 달러를 변호사 비용으로 Avid에게 물어주라고 했습니다. 그러자 AIA가 항소를 한 것입니다.
AIA는 (1) 미국 헌법 제7차 개정에서 보면, 배심원 재판은 변호사 비용을 전가의 근거가 되는 사실에 대한 판단을 하도록 요구하고 있고, (2) 지방법원은 배심원단이 검토하지 않은 이슈에 대한 사실판단을 하는 오류를 범한 것이며, (3) AIA가 자신의 의도(intent)와 심리적인 상태(state of mind) 또는 과실과 관련된 증거를 제출할 수 있는 기회를 갖지 못 해 절차적 보장을 받지 못 했다는 주장을 하였습니다.
항소법원은 이러한 AIA의 주장을 받아들이지 않았는데, 그 이유는
(1) 제7차 개정 헌법은 보통법(common law)에 의한 소송에서의 배심원 재판의 권리에 대한 것이고, 형평법에 의한 권리나 구제방법이 아닌 법적인 권리나 구제방법에 관한 것을 규정한 것이다. 따라서 법적인 구제(legal remedy)는 배심원 재판에서 결정하지만, 형평법상의 구제(equitable remedy)를 배심원 재판의 권리라고 규정한 것이 아니다.
참고로, 보통법 common law과 형평법 equity는 영국에서 비롯된 것으로 원래 정형적인 사건은 보통법에 의하고, 구체적인 비정형적인 사건은 형평법에 의하여 규제하여 각각의 법원이 따로 있었으나 이것이 통합되어 이제는 큰 구별의 실익이 없습니다.
변호사 비용 전가 여부를 결정하는 것은 "법적인 권리 및 구제(legla rights and remedies)에 해당하며, Tull v. United States, 481 U.S. 412(1987) 판결에서 정립된 2단계 요건을 적용하여야 한다.
이러한 2단계 요건 판단 중 제1 단계는 보통법과 형평법 법원의 통합 이전에 18세기 영국법원의 법률적 조치와 비교하여야 하는데, 이를 적용하면 영국법원은 전통적으로 변호사 비용을 판사가 결정하도록 하고 있다. 즉, 1단계 요건은 변호사 비용은 일반적으로 법적인 권리(legal rights)를 포함하는 것이 아니라는 것이다.
그러면 두번째 요건을 살펴본다. 이는 생래적으로 구제수단이 법적인 것인지 형평에 대한 것인지를 결정하기 위한 조사이다. 변호사 비용은 어떤 경우에는 법적인 구제수단을 구성할 수 있다. 즉 변호사 비용이 어떤 행위에 따른 이익을 구성하는 경우이다. 그러나 특허법 제285조의 변호사 비용은 형평상의 구제방법(equitable remedy)에 해당한다. 그 이유는 다른 법률상의 규정에서 변호사 비용을 규정하는 것과 마찬가지로, 주된 판결과 별도로 또는 병행하여 제기되는 이슈이기 때문이다. 따라서 Tull test의 2단계를 평가함에 있어서, 법원은 특허법 제285조의 변호사 비용은 형평상의 구제방법이며, 결국 배심원의 권한에 해당하는 것이 아니라고 하였다. 따라서 AIA가 주장하는 제7차 개정 헌법상의 배심원 재판을 받을 권리를 위배한 것이 아니다.
(2) 두번째로, AIA는 변호사 비용을 전가하는 결정이 부당하다고 다투었는데, 그 이유는 배심원단이 검토하지 않았던 이슈에 대한 사실 판단을 지방법원이 하였다는 것이었습니니다. 특히 AIA의 심적상태, 의도, 과실 등에 대한 사실판단은 이러한 문제가 배심원단에 제시된 적이 없는데도 법원이 이러한 사실판단을 한 것은 부당하다고 주장했습니다.
법원은 이에 대해 이러한 부분은 공판(trial) 이후의 결정이며, 이러한 법원의 결정이 배심원단이 결정한 사실에 관한 판단과 반대되거나 부합되지 않는 것은 아니라고 하면서, 따라서 지방법원이 변호사 비용 전가에 대한 결정을 할 때 AIA의 심적상태, 의도 또는 과실에 대한 추가적인 사실에 대한 입증을 못 하게 한 것이 아니라고 했습니다.
(3) 마지막으로, AIA는 지방법원이 자신의 심적상태, 의도 또는 과실에 대한 증거를 제출할 기회가 없었기 때문에 절차적 보장을 받지 못 했다고 주장한 부분에 대해 판단하였습니다. 이에 대해 법원은 지방법원이 양 당사자에게 변호사 비용 문제에 대한 충분한 청구의 기회를 주었을 뿐 아니라 추가적인 증거나 증언의 기회를 부여하였다고 하였습니다. 또한 배심원단에게 자신의 의도에 대한 증거를 제출하지 못 했다고 하는 주장에 대해서도 AIA가 배심원단에게 변호사 비용에 관한 증거를 제출할 권한이 있는 것이 아니라고 하였습니다. 따라서 변호사 비용과 관련한 지방법원의 판결이 절차보장이 안 된 부당한 판결이 아니라는 것입니다.
요약하면, 제7차 개정 헌법상의 배심원 재판을 받을 권리는 특허법 제295조의 변호사 비용 전가 조항에는 적용되는 것이 아니고, 지방법원이 사실판단에는 오류가 없다는 것입니다.
뭐 실무적으로 큰 도움이 될 판결은 아닌 것 같습니다만, 미국 헌법상의 배심원 재판을 받을 권리와 특허법상의 변호사 비용 전가 규정과의 관계를 정리한 것으로 보입니다.
