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by 박병욱 Nov 20. 2017

일본의 금반언 원칙이 외국의 출원경과에도 적용되는지

Nich-Iko v. Debiopharm international S.A. 사건과 우리나라와 비교

일본의 지식재산고등법원에서 금반언 관련 의미있는 판결을 내렸네요.
이 사건은 Nichi-Iko사가 자신의 일본 특허 No. 4430229를 Debiopharm international S. A.사가 침해했다고 도쿄지방법원에 소송을 제기한 사건이었는데, 지식재산고등법원이 이를 뒤집었답니다.
이 판결은, 지식재산고등법원이 외국에서 진행된 진술에 대해 금반언(estoppel)을 적용한 점에서 의미가 있습니다. Nichi-Iko사는 같은 특허발명에 대한 외국 특허출원의 심사과정 중에 진술을 한 것이 있는데, 기존의 법원의 입장은 외국에서의 진술(statement)은 금반언 주장의 근거가 안 된다는 것이었습니다.
각 국가별로 특허법과 특허청의 입장이 다른 부분이 많은 것처럼, 각 국가별로 어떻게 절차가 진행되어야 하는지에 따라 그것에 맞는 practice를 하는 것은 당연합니다. 일본에서의 절차는 일본의 특유한 높은 기준을 가지고 있어 일본의 심사과정에서 작성된 진술등레 한정하는 경향이 있었다고 합니다. 반면 미국과 같은 국가에서는 다른 나라의 심사과정에서 제시된 출원인의 진술도 금반언의 기초로 인정하고 있습니다. 이러한 일본의 경향으로 일본의 원고인 특허권자는 일본 외의 외국에서 심사과정에서 금반언의 부담이 없이 자유롭게 대응이 가능하였으나, 이 판결로 인하여 이제는 변화가 필요할 것으로 보입니다.
우리 나라 기업의 입장에서는 일본 특허에 대한 침해소송이나 무효심판에서 이러한 일본 외의 국가에 대한 출원 심사경과에 대해 보다 면밀히 조사하여 대응할 필요가 더 높아졌다고 생각됩니니다.
이와는 다른 것이지만, 출원경과 금반언이 쟁점이 된 사건에서 우리나라 대법원은 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결을 한 바 있습니다.
이 내용은, "특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조). 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다." 고 하였습니다.
이는 권리범위확인심판이 대법원까지 간 사건이었는제, 여기에서 대법원은 출원심사과정 중에 의견서 등에 기재된 출원인의 의사를 검토한 후, 보정에 의해 일부 구성을 배제하는 감축이 이루진 것은 아니지만, 출원인의 의사가 일부 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있다고 인정하여 "확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다"고 판결한 것입니다.
따라서 보정의 여부와 상관없이 의견서에 기재된 내용을 보고 출원인의 의사를 판단하여 이 의사에 따라 금반언이 적용될 수 있다는 것으로, 명확하게 금반언이 적용될 수 있는 범위를 판시한 것으로 보입니다.

일본의 지식재산고등법원에서 금반언 관련 의미있는 판결을 내렸네요.

이 사건은 Nichi-Iko사가 자신의 일본 특허 No. 4430229를 Debiopharm international S. A.사가 침해했다고 도쿄지방법원에 소송을 제기한 사건이었는데, 지식재산고등법원이 이를 뒤집었답니다.

이 판결은, 지식재산고등법원이 외국에서 진행된 진술에 대해 금반언(estoppel)을 적용한 점에서 의미가 있습니다. Nichi-Iko사는 같은 특허발명에 대한 외국 특허출원의 심사과정 중에 진술을 한 것이 있는데, 기존의 법원의 입장은 외국에서의 진술(statement)은 금반언 주장의 근거가 안 된다는 것이었습니다.

각 국가별로 특허법과 특허청의 입장이 다른 부분이 많은 것처럼, 각 국가별로 어떻게 절차가 진행되어야 하는지에 따라 그것에 맞는 practice를 하는 것은 당연합니다. 일본에서의 절차는 일본의 특유한 높은 기준을 가지고 있어 일본의 심사과정에서 작성된 진술등레 한정하는 경향이 있었다고 합니다. 반면 미국과 같은 국가에서는 다른 나라의 심사과정에서 제시된 출원인의 진술도 금반언의 기초로 인정하고 있습니다. 이러한 일본의 경향으로 일본의 원고인 특허권자는 일본 외의 외국에서 심사과정에서 금반언의 부담이 없이 자유롭게 대응이 가능하였으나, 이 판결로 인하여 이제는 변화가 필요할 것으로 보입니다.

우리 나라 기업의 입장에서는 일본 특허에 대한 침해소송이나 무효심판에서 이러한 일본 외의 국가에 대한 출원 심사경과에 대해 보다 면밀히 조사하여 대응할 필요가 더 높아졌다고 생각됩니니다.

이와는 다른 것이지만, 출원경과 금반언이 쟁점이 된 사건에서 우리나라 대법원은 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결을 한 바 있습니다.

이 내용은, "특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조). 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다." 고 하였습니다.

이는 권리범위확인심판이 대법원까지 간 사건이었는제, 여기에서 대법원은 출원심사과정 중에 의견서 등에 기재된 출원인의 의사를 검토한 후, 보정에 의해 일부 구성을 배제하는 감축이 이루진 것은 아니지만, 출원인의 의사가 일부 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있다고 인정하여 "확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다"고 판결한 것입니다.

따라서 보정의 여부와 상관없이 의견서에 기재된 내용을 보고 출원인의 의사를 판단하여 이 의사에 따라 금반언이 적용될 수 있다는 것으로, 명확하게 금반언이 적용될 수 있는 범위를 판시한 것으로 보입니다.

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