미국 특허권의 소진 관련 대법원 판결
Impression Products v. Lexmark International
특허소진에 대한 미국 연방대법원 판결이 2017년 5월 30일 있었습니다.
여기에서 미국 연방대법원은 “판매가 완료된 제품에는 특허권을 더 이상 행사할 수 없다는 이론(특허소진론)은 구매자가 재판매를 하지 않기로 합의한 경우에도 유효하다”면서 “특허소진론은 국내외를 막론하고 동일하게 적용된다”고 밝혔다. 소수 의견을 낸 루즈 베이더 긴즈버그 판사는 “해외에 제품을 판매한 경우는 특허권이 소진되지 않는 것으로 봐야 한다”고 말했다고 합니다.
이에 대해 IPNomics는 "휴렛팩커드(HP)·캐논 등 저가 프린터 판매 후 교체용 카트리지로 수익을 올리는 업체는 발등에 불이 떨어졌다. 앞으로 현재 수익을 유지하려면 제품 가격을 인상해야 할 가능성이 큰데다, 리셀러 업체가 원제조사 로고를 그대로 부착해 제품을 판매하면 브랜드 신뢰 저하로 이어지는 등의 부작용이 예상되기 때문이다. 반대로 리셀러 업체는 수혜가 예상된다.
케빈 넬슨 미국 특허변호사는 “이번 판결로 단기간에는 렉스마크·HP 제품 가격에 영향이 있을 것”이라면서도 “이들 업체는 새 환경에서 제품 품질과 수익을 유지할 방법을 찾아야 할 것”이라고 말했다. 또 넬슨 변호사는 “정부 규제가 까다롭고 소비자가 신중하게 선택하는 의료기기에 이번 판결이 미칠 영향은 작을 것”으로 봤다. "고 했습니다.
이 판결에 대해 살펴 보니, 뒷 부분에 이러한 판시내용이 있어서, 이후 기업에서 염두에 두어야 할 것으로 생각되어 알려 드립니다.
먼저 이 사건에서 연방대법원의 주요 판시내용은 위와 같이 특허소진은 특허권자로부터 정당하게 구매한 구매자가 재판매를 하지 않기로 해도 특허권자의 판매가 완료된 제품에는 외국에서 판매가 이루어져도 해당 판매된 제품에는 미친다는 것입니다. 즉, 특허권자가 외국에 판매를 하고, 이를 다시 다른 업자가 미국으로 수입을 해도 해당 제품에 대해서는 특허권을 행사할 수 없다는 것이죠. 예를 들어 A라는 특허권자가 볼펜에 대한 미국특허권을 가지고 있고, 이 특허발명을 이용한 볼펜을 제조하여 판매했다고 하죠. 그런데 이 볼펜은 태국에도 수출을 해서 판매를 합니다. 그런데 미국에서 볼펜의 가격은 10,000원인데 태국에서 특허권자가 판매하는 가격은 물가가 태국이 싸니까 3,000원에 판다고 가정합니다. 그러면 태국의 한 무역업자가 해당 볼펜을 10,000개 사서 미국으로 수출을 하여 9,000원에 판매를 합니다. 태국의 무역업자는 3,000원에 정당하게 구매를 하여 미국으로 9,000원에 파니 이익을 남길 수 있겠죠.
이때 미국의 특허권자는 미국으로 수입되는 볼펜에 대해 특허침해를 주장할 수 있는지가 문제됩니다. 국제적으로 특허소진이론이 적용되면 미국의 특허권자가 태국으로 수출하여 판매한 볼펜에 대해서는 특허권이 소진되어 태국의 무역업자가 미국으로 수입(태국 업자의 입장에서는 수출)하는 볼펜에 대해 특허침해를 주장할 수 없게 됩니다. 그런데 만일 미국 특허권자가 태국에서 판매한 볼펜에 대해 특허가 소진되지 않는다면, 미국으로 수입하는 태국 업자에게 특허침해를 주장할 수 없게 됩니다. 이것이 태국 출신 유학생인 Kirtsaeng이 존 와일리 앤 선즈가 출판한 교재가 미국보다 태국에서 훨씬 싸게 팔린다는 것을 알고 태국에서 구매하여 이를 미국에서 판매한 사건에서 미국 연방대법원이 판결한 내용입니다. 이는 2013년에 있었던 판결이었는데, 여기에서 법원은 존 와일리 앤 선즈가 발간한 책이 태국에서 정당하게 팔리는 것을 태국출신 유학생이 정당하게 구매하여 이를 미국으로 다시 들여와 판매를 하는 것은 이미 태국에서 팔린 때에 해당 책에 대한 저작권은 소진되었다고 보았습니다. 이는 저작권 침해의 문제였으나, 이번 렉스마크 판결에서도 인용하여 저작권의 최초판매의 원칙(First Sale Doctrine)은 특허에서 특허소진(Patent Exhaustion)과 마찬가지로 특허권자(저작권자)가 미국 이외 외국에서 판매한 제품(책)에는 특허권(저작권)이 미치지 않는다는 것입니다.
결국 미국이나 미국 외의 외국에서도 모두 특허권자가 정당하게 판매한 제품을 구매하여 이를 다시 미국으로 수입하는 행위는 특허권자가 해당 제품을 판매하는 때에 그 제품에 걸려 있는 특허권이 소진되기 때문에 이 제품에 대해서는 특허침해를 주장할 수 없다는 것이죠.
이제 앞서 이야기한 이번 판결의 뒷부분에 언급한 판시내용을 살펴 봅니다.
판결문의 16페이지에 보면, 125년 전(아주 오래되긴 했습니다) 1890년의 Boesch v. Graff 판결을 이야기 하고 있습니다. 이 판결이 대법원이 한 유일한 국제적인 특허소진에 대한 판결이었다고 합니다. 이 사건에서, Boesch는 독일의 유통업자인데, 독일의 제조업자로부터 램프버너를 구매합니다. 그리고 이를 미국으로 수출(미국 특허권자 입장에서는 수입)을 하여 판매를 하죠. 그런데 미국의 특허권자인 개인 2명이 특허침해를 주장하여 소송을 하게 됩니다. 전후관계를 살펴보면 미국의 특허권자는 독일의 제조업체에게 독일법 하에서의 제조 및 판매를 허용해 준 것 뿐이고 미국으로의 수입 및 판매를 허락하지 않았습니다. 이 소송에서 대법원은 The German manufacturer had no permission to sell in the United States from the American patentees, and the American patentees had not exhausted their patent rights in the products because they had not sold them to anyone, so “purchasers from [the German manufacturer] could not be thereby authorized to sell the articles in the United States.” 독일의 제조업자는 미국으로의 판매에 대한 허가를 받지 않았고, 아무나한테 제품을 판 것은 아니기 때문에, 구매자(독일 유통업자)가 독일 제조업자로부터 구매한 후 이를 미국에서 판매할 권한을 가질 수 없다는 것입니다.
이 판결을 들며, 대법원은 이번 렉스마크 판결에서 모든 해외에서의 판매에 대해 특허가 소진된다고 판결한 것은 아니라고 합니다.
오히려 특허권자만이 특허제품의 판매시에 해당 제품에 걸린 특허권이 소진되는 판매를 할 것인지 여부를 결정할 수 있다는 것을 대확인한 것으로 이야기 합니다. 또한 미국의 특허권자는 독일의 제품에 대해 이러한 특허가 소진되는 판매를 하도록 한 것이 아니므로, 독일에서의 판매는 미국 특허권자의 권리를 소진시키는 것이 아니라는 것입니다.
Rather, it reaffirmed the basic premise that only the patentee can decide whether to make a sale that exhausts its patent rights in an item. The American patentees did not do so with respect to the German products, so the German sales did not exhaust their rights.
결국 미국 대법원은 국제적인 소진이론에 대해 전면적인 부정이 아닌 중간적인 판결을 한 것이라고 합니다. 즉 “a foreign sale authorized by the U. S. patentee exhausts U. S. patent rights unless those rights are expressly reserved." 미국 특허권자가 부여한 외국에서의 판매 권한은 그 권리가 명시적으로 유보되지 않는 한 소진된다는 것이죠. 그러니까 외국에서 판매하는 경우에도 명시적으로 미국으로의 수출 또는 판매를 제한하는 계약 같은 것을 했다면 이는 특허권자의 권리를 소진시키지 않을 수 있다는 것입니다.
이것은 원래는 특허권자가 특허제품을 넘기면 이에 대해서는 다시 특허권을 주장할 수 없는 것이 원칙이지만, “a patentee’s express reservation of U. S. patent rights at the time of a foreign sale will be given effect,” 특허권자가 미국 특허권에 대해서는 자신이 그대로 가지고 있다는 명시적인 표시가 외국으로의 판매시에 이루어진다면 이는 유효하다는 것입니다. 따라서 이러한 것은 특허권자에게 얼마든지 가능한 옵션이라는 것이죠.
