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by 박병욱 Nov 20. 2017

역균등론의 적용과 약식판결

reverse DOE and Summary judgment

지난 4월 29일 델라웨어 연방지방법원은 AVM Technologies가 청구한 약식판결 청구(summary judgement motion)를 받아들이지 않았습니다. 피고인 Intel이 주장한 역균등론(reverse doctrine of equivalents)에 근거한 비침해 주장을 하였습니다. 그런데 이러한 비침해 주장을 검토하려면, 법원이 해당 청구항과 관련된 Intel의 제품의 기능이 사용되는 방식에 관한 실질적인 사실(material fact)이기 때문이랍니다. 이 사건은 AVM Technologies, LLC v. Intel Corp., Civ. No. 15-cv-33-RGA (D. Del. Apr. 28, 2017)입니다.
Summary judgment는 약식판결로 많이 번역됩니다. 미국 소송절차의 특유한 제도이며, 쟁점별로 핵심적인 사실관계가 명확한 경우 사실심리를 생략하고 법률심에 의해 판결을 하는 중간판결의 성격이 있습니다. 이는 당사자가 신청할 수 있는데, 허용되는 경우는 사실관계에 대한 당사자간의 다툼이 없어 법률적인 판단에 의해 해당 핵심 쟁점에 대한 판단을 할 수 있다고 인정되는 경우입니다.

원고는 소송을 시작한 후 20일 이후 또는 피고측이 약식판결을 신청한 이후에 언제든지 약식판결을 신청할 수 있도, 피고는 소장을 받은 이후에는 언제든지 신청할 수 있습니다.
약식판결의 신청이 받아들여져 허가되면, 이에 대한 법원의 판결이 있게 되고, 이에 대해서는 항소를 할 수 있습니다. 반대로 신청이 각하되면 정상적인 증거제출과 사실심리가 진행되러 정식 판결이 이루어지게 됩니다.
침해 의심 제품이 다른 사람의 특허권에 대해 문언적으로 침해에 해당한다고하더라도 실질적으로 다른 방식으로 같거나 유사한 기능을 수행하도록 특허제품으로부터 변경된 것인 경우에 역균등론은 적용됩니다. 일단 문언침해(literal infringement)에 해당하지만, 침해가 아니라고 주장할 수 있는 논리이죠. 이러한 법리는 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prod. Co., 339 U.S. 605, 608-09 (1950) 판결에 의해 인정된 바 있습니다. 또한 Roche Palo Alto LLC v. Apotex, Inc., 531 F.3d 1372, 1377 (Fed. Cir. 2008) 판결에서는 역균등론이 특허권자의 발명의 범위를 부당하게 확대하는 것을 막기 위한 형평법상의 법리라는 것을 지적하였습니다. 또한 Precision Metal Fabricators, Inc. v. Jetstream Sys. Co., Div. of Oerlikon Match Corp., 693 F. Supp. 814, 819 (N. D. Cal. 1988) 판결에서는 피고가 원고의 특허로 인해 이익을 얻지 않고 있으나, 특허권에 대한 문언침해에 해당하는 경우에 드물게 적용될 수 있다고 한 바 있습니다. 그러나 DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009) 판결에서는 역균등론은 해당 장치가 작동하는 원리에 근본적인 변경을 요구하고, 이러한 경우는 매우 드물고 실질적으로는 지지되지 않는다고 하며, 역균등론에 의한 비침해 주장을 배척한 바 있습니다.
다시 이번 판결로 돌아오면, Intel의 해당 청구항은 charge-sharing의 문제점을 극복하기 위하여, 트랜지스터의 예비충전과 평가를 동시에 하도록 시간지연을 사용하는 로직회로에 관한 것입니다. 인텔에 따르면, 침해의심 제품은 근본적으로 다른 방식으로 구동되는 장치라고 합니다. 약식판결 청구서에 따르면, AVM은 인텔의 역균등론주장은 법률사항에 관한 것(matter of law)이며, 인텔이 불량 테스트에 적용하는 것이고 침해라고 주장하는 제품은 이러한 불량 테스트에 촛점을 맞춘 것이라고 주장합니다. 또한 AVM은 인텔의 증거가 충분한지 여부에 대해서도 다투었습니다.
법원은 AVM의 약식판결 청구를 거부하며, 양 당사자간의 다툼과 증거는 사실에 관한 것이며, 따라서 약식판결을 허용하지 않았습니다.

Summary judgment는 약식판결로 많이 번역됩니다. 미국 소송절차의 특유한 제도이며, 쟁점별로 핵심적인 사실관계가 명확한 경우 사실심리를 생략하고 법률심에 의해 판결을 하는 중간판결의 성격이 있습니다. 이는 당사자가 신청할 수 있는데, 허용되는 경우는 사실관계에 대한 당사자간의 다툼이 없어 법률적인 판단에 의해 해당 핵심 쟁점에 대한 판단을 할 수 있다고 인정되는 경우입니다.

원고는 소송을 시작한 후 20일 이후 또는 피고측이 약식판결을 신청한 이후에 언제든지 약식판결을 신청할 수 있도, 피고는 소장을 받은 이후에는 언제든지 신청할 수 있습니다.

약식판결의 신청이 받아들여져 허가되면, 이에 대한 법원의 판결이 있게 되고, 이에 대해서는 항소를 할 수 있습니다. 반대로 신청이 각하되면 정상적인 증거제출과 사실심리가 진행되러 정식 판결이 이루어지게 됩니다.

침해 의심 제품이 다른 사람의 특허권에 대해 문언적으로 침해에 해당한다고하더라도 실질적으로 다른 방식으로 같거나 유사한 기능을 수행하도록 특허제품으로부터 변경된 것인 경우에 역균등론은 적용됩니다. 일단 문언침해(literal infringement)에 해당하지만, 침해가 아니라고 주장할 수 있는 논리이죠. 이러한 법리는 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prod. Co., 339 U.S. 605, 608-09 (1950) 판결에 의해 인정된 바 있습니다. 또한 Roche Palo Alto LLC v. Apotex, Inc., 531 F.3d 1372, 1377 (Fed. Cir. 2008) 판결에서는 역균등론이 특허권자의 발명의 범위를 부당하게 확대하는 것을 막기 위한 형평법상의 법리라는 것을 지적하였습니다. 또한 Precision Metal Fabricators, Inc. v. Jetstream Sys. Co., Div. of Oerlikon Match Corp., 693 F. Supp. 814, 819 (N. D. Cal. 1988) 판결에서는 피고가 원고의 특허로 인해 이익을 얻지 않고 있으나, 특허권에 대한 문언침해에 해당하는 경우에 드물게 적용될 수 있다고 한 바 있습니다. 그러나 DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009) 판결에서는 역균등론은 해당 장치가 작동하는 원리에 근본적인 변경을 요구하고, 이러한 경우는 매우 드물고 실질적으로는 지지되지 않는다고 하며, 역균등론에 의한 비침해 주장을 배척한 바 있습니다.

다시 이번 판결로 돌아오면, Intel의 해당 청구항은 charge-sharing의 문제점을 극복하기 위하여, 트랜지스터의 예비충전과 평가를 동시에 하도록 시간지연을 사용하는 로직회로에 관한 것입니다. 인텔에 따르면, 침해의심 제품은 근본적으로 다른 방식으로 구동되는 장치라고 합니다. 약식판결 청구서에 따르면, AVM은 인텔의 역균등론주장은 법률사항에 관한 것(matter of law)이며, 인텔이 불량 테스트에 적용하는 것이고 침해라고 주장하는 제품은 이러한 불량 테스트에 촛점을 맞춘 것이라고 주장합니다. 또한 AVM은 인텔의 증거가 충분한지 여부에 대해서도 다투었습니다.

법원은 AVM의 약식판결 청구를 거부하며, 양 당사자간의 다툼과 증거는 사실에 관한 것이며, 따라서 약식판결을 허용하지 않았습니다.

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