[IP노믹스]美대법 "권리 위 잠자는 특허도 보호"
미국 연방대법원이 경고장 발송 6년 후에 제기한 소송도 심리해야 한다고 판결했다. 이제껏 미국 법원은 소 제기일부터 6년보다 이른 시점에 발생한 손해액은 인정하지 않았지만, 이번 결정에서 법원은 권리를 제때 주장해야 한다는 '권리해태 항변'(laches defense)이 소송 각하 이유는 아니라고 밝혔다. 전문가들은 이번 판결 영향이 크진 않겠지만 특허관리전문기업(NPE)이 제기하는 소송을 주의해야 한다고 경고했다.
◇권리 위에 잠자는 자, 보호받나
'권리해태 항변'이란 권리 위에 잠자는 자는 보호받을 수 없다는 법리다.
권리자는 언제든 권리행사가 가능하지만 뒤늦게 권리를 주장하는 경우 형평의 원칙상 '권리남용'에 해당할 정도면 보호받을 수 없다는 의미다. 이 때문에 권리자는 적법절차에 따라 권리를 적극 주장해야 한다.
미국 기저귀 특허(US6375646)를 보유한 SCA는 2010년 특허침해를 이유로 퍼스트퀄리티(FQ)에 손해배상 청구소송을 제기했다. FQ는 “특허법 286조가 소 제기일보다 6년보다 앞선 시점에 발생한 침해는 배상받을 수 없다고 규정했다”며 “SCA가 경고장을 보낸 후 7년이 지나 소송을 제기했으므로 권리해태로 소송을 각하해야 한다”고 주장했다. 앞서 SCA는 2003년 FQ에 경고장을 보냈으나, FQ는 이 특허가 선행특허(US5415649) 위반으로 무효라고 주장했다.
지방법원과 연방항소법원은 FQ 주장을 받아들여 약식재판으로 소송을 종료했다. SCA는 이에 불복해 대법원에 상고를 신청했고, 대법원이 심리를 진행키로 결정했다.
◇“특허소송, 저작권 판결과 같게”
대법원은 이제껏 특허침해소송에서 '권리해태 항변'을 인정해왔다. 1992년 대법원은 손해액 산정기간을 한정한 특허법 286조 등이 권리해태항변을 배제하려는 의도가 아니라고 설명했다.
하지만 대법원은 2014년 저작권 침해소송에서 이미 '권리해태 항변'을 인정하지 않았다. 영화 '분노의 주먹'을 둘러싼 소송에서 “저작권법 507(b)조에서 소멸시효를 3년이라고 별도로 명시하면 형평 원칙상 소멸시효 기간이 지나기 전 제기한 손해배상 청구소송에는 권리해태항변을 방어책으로 사용할 수 없다”고 판결했다.
이번 사건에서 연방항소법원은 저작권 판결은 특허소송에는 적용되지 않는다고 보고 기존 대법원 판례에 따라 소송을 각하했다.
반면 대법원은 특허침해소송에도 저작권 판례를 적용했다. 특허법 286조가 소가 제기된 시점보다 앞선 6년까지 손해를 배상하라는 것을 입법의도로 보고, 소 제기 자체를 권리해태항변으로 막을 수는 없다고 판단했다.
◇“NPE 주의를”
과거 대법원 판결에 따르면 경고장을 보낸 뒤 6년이 지나 제기한 특허소송은 일부 손해를 배상받을 수 없고, 미래의 특허사용료만 배상받을 수 있었다. 하지만 이번 판결로 소송제기일부터 최대 6년까지 소급해 배상받을 수 있는 길이 열렸다.
박병욱 테스 팀장은 “'권리해태'가 자주 사용되지 않아 큰 영향은 없을 것”이라면서도 “침해피의자가 중요한 방어책 하나를 잃은 것은 사실”이라고 언급했다. 이어 “미국은 손해배상금이 크기 때문에 NPE들이 만료기간이 임박한 특허를 소송에 활용할 수 있어 주의할 필요가 있다”고 밝혔다.
서일경 노바빈 변리사는 “특허를 다루는 항소법원은 저작권 판례를 적용하기 어렵지만, 대법원은 법리 통일이 중요해 이번 판결이 나온 것으로 보인다”고 설명했다.
※상세 내용은 IP노믹스 홈페이지(www.ipnomics.co.kr )에서 확인할 수 있습니다.
신명진 IP노믹스 기자 mjshin@etnews.com
