미국 특허 무효절차와 소송과의 관계
IPR과 침해소송과의 관계 및 중지 여부
미국 특허법(35 U.S.C.) 315조는 Inter Partes Review와 다른 절차와의 관계에 관한 조항입니다. 즉, IPR 진행과 다른 민사소송(침해소송)과의 관계에 대한 것이죠. IPR과 침해소송은 서로 동시에 이루어지면 소송경제적으로도 문제가 있고, 서로 모순되는 결정이 날 여지가 있어 이러한 규정을 둔 것입니다.
동 조항의 (a)(1)은 해당 특허의 청구항에 대한 무효 여부를 다투는 민사소송이 진행중이면 IPR은 개시되지 않을 수 있다고 하고, (2)에서는 IPR의 청구인이 IPR의 청구일 이후에 해당 특허의 무효를 다투는 민사소송을 제기하면 해당 민사소송은 자동으로 중지(stay)된다고 하고 있습니다. 다만, (3)에서 이러한 중지되는 민사소송은 특허의 무효를 주장하기 위한 counterclaim에는 적용되지 않아 중지되지 않습니다.
그런데 동 조항의 (e)에는 금반언(Estoppel) 조항이 있습니다. 여기에서 (1)에서는 IPR의 신청인(petitioner)가 최종적인 final written decision을 받은 경우, 특허청에 같은 청구를 할 수 없음을 규정하고 있습니다. 같은 청구라고 함은 기존의 IPR에서 제기했거나 젯제기할 수 있었던 근거에 대한 청구입니다. (e)(2)에서는 IPR의 청구인은 final written decision을 받은 후 민사소송이나 ITC 소송에서 이전의 IPR에서 주장했거나 주장할 수 있었던 어떠한 근거로 해당 청구항이 무효라고 주장할 수 없다는 것입니다.
이러한 조항과 관련하여 지난 1월 19일 Verinata Health, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc., No. 3:12-cv-05501-SI, Dkt. No. 319 (N.D. Cal. Jan. 19, 2017) 판결이 있었습니다. 법원은 위 315조에 의한 법률적 금반언(statutory estoppel)의 범위에 대해 판단하였습니다. Illston 판사는 Shaw Indus. Group, Inc. v. Automated Creel Sys., Inc., 817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016) 판결을 리뷰하고, "IPR 금반언을 문언적으로 해석하면, IPR 절차 동안 제기하였거나 제기할 수 있었던 주장이 금반언의 대상"이라고 하였습니다. 법원은 이에 따라 Ariosa의 무효 주장이 특허법 315(e)(2)에 해당하는지를 검토하였습니다. 위에서 본 것처럼 동 조항은 IPR 청구 후에 민사소송을 제기하는 경우 해단 민사소송이 자동으로 중지되는 조항입니다. 문제가 된 특허는 2개였습니다. 법원은 첫번째 특허에 대해, Ariosa는 2개의 IPR을 신청한 바 있고 무효의 근거는 3가지였습니다. PTAB은 그 중 하나의 근거를 인정하고(이는 3개의 선행문헌을 조합하여 자명하다는 주장), 그 외에 선행기술 2개의 조합(이는 인정된 3개의 선행기술 중 2개였음)에 의해 자명하다는 주장에 대해서는 개시하지 않았습니다. 법원은 Ariosa가 소송에서 2개의 선행기술 조합에 의해 자명하여 무효라는 주장에 대해 금반언에 걸리는 것이라고 하였습니다. 일스톤 판사는 Ariosa가 주장한 2개의 선행기술 조합은 IPR에서 판단한 3개의 선행기술 조합의 일부분(subset)에 해당하므로, 당사자가 얼마든지 주장할 수 있었던 것이었다고 했습니다. 법원은 이에 더하여 Ariosa는 3개의 선행기술에 대해 어떠한 조합으로 주장하더라도 이는 금반언에 걸리며, 위의 3개 이외의 (PTAB에서 제시하지 않은) 다른 선행문헌을 제시하여 이것과 위의 3개 중 일부 또는 전부의 선행문헌을 결합하는 것으로 주장하는 경우에는 금반언에 걸리지 않는다고 했습니다. 법원은 Ariosa의 주장을 받아들였는데, 이는 Ariosa가 한 주장 중 PTAB 절차에서 개시되지 않은(non-instituted) 또 다른 주장(위의 두 가지 외의 다른 근거)에 대해서는 위에서 언급한 두가지 근거에서는 제시되지 않은 선행문헌 2개에 근거한 것이므로 허용된다고 하였습니다. 두번째 특허에 대해서는, Ariosa는 3개의 근거에 의한 무효주장을 IPR에서 했었는데, PTAB은 하나의 주장에 대한 부분만 개시했습니다. 두가지의 개시되지 않은 청구에 대해서는 법원은 금반언의 적용이 없다고 했습니다. Ariosa는 또한 PTAB의 최종 결정에서 선행기술에 대한 특허성 문제를 언급하지 않았으므로 개시된 청구에 대해서도 금반언의 적용을 하면 안 된다는 주장을 하였습니다. 또한 Ariosa는 102조에 의한 신규성 자료로 선행기술을 인정받지 못 한 것은 증거법적 기술성(evidentiary technicality)의 문제이지 선행기술에 대한 특허성의 문제가 아니었다고 한 것입니다. Ariosa는 선행기술의 유효한 공개일에 대해 입증을 못 한 것입니다. 하지만, 법원은 이러한 Ariosa의 주장을 배척하고, 선행기술의 선행성(priority)도 특허가 무효라는 주장을 이루는 하나의 요소이고, 단순히 증거법적 기술성의 문제는 아니라고 하였습니다. 대부분의 IPR이 침해소송에서 피고의 유력한 방어방법으로 구사되고 있는데, 이러한 IPR의 진행시 민사소송(침해소송)과의 관계를 잘 살펴서 피해가 없도록 전체적인 전략을 잘 짜는 것이 중요할 것입니다.
