한국과 미국의 출원경과 금반언
한국 대법원 2003다1564 판결과 미국 CAFC의 UBC v. Yeda
미국 특허에서 특허출원 후 심사 과정에서 출원인이 주장한 용어의 의미에 대해 이를 존중하여 소송 등의 이후 과정에서 이를 부정하거나 모순되는 주장을 할 수 없습니다. 이를 출원경과 금반언(prosecution history estoppel) 또는 포대금반언(file wrapper estoppel) 원칙이라고 합니다.
한국 대법원의 경우 2001후 171 판결에서 출원경과 반언이라는 용어를 사용한 바 있습니다. 대법원의 2003다1564 판결에 의하면, "채권자 ***이 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 권리를 포기한 것으로서, 그 후로는 금반언의 원칙에 의하여 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수 없다고 할 것이므로, .... 채무자 실시 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다"라고 한 바 있습니다. 즉, 출원인은 심사관의 거절이유를 극복하기 위해 청구항을 축소하여 보정한 경우, 등록 후에 감축한 부분에 대해서는 침해를 주장할 수 없게 됩니다.
이러한 원칙은 한국 뿐 아니라, 일본, 미국, 중국 등의 주요 국가에서 대부분 인정되는 원칙입니다. 다만, 유럽의 경우에는 조금 복잡한데, 영국, 독일, 아일랜드 등은 인정하지 않고, 네덜란드, 덴마크, 스웨덴, 노르웨이 등은 인정하고 있으며, 기타 호주와 캐나다는 인정하지 않고 있고, 프랑스는 청구항 보정의 경우에만 제한적으로 인정하고 있습니다.
그럼 최근의 미국 판례를 살펴보겠습니다.
지난 9월 8일 연방항소법원의 UCB, Inc. v. Yeda Research and Development Co., Ltd., Case No. 15-1957 (Fed. Cir., Sept. 8, 2016) 판결입니다.
이 사건은, 원고인 UBC가 지방법원에 특허침해가 아니며, 해당 특허는 무효라는 확인판결(declaratory judgment)을 구한 사건입니다. 쟁점은 주장된 특허 청구범위가 키메라 항체(chimeric antibodies)와 인간화 항체(humanized antibodies)를 포함하는 것인지, 아니면 단지 뮤린 항체(murine antibodies)만을 포함하는 것인지가 문제가 되었습니다. 이런 항체에 대해서는 저도 잘 모릅니다.
여튼 이러한 문제에 있어서, 피고인 Yeda는 출원일을 기준으로 당해 기술분야에서 잘 알려진 것인므로 키메라 항체 및 인간화 항체를 모두 포함하는 것으로 해석하여야 한다고 주장했고, 원고인 UBC는 출원 경과를 보면 이러한 넓은 범위의 청구항 해석은 부당하다고 주장했습니다. 즉, 해당 출원의 심사경과를 보면, 원래의 청구항은 심사관에 의해 실시가능성에 문제가 있다는 지적이 있었고, 이에 대해 특허권자인 Yeda는 키메라 항체 및 인간화 항체도 포함되는 것이며, 당업자에게 잘 알려진 것이라고 주장하였습니다. 또한 특허권자는 키메라 항체 및 인간화 항체에 대한 새로운 청구항을 추가하였습니다. 심사관은 거절결정을 철회하였으나, 새로이 추가된 청구항에 대해 신규사항(new matter)이라고 하며 명세서에 의해 지지되지 않는다고 하며 다시 거절을 하였습니다. 이에 특허권자는 추가된 청구항을 삭제(cancel)하였고, 특허는 등록되었습니다.
소송에서 지방법원은 UBC의 약식판결(summary judgment) 신청을 받아 들여 심사경과를 참작하면 해당 청구항은 키메라 항체나 인간화 항체를 포함하지 않는 것으로 해석하여야 하며, 따라서 비침해라는 결론을 내렸습니다. 지방법원의 판결에 따르면, Yeda는 거절된 청구항에 대해 이를 철회하였고, 철회한 청구항에 대한 권리범위 주장을 허용되지 않는다는 것이었습니다. 이에 Yeda가 항소를 하였습니다. Yeda의 주장은 청구항 1의 "monoclonal antibody"는 그것이 특정한 형태 또는 원인의 항체를 한정하지 않고 있으므로, 키메라 항제나 인간화 항체도 당연히 포함되는 것으로 해석되는 것이 맞다는 것이었습니다. 이와 관련되어 해당 관련 기술의 전문가의 의견서도 제출하였습니다. 그러나 지방법원은 전문가의 의견 등의 외적 증거(extrinsic evidnence)는 키메라 항체나 인간화 항체가 출원시(1984년)를 기준으로 monoclonal antibody에 포함되는 것으로 이해하는데 충분치 않으며, 출원 후 최초 10년간의 기록을 보았을 때 출원 및 심사과정에서 출원인이나 심사관은 monoclonal antibody라는 용어가 키메라 항체나 인간화 항체를 포함하는 것으로 이해하고 있다는 기록이 없음을 지적하였습니다.
항소법원은 지방법원의 청구범위 해석을 인정하였고, Yeda의 키메라 항체 및 인간화 항체를 포함하여야 한다는 해석은 출원경과에 비추어 허용되지 않는다는 결론을 냈습니다. 항소법원은 심사과정에서 제출된 주장이나 행동은 청구항 해석에 반드시 참작하여야 한다고 판결하였습니다. Yeda는 등록된 청구항 자체는 심사과정에서 좁게 해석하도록 주장한 것이 없으며, 따라서 출원경과 금반언의 원칙이 적용되어서는 안 된다고 주장하였지만, 법원은 이러한 주장을 인정하지 않았고, "The general rule is that a patent applicant cannot later obtain scope that was requested during prosecution, rejecting by the Examiner, and then withdrawn by the applicant"라고 하였습니다. 즉, Yeda는 해당 청구항 1에 대해서는 보정이 없었고, 청구범위에 대한 출원경과 금반언의 원칙이 적용될 여지가 없으며, 다른 청구항만 신설되어 추가되었다가 거절의견이 나와 포기했다는 것이죠. 각각의 청구항은 서로 독립적으로 출원경과 금반언을 고려하여야 하므로, 청구항 1에 대해서는 보정이 없었으므로, 출원경과 금반언을 적용하는 것은 부당하다는 것이죠. 일리가 있다고 생각됩니다.
그런데 법원은 일반적인 원칙으로서, 특허 출원인은 출원 및 심사과정에서 청구한 청구범위가 심사관에 의해 거절의견이 나온 후 이를 철회한 경우에 그 청구범위를 이후의 과정에서 다시 주장하는 것은 허용되지 않는다고 하였습니다. 이러한 금반언의 원칙은 비록 청구항 1이 보정이 된 적이 없었다고 해도, 청구항 1에 대해 적용할 수 있다는 것입니다. 법원은 포대 금반언은 보정이 없어도 적용될 수 있고, 각각의 구체적인 사건에 따라 평가되어야 한다고 합니다. 또한 법원은 특허권자가 특허청에 대해 행한 행위나 주장을 검토하여, 경쟁자가 생각하기에 특허권자가 권리를 포기한 것으로 합리적으로 생각할 수 있는지 여부를 고려하여야 한다고 했네요.
이러한 판결에서 볼 수 있듯이, 특정 청구항의 보정이 없다고 해도 출원경과 금반언의 원칙이 적용되는 경우가 있다는 것에 주의가 필요할 것 같습니다. 본 사건과 같이 심사관의 거절의견에 대한 대응에 있어서, 이후의 상황을 철저하게 고려하여 대응을 하여야 하는지에 대한 교훈이 될 것으로 생각됩니다.
