미국특허소송의 합리적실시료 관련 판결 2개
합리적 실시료 산정과 라이선스 계약 및 통계에 의한 전문가 의견
미국 특허소송에서 손해액(damages)과 관련하여 가장 많은 비중을 차지하는 합리적인 실시료(Reasonable royalty)에 근거한 손해액 산정과 관련한 미국 연방지방법원(Federal District Court)의 2개의 판결을 살펴 봅니다.
미국에서 손해배상은 일실이익(lost profit)과 합리적 실시료(reasonable royalty)가 대표적인 산정 방법입니다. 이 중 합리적 실시료가 가장 대세의 방법인데, 그 이유는 일실이익을 계산하려면 영업관련 자료나 이익 관련 자료를 공개하여야 하는 특허권자(원고)의 부담이 있고, 특허권자가 침해품이 없었다면 얻었을 이익이라는 것을 입증하여야 하므로 손해를 본 이익이 해당 특허제품의 특허권에 기슬적 특징에 기인한 이익임을 입증하여야 하고, 시장 점유율도 고려하고, 일실이익을 얻기 위해 특허제품의 추가적인 생산이나 마케팅 비용 등을 고려하여야 하는 등 입증이 어렵거나 특허권자가 자신의 자료를 제시하여야 하는 부담 등이 있기 때문에 특허권자가 모든 것을 입증하지 못 하면 합리적 실시료로 산정하게 되고, 아예 이러한 부담 때문에 처음부터 일실이익이 아닌 합리적 실시료를 청구하는 경우도 많이 있습니다. 예로, 애플과 삼성의 소송에서도 애플은 일실이익과 합리적 실시료를 모두 청구했지만, 삼성은 합리적 실시료만 청구한 바 있습니다.
여튼 여기서 볼 판결은 2개의 지방법원 판결인데, 하나는 라이선스를 제안한 경우 소송에서 이는 합리적 실시료에 의한 손해액 산정에 사용될 수 있다는 플로리다 연방지방법원 판결과, 이전의 계약에 근거한 합리적 실시료에 대한 전문가 의견은 일반적인 통계보다 우선한다는 델라웨어 연방지방법원 판결입니다.
1. 합리적 실시료 결정을 위해 라이선스 제안을 사용할 수 있다는 판결(Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products, Inc, 2016.5.2.)
이 사건은 Arctic Cat(이하 AC)이 BRP의 손해액 전문가가 제출한 전문가 증언(testimony)을 배제해 달라고 한 요청에 대한 법원의 판단입니다. AC는 해당 전문가 증언이 불특정의 "black box" 접근법에 근거한 것이고, 라이선스를 위한 제안을 사용하는 것은 허용될 수 없다고 주장했습니다. 특히 BRP의 손해액 전문가는 AC가 라이선스를 제안한 때의 기술 및 시장 상황과 가상협상접근법의 협상시기와의 차이가 있다는 것을 간과하였고, 해당 전문가 보고서는 실시료율(royalty rate)에 대한 산정방법에 대한 근거를 제시하지 못하고 있다고 주장했습니다.
여기서 잠깐 black box approach가 뭘까요?
손해액을 산정하는데 있어서 확립된 하나의 방법은 없습니다. 여러가지 방법으로 상황과 구체적인 사안에 따라 산정될 수 있는데, 합리적 실시료를 산정하는데에 있어서 15가지 요소(Georgia-Pacific factors)를 고려하여 가상적으로 양 당사자가 라이선스 협상에 의해 합의에 도달하였을 것으로 추측되는 금액을 찾아간다는 가상협상접근법(hypothetical negotiation)이 대표적이고, 이 외에도 침해가 개시된 때를 기준으로 침해자가 얻을 이익을 추정하고 이를 시장점유율에 따라 배분하여 계산하는 분석적 접근법(analytic approach) 및 시장에서의 확립된 로열티를 기준으로 하는 확립된 실시료(established royalty) 등이 있습니다. 각각의 경우에 모두 실제 손해액 보전에 있어서 장점이 있는 반면 한계가 뚜렷하므로 어떠한 방법을 반드시 써야 한다는 원칙은 없으며, 여러가지 구체적인 사안에 따라 적용할 수 있습니다. 그런데 BRP의 전문가는 어떠한 방법을 사용했는지 명확하지 않다는 것이었습니다. 이전의 GNPE Corp. v. Apple 사건(N.D.Ca. Apr. 16, 2014)에서 전문가의 의견이 어떤 방법에 의해 실시료율을 산정했는지 명확하지 않고 전문가의 경험에 따라 했음을 이유로 이러한 black box 접근법은 허용되지 않는 것으로 판단한 바 있습니다. 이러한 판례에 근거하여 AC는 BRP의 전문가 증언을 배제해 달라고 한 것입니다.
여기서 토막상식~ 그러면 전문가 의견을 배제해 달라고 하는 신청은 미국에서는 뭐라고 할까요?
이를 미국 법원에서는 Daubert Motion이라고 합니다. 물론 Daubert 사건에서 유래된 용어입니다. 간단히 말해 전문가가 자격이 없다는 취지나, 전문가 의견이 불합리하거나 근거가 없음을 주장하여 전문가 의견을 배제해 달라는 신청이죠. 따라서 이 사건에서도 AC는 BRP의 전문가 의견을 배제해 달라는 Daubert motion을 한 것입니다.
그럼 이 판결의 결과는 어떻게 되었을까요?
법원은 BRP의 주장을 받아들여 전문가의 보고서를 인정하였습니다. 해당 전문가가 채용한 방법은 black box 접근법이라고 볼 수 없고, 실시료에 근거한 손해액 산정의 각 단계를 설명하고 있으며, 특히 최저의 로열티는 잘 설명된 수학적 계산에 의해 이루어진 것이라고 인정했습니다.
마찬가지로 법원은 BRP의 전문가가 AC의 라이선스 제안을 AC의 손해액 산정의 최고치로 사용한 것에 대해서도 인정하였고, 2000년에 이루어진 라이선스 제안의 시기에 대한 문제에 있어서 시기적인 차이에 대해 전문가의 의견서에 이미 설명을 하고 있다고 보았습니다.
이 사건에서 볼 수 있듯이, 특허권자의 입장에서 라이선스 제안시에는 이것이 특별한 사정이나 환경의 변화 등이 없다면 제안된 로열티가 합리적인 실시료에 따른 손해액 산정에 영향을 줄 수 있음을 유의하여야 할 것으로 보입니다. 또한 전문가의 의견서는 명확하고 그 근거를 잘 설명할 수 있도록 작성되어야 하겠습니다.
2. 일반적인 통계에 의한 합리적 실시료를 주장한 전문가 의견을 배제한 사건 ( MAZ Encryption Technologies LLC v. Blackberry Corp., 2016.8.25.)
본 사건은 델라웨어 연방지방법원의 판결입니다. 전문가 증언에서 해당 전문가는 반드시 전문가로서의 자격이 있어야 하며, 해당 사건의 사실 관계에 근거하여 신뢰성 있게 의견을 작성하여야 합니다.
MAZ는 Blackberry(이하 BB)를 상대로 특허침해 소송을 제기하였습니다. 원고는 전문가 의견서로 합리적 실시료에 의한 손해액을 청구하였습니다. 여기서도 역시 가상협상이론(hypothetical theory)에 의해 침해 개시시엄격하게는침해가 개시되기직전) 양 당사자가 라이선스 협상을 하여 합의에 이르렀을 것으로 추측되는 금액을 제시하였죠. 그런데 전문가의 의견 작성시 그 근거로서 이전의 합의에 의해 종료된 소송들에서 계약된 라이선스 계약을 기준으로 제시하였습니다.
하지만 가상협상이론에서의 손해액 산정방법에 있어서, 양 당사자는 해당 특허가 유효하고 침해에 해당한다는 것을 전제로 합니다. 그런데 소송이 진행되는 상황에서 합의에 이르는 경우에는 피고인 침해자의 입장에서는 패소에 대한 압박이 있는 상황에서의 합의이므로 동일하다고 볼 수 없습니다. 그런데 이 전문가는 만일 "합의된 가치 =침해 가능성*예상 손해액"이라면, "예상 손해액=합의된 가치/침해가능성"이 된다고 주장했습니다. 따라서 침해의 가능성이 40%를 적용하면(이는 델라웨어 법원에서 원고의 승소율에 기반), 손해액 계산을 할 수 있다는 것입니다.
이러한 원고 및 원고측 전문가의 주장에 대해, 법원은 이러한 주장을 배제하였습니다. 법원은 승소율에 기반한 40%의 가능성에 대한 일반적인 조사결과를 구체적인 이 사건에 적용하는 것은 적절치 않으며, 소위 "25% Rule-of-thumb"과 마찬가지라고 하였습니다.
그럼 여기서 잠깐~ 이 사건에서 법원이 비교한 25%Rule-of-thum을 폐기한 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp. (Fed. Cir. 2011) 사건을 보죠. 여기에서는 이전에 CAFC 및 지방법원에서 확립되어 있던 25%룰을 폐기한 바 있습니다. 이 룰은 특허기술에 대해 라이선서(특허권자)가 25%의 이익을 얻고, 라이선시(침해자)가 75%의 이익을 얻는 것이 통상적이니 이를 적용하여 손해액을 계산할 수 있다는 것입니다. 이는 묭칭에서 볼 수 있듯이 대충 주먹구구식으로 산정하는 법칙입니다. 물론 이를 무조건 적용하는 것이 아니고, 다른 정황이나 증거나 구체적인 사안에 따라 적용할수 있다는것이죠.
그러나 연방항소법원은 위의 판례에서 이를 폐기하였습니다. 이 룰이 너무 근거가 없는 방법이라는 취지에서 였습니다. 기술분야, 시장의 상황, 양 당사자의 시장에서의 위치, 양 당사자의 관계, 해당 특허의 특징 등등 고려할 구체적인 것들 없이 rule-of-thumb은 비과학적이라는 것이었습니다. 따라서 이 25% 법칙은 역사속으로 사라집니다.
결국 해당 델라웨어의 판결에서는 구체적인 일반적인 통계에 의한 손해액 산정은 배척하고, 구체적인 사실에 근거한 분석을 근거있는 방법에 의해 손해액을 산정하여야 한다는 것을 알 수 있습니다.
이와 마찬가지로, 지난 2016.4.28. ART+Com Innovation GMBH v. Google Inc., 사건에서도 로열티 산정에 있어서 원고인 ACI가 전문가가 7개의 라이선스 계약을 근거로 하였는데, 이 중 5개는 소송 중 합의에 의한 것이었습니다. 여기에서도 법원은 소송에서 합의된 로열티와 경제적인 합의에 의한 로열티는 차이가 있다고 하고, 다른 2개의 계약은 협상에 의한 것으로 사용할 수 있다고 한 바 있습니다.
위의 2개 판결은 지방법원의 판결이고, 어떤 법리를 새롭게 하는 것은 아닙니다. 다만, 각 사건에 있어서 손해액 산정(합리적 실시료에 의한)에 있어서 주의할 부분은 있다고 생각됩니다. 참조가 되시면 좋겠습니다.
