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by 법무법인 미션 Jul 11. 2022

네이밍에서 가장 많이 실수하는 두 가지

이 글은 법무법인 미션의 변호사들과 스타트업 포레스트가 만드는 뉴스레터 '로스규이'의 7월 11일 월요일 발행분입니다.

- 스타트업 전문 로펌의 변호사로서, 더욱 많은 스타트업 관계자들에게 도움을 드리기 위해 매주 월요일에 레터를 무료로 보내드리고 있어요. #로스규이 신청하기 링크

- 변호사의 관점으로 한 주간 스타트업 씬에서 일어난 일 혹은 스타트업 종사자들이 알면 좋을 법률 지식을 먹기좋게 구워드려요!

- 기존에 발행된 레터는 #여기에서 확인해 보실 수 있습니다.

로스규이에서 오늘은 '네이밍할 때 확인해야할 두 가지’를 노릇노릇하게 구워드려요.

안녕하세요, 변호사 P입니다.

요즘 저는 '상표' 관련된 분쟁 사건을 많이 하고 있어요. 브랜드 상표를 대리해서 다른 브랜드 상표와 분쟁하는 건 마음이 무거워요. 소송이 잘못되면 대표님과 직원들이 애써 만들어온 브랜드 명을 쓸 수 없게 될 수도 있는거니까요.

사실 요즘은 브랜드의 시대이죠. 유튜브 채널명, 뉴스레터명, 방송코너명, 캐릭터 명까지. 우리는 수 많은 브랜드를 만들고, 접하고, 스토리텔링하고, 열광하면서 살아가잖아요.

유튜브를 하는데도 정말 상표 등록이 필요해? 라고 생각하는 분도 있을 거에요. 실제로 #'바라던 바다', #'캐리언니', #'펭수' 등의 유명 유튜버들이 상표권 문제로 골머리를 앓았어요. 캐리언니나 펭수는 상표권 등록을 안하던 사이에 제3자가 상표를 등록해버려서 문제가 됐고요. 바라던 바다는 기존 상표를 침해했다는 논란이 있었어요.

상표권을 침해하면 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해질 수 있어요.* 상대방이 손해배상을 청구할 수도 있고요.

상표권 분쟁을 대리하다보면, "아, 미리 확인했으면 좋았을텐데" 하는 아쉬움이 드는 순간이 있었어요. 브랜드를 통해 사람들을 만나고 인지도를 쌓는 일은 사실 기적같은 일이예요. 그렇다면 공든 탑이 하루 아침에 무너지지 않도록 미리 미리 확인하고 대비해야죠. 그래서 오늘은 아쉬움을 느꼈던 저의 경험을 모아 준비했어요. 네이밍 전에 확인해야할 두 가지, 함께 살펴볼게요.

*상표법 제230조 | 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

로스규이 굽기 조절

- 독자님이 창업자, 1인 크리에이터라면?

몇 날 며칠 밤새가며 런칭한 내 브랜드, 이미 상표 출원되어 있어서 쓸 수 없게 된다면 너무 속상하겠죠? 처음 이름 지을 때부터, 로스규이와 함께 미리 알아보아요.

- 독자님이 마케터, 기획자라면?

마케터, 기획자들은 유달리 이름 지을 일이 많은데요. 상표권 침해하지 않는 이름짓는 법, 로스규이에서 알려줄게요.

기존 상표와 유사성은 어떻게 판단할까?

원칙으로는 상표의 유사성은 전체적으로 관찰해야 하는 게 맞아요. 글자수, 발음, 관념(의미) 등을 종합적으로 고려하여 유사성을 판단한답니다.

하지만, 사람들에게 강한 인상을 남기는 ‘중요 부분’이 있다면, 이를 기준으로 상표의 유사성을 판단한답니다. 이걸 '요부'라고 해요.

자, 내 머릿 속에 딱 떠오른 네이밍과 유사한 상표가 있는 지 확인하는 법, 변호사 P가 쉽게 알려 드릴게요.

네이밍을 할 때 첫 단계는 기존 상표들을 살펴보는 거예요. 기존 상표들을 살펴볼 때 흔히 하는 실수 2가지가 있어요. 첫째, '한 글자라도 다르면 다른 상표 아냐?' 라고 생각하고 내 상표와 완전히 똑같은 단어만 검색하는 거예요. 둘째, '남들이 일반적으로 쓰는 단어는 상표권 침해가 될 수 없겠지?' 하고 상표로 사용하는 거예요.

[1] 한 글자라도 다르면 다른 상표 아냐?

단어가 다르면 상표권 침해가 아닐까요? 보통 직접 상표 검색을 하시는 분들이 하기 쉬운 실수인데요. 완전히 같은 단어가 있는지만 살펴보시는 분들이 많아요. 하지만 단어가 달라도 상표권 침해가 될 수 있다는 걸 인정한 판결이 있어요.

자생초는 자생의 상표를 침해했을까?

바로 자생한의원(원고)이 자생초한의원(피고)에게 제기한 소송인데요. 자신의 상표와 자생초한의원의 상표가 유사하므로 소비자들이 헷갈릴 거라 주장했어요. #법원은 자생한의원의 주장을 들어줬고, '자생초한의원'은 쓸 수 없게 되었어요.

소비자가 주목하는 건 '자생'

대법원은 강한 인상을 남기는 중요 부분이 ‘자생’이라고 봤어요. 그래서 ‘자생’이 중복되므로 '자생초'는 '자생'의 상표권을 침해하였다고 보았답니다.

변호사 P : 강한 인상을 남기는 중요 부분이 있다면 그걸 봐

사실 '자생초'와 '자생'은 전체로 놓고 보면 다른 상표예요. 1심과 2심에서는 '자생초'와 '자생'은 글자수도 다르고, 의미도 다르므로 사용할 수 있다고 봤어요. 하지만 대법원에서는 강한 인상을 남기는 요부, '자생'만 놓고 유사성을 판단했답니다. 단어 중 일부분으로 유사성이 판단될 수 있다는 거 잊지마세요!

[2] 흔한 단어는 상표로서 쓸모가 없다?

원칙적으로 흔한 단어나 설명적 단어라면 누구나 자유롭게 상표를 쓸 수 있어요. 아무나 자유롭게 쓸 수 있는 상표라면, 상표권자가 독점할 수 없으니 상표로서 별 의미가 없겠죠. ‘foot(발)’과 ‘shop(가게)’라는 일반적인 용어를 사용한 #‘더풋샵’이 이런 사례예요.

하지만 예외도 있어요. 일반적인 용어임에도 많은 사람이 딱 그 브랜드를 떠올린다면, 상표로 쓸 수 없다는 판례가 있어요. 바로 노브랜드인데요. 노브랜드는 생필품부터 각종 식품 등 다양한 종류의 상품을 가성비 좋게 판매하면서 인기를 얻고 있어요. 또한, “브랜드가 아니다. 소비자다”라는 문구를 내세우고 있죠. 하지만 정말 노브랜드가 브랜드가 아닐까요?

노브랜드는 브랜드 아니라며?

화장지를 만드는 회사(원고)가 “NO BRAND”라는 상표를 등록하려고 했어요. 하지만 특허청은 이마트의 “NO BRAND”와 혼동할 가능성이 크다며 거절했죠. 회사(원고)는 이를 인정하지 못한다며 특허청에 소송을 제기했어요. #법원은 특허청의 손을 들어주면서 화장지 만드는 회사 NO BRAND는 상표로 등록되지 못했어요.

브랜드가 아니라고 외쳐도 유명하면 브랜드야

원고가 불복한 이유는, “No Brand”란 ‘상표를 붙이지 않고 저렴하게 판매하는 상품’을 의미하는 일반적인 용어라는 점이었어요. 하지만 법원에서는 “No Brand”라고 하면 소비자들이 이마트 노브랜드의 제품을 먼저 떠올린다고 봤어요. “No Brand” 문자를 상표의 중요 부분으로 본 거죠.