(2) 특허 심사청구
스타트업과 지식재산권 -특허편
지난 칼럼에서는 특허의 대상이 되는 발명에 대해 살펴보았습니다.
이번 칼럼에서는 출원 발명을 특허청에서 심사할 때 고려하는 특허 요건들을 구체적으로 살펴보기에 앞서, 특허청이 심사를 착수하는 전제 조건이 되는 ‘심사청구’에 대해 실무적인 관점에서 창업자 분들이 알아두시면 좋을 사항에 대해 설명해드리고자 합니다.
아이템을 발명한 김미선씨의 사례를 살펴봅시다
김미선씨는 본인이 생각해낸 멋진 사업 아이템에 대해 담당 변리사와 상담한 결과 변리사로부터 해당 아이템이 발명에 해당하여 특허 출원을 진행해볼 수 있을 것 같다는 답변을 받았습니다. 김미선씨는 이번 기회에 특허 출원을 잘 해서 강력한 특허권을 확보하고 싶기 때문에 담당 변리사에게 김미선씨가 생각해낸 발명을 열심히 설명하였습니다.
한참을 이야기한 후 발명에 대한 설명을 거의 다 했을 무렵 담당 변리사는 김미선씨에게 ‘그럼 특허 출원을 하시는 것으로 하시고, 출원과 함께 심사청구도 하실꺼죠?’라고 물어보았습니다.
김미선씨는 분위기 상 심사청구를 해야 하는 것 같기는 한데, 심사청구가 무엇인지 그리고 심사청구를 했을 때와 안 했을 때 뭐가 다른 것인지가 궁금한 상황입니다.
특허를 등록받기 위해서는 특허청의 심사가 필요하고, 특허청이 심사에 착수하기 위해서는 심사청구가 특허청에 제출되어야 합니다. 따라서, 특허를 등록받기 위해서는 특허 출원서를 특허청에 제출하는 것만으로는 안되고, 특허출원일로부터 3년 이내에 특허청에 심사청구도 제출하여야 합니다(특허법 제59조). 만일 위 기간 내에 심사청구서를 제출하지 않으면 그 특허 출원은 취하된 것으로 간주되어 절차가 종료됩니다. 따라서, 심사청구 기한을 깜빡하고 놓치면 정말 큰 일이겠지요.
다만, 특허출원일로부터 3년 이내에만 심사청구를 하면 되기 때문에, 출원인 김미선씨는 특허 출원과 동시에 심사청구를 할지, 아니면 특허 출원을 먼저 한 후 출원일로부터 3년 이내에 별도로 심사청구를 할지를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
특허청에서는 원칙적으로 심사청구가 접수된 순서에 따라 심사를 착수하기 때문에, 만일 김미선씨가 출원 발명을 빨리 심사받아 특허를 등록받고 싶다면, 특허 출원과 함께 심사청구를 하는 것이 좋습니다. 통상적으로는 특별한 사정이 없으면 심사청구한 날로부터 대략 12 ~ 18 개월 내외 (물론, 특허청의 담당 부서의 사정에 따라 변동될 수 있습니다) 에 특허청의 실체적 심사 결과가 출원인 측에 통지됩니다. 만일 특허청의 심사 결과 출원 발명이 특허 요건을 만족한다고 판단되면 특허결정서가 발행되고, 특허 요건을 불만족한다고 판단되면 거절이유를 지적하는 의견제출통지서가 발행되며, 후자의 경우 그 거절이유에 대해 의견서나 보정서를 제출하는 대응이 필요합니다.
만일 김미선씨가 특허청의 심사를 보다 조속히 받고 싶다면, 심사청구 시에 우선심사신청을 특허청에 제출할 수 있습니다(특허법 제61조). 예를 들면 김미선씨는 소정의 비용을 지불하고 전문기관에 선행기술조사를 의뢰함으로써 우선심사를 신청할 수 있습니다. 통상적으로는 특별한 사정이 없으면 우선심사 신청일로부터 대략 3 ~ 6 개월 이내 (물론, 특허청의 담당 부서의 사정에 따라 변동될 수 있습니다) 에 특허청의 실체적 심사 결과를 받아볼 수 있습니다.
다만, 심사청구를 제출할 시에는 소정의 심사청구료를 특허청에 납부하여야 하고, 심사청구료는 청구항의 수에 따라 그리고 출원인의 지위에 따라 달라지는데, 일반적으로 특허 출원 시 출원인이 특허청에 납부하여야 하는 관납료의 상당 부분을 차지합니다. 또한, 만일 특허청의 심사 결과 특허결정서가 발행되면 출원인은 소정의 특허료를 특허청에 납부하여야 특허를 등록받을 수 있습니다. 따라서, 만일 김미선씨가 어떠한 이유에서든지 간에 특허청의 심사를 빨리 받을 필요가 없거나 특허 등록을 빨리 받을 필요가 없는 경우에는, 출원과 동시에 심사청구를 제출할 필요는 없을 것입니다.
급하게 특허 출원을 하고 싶지만, 현 시점에서 발명의 내용을 구체적으로 모두 확정하지는 못하였거나 발명의 내용을 보완하고 싶을 경우
예를 들면 김미선씨가 급하게 특허 출원을 하고 싶지만, 현 시점에서 발명의 내용을 구체적으로 모두 확정하지는 못하였거나 발명의 내용을 보완하고 싶을 경우, 일단 임시로 제 1 출원을 특허청에 제출한 다음, 그 제 1 출원의 출원일로부터 1 년 이내에 보다 완비된 내용을 담은 제 2 출원을 특허청에 제출하면서 제 1 출원에 대한 국내우선권을 주장할 수 있습니다(특허법 제55조). 이러한 경우에 김미선씨는 제 1 출원을 제출하면서 심사청구를 할 필요는 없고, 추후 제 2 출원에 대한 심사청구만 제출하면 됩니다. 참고로 말씀드리면, 제 1 출원은 종국적으로 취하 간주되고(특허법 제56조), 제 2 출원이 심사되며 이때 제 2 출원 발명의 내용 중 제 1 출원에 기재한 내용에 대해서는 제 1 출원일에 출원된 것으로 보고 선출원주의, 신규성, 진보성 등의 특허 요건이 심사됩니다(판단시점의 소급효).
사업상 등록된 특허권까지는 빠르게 확보할 필요가 없고, 현 시점에서는 특허 출원만이 필요하다고 판단되는 경우
또는 김미선씨가 사업상 등록된 특허권까지는 빠르게 확보할 필요가 없고, 현 시점에서는 특허 출원만이 필요하다고 판단되는 경우에도 특허 출원 시에 심사청구를 할 필요는 없을 것입니다. 예를 들면, 김미선씨가 생각해낸 사업 아이템을 일단 특허 출원하여 출원일을 확보하되, 해당 사업 아이템으로 사업을 진행할지 여부가 상당 부분 불분명한 경우에는, 비용 절감의 차원에서 선택적으로 심사청구를 보류할 수도 있겠지요.
발명 내용이 구체화된 단계이고, 빠른 시일 내에 특허권을 확보하고자 하는 경우
만일 김미선씨의 발명의 내용이 기술적으로 구체화된 단계이고, 김미선씨가 빠른 시일 내에 특허권을 확보하여 권리 행사를 하고 싶은 경우라면, 특허 출원과 함께 심사청구를 제출하면 될 것입니다.
