(3) 특허 출원 시 유의 사항 1. 발명 설명서 작성
스타트업과 지식재산권 - 특허편
이번 칼럼부터는 특허 출원의 등록 가능성을 높이고 또한 등록 후에도 특허권자의 권리를 잘 보호할 수 있는 특허권을 획득하기 위해 창업자 분들이 출원 단계에서부터 알아두고 대응하면 좋을 사항에 대해 차례로 설명해드리고자 합니다.
♬ 김미선씨는 상담 결과 담당 변리사로부터 본인이 생각해낸 멋진 사업 아이템에 대한 특허 출원을 진행해볼 수 있을 것 같다는 답변을 받았습니다. 담당 변리사는 김미선씨에게 발명의 내용을 보다 구체적으로 기재한 발명 설명서를 작성해줄 것을 요청하였습니다.
김미선씨는 어떤 점을 유념하면서 발명 설명서를 작성하면 좋을까요?
특허 출원을 위해서는 먼저 발명자가 발명의 내용을 담당 변리사에게 설명할 필요가 있고, 보다 정확하게 발명의 내용을 전달하기 위해서는 담당 변리사에게 발명 설명서를 문서로 작성하여 주는 것이 바람직합니다. 이러한 발명 설명서는 정해진 양식이 있는 것은 아니며, 발명자가 발명과 관련하여 이미 작성한 문서가 있다면 그 문서와 함께 요지를 위주로 작성하여 담당 변리사에게 줄 수도 있습니다. 담당 변리사는 발명자로부터 전달받은 발명 설명서의 내용을 기초로 하여 발명의 설명과 도면 및 해당 특허로 권리를 청구하는 범위를 규정하는 청구범위(Claims)를 포함하는 특허 출원서를 작성합니다. 특허청에서는 특허 출원서에 기재된 이러한 청구범위, 발명의 설명 및 도면을 중심으로 심사하고, 특허가 등록된 이후 해당 특허의 권리의 행사도 청구범위를 중심으로 하여 발명의 설명 및 도면을 참조하여 이루어지게 됩니다.
특허의 출원 자체는 특허법이 요구하는 소정의 형식적인 요건을 갖추어 발명의 설명, 청구범위 등을 기재한 특허 출원서를 특허청에 제출하기만 하면 쉽게 할 수 있습니다. 문제는 그 제출한 출원서에 기재된 발명이 특허청의 심사를 받았을 때 특허로 등록될 수 있는 것인지, 그리고 그 등록된 특허가 추후 타인의 무효심판 청구에 의해 무효화 되지 않고 또한 특허권자가 본래 특허로 보호받고자 의도하였던 발명의 범위를 온전히 보호하여 특허권자의 권리를 충실하게 보호할 수 있는지가 될 것입니다. 따라서 특허 출원의 등록 가능성을 높이고 또한 등록 후에도 특허권자의 권리를 잘 보호할 수 있는 특허권을 획득하기 위해서는, 당연히 청구범위, 발명의 설명 및 도면을 잘 작성해야 합니다.
청구범위, 발명의 설명 및 도면
이러한 청구범위, 발명의 설명 및 도면은 담당 변리사가 작성합니다만, 담당 변리사는 발명자가 아니기 때문에 발명자로부터 전달받은 발명 설명서에 기재된 내용에 기초하여 출원서를 작성할 수 있을 뿐입니다. 따라서 발명자가 먼저 발명의 내용을 잘 반영하도록 발명 설명서를 충실히 작성한다면, 특허의 출원 및 권리화에 큰 도움이 됩니다.
물론 담당 변리사가 해당 기술 분야의 통상의 기술자의 관점에서 발명의 설명을 보다 풍부하게 기재할 수는 있지만, 발명 설명서에 기재되어 있지 아니한 구체적인 발명의 내용이나 다양한 변형된 실시예를 기재하는 것에는 한계가 있습니다. 또한, 담당 변리사가 전문가의 관점에서 발명의 핵심 구성을 파악하여 청구범위에 기재할 수 있지만, 특허권자가 추후 특허권을 행사할 때 경쟁자들이 사용하지 못하게 하기를 원하는 구성이 무엇인지가 잘 특정되지 않는다면, 출원인의 의도와는 다른 청구범위가 작성될 수도 있을 것입니다. 물론, 특허 출원은 통상 발명자가 최초로 작성한 발명 설명서의 내용만으로 진행되는 것은 아니고, 그 이후 발명자와 담당 변리사의 추가 논의와 피드백 및 그에 따른 보완 등을 거쳐 최종적으로는 보완된 발명 설명서에 기초하여 이루어지게 됩니다. 그러나 보완이라는 것에는 언제나 한계가 있고 발명자와 담당 변리사 모두의 시간과 노력이 필요한 것이므로 보완이 완전히 이루어지지 않을 가능성도 있기 때문에, 최초의 발명 설명서를 잘 작성하면 보다 신속하고 충실한 특허권의 확보에 도움이 될 것입니다.
이러한 관점에서 발명자 또는 출원인은 다음의 사항을 고려하며 발명 설명서를 작성하는 것이 좋습니다.
① 본건 발명이 속한 분야의 종래 기술이 무엇이고, 본건 발명의 종래 기술과의 차별점이 무엇인지(과제, 구성 및 효과를 고려)를 특정
② 특허로 인해 권리를 획득하고 싶은 본건 발명의 핵심 구성(즉 타인이 그 핵심 구성 전부를 포함하는 발명을 실시했을 때 특허 침해를 주장하고 싶은 구성)을 특정
③ 본건 발명의 효과를 달성하기 위해 기술적으로 반드시 필요한 구성들과, 반드시 필요한 것은 아니더라도 효과 달성에 긍정적으로 작용하는 구성들을 특정
④ 본건 발명의 구성들을 구현한 구체적인 예들과 변형이 가능하다면 그 변형예들을 상세히 설명.
이때 실제 구현한 기술 내용 전부를 기재할 필요는 없고, 발명자가 노하우로 숨기기를 원하는 내용까지 기재할 필요는 없으나, 본건 발명의 기술 분야에 종사하는 제3자가 보았을 때 본건 발명의 구성 및 효과를 지나친 시행착오를 거치지 않고 구현할 수 있을 정도로는 구체적으로 발명의 내용을 설명할 필요가 있습니다. 또한, 종래 기술을 그대로 사용하는 부분에 대해서는 해당 기술의 명칭이나 관련 문헌을 기재하면 바람직합니다.
다음 칼럼에서는 발명 설명서를 작성할 때 상기한 사항들을 고려하는 것이, 특허의 등록과 추후 권리행사의 국면에서 어떠한 의미가 있는지를 보다 구체적으로 설명하도록 하겠습니다.
