진보성 판단 방법③
한계를 뛰어 넘는 진보성
잘 따라오고 있습니다! 이젠 다음 단계를 이해하시면 됩니다!
조금만 더 가면 됩니다!
1. K-Inventive Step 5단계
전편에서는 개선된 진보성 심리·판단 방법(K-inventive step)에 관한 1 내지 5단계를 살펴보았고, 이를 요약하면 다음과 같다.
① 발명의 청구범위와 기술사상 확정(1단계) : 청구범위 해석, 기술적 과제 및 과제해결 수단 확정
② 선행발명의 범위와 기술내용 확정(2단계)
③ 주선행발명의 선택(3단계) : 대상발명의 구성을 가장 많이 가지고 있거나 대상발명의 특징적 구성을 가지고 있는 선행발명을 주선행발명으로 선택
④ 대상발명과 주선행발명을 대비하여 공통점과 차이점 확인(4단계) : 표를 이용하여 양 발명의 구성을 대비하고 공통점과 차이점 도출
⑤ 차이점을 극복하고 대상발명을 쉽게 발명할 수 있는지 심리·판단(5단계)
진보성 심리·판단에 있어서 핵심은 차이점을 극복하고 대상발명을 쉽게 발명할 수 있는지 여부에 관한 ‘5단계’이고, 이는 아래 순서도(flow chart)에서 박스로 표기한 부분이다.
[K-Inventive Step]일반적으로 특허발명의 무효를 주장하는 당사자는 차이점이 기술상식 또는 주지관용기술이거나 단순 설계변경사항, 부선행발명의 결합으로 쉽게 극복할 수 있다고 주장하면서 관련 증거를 제출한다. 반면, 특허권자는 기술상식 또는 주지관용기술에 해당하지 않는다거나 설계변경의 어려움, 부선행발명과의 결합의 곤란성 등에 근거하여 위 무효주장을 반박하게 된다. 특허발명의 진보성을 다투는 대부분의 사건에서는 5단계 부분에 심리가 집중되므로, 이 부분에 대한 당사자들의 전략적인 준비와 계획이 필요하다.
2. 차이점이 주지관용기술 등에 해당하는 경우
무효주장 당사자는 차이점이 기술상식 또는 주지관용기술이거나 통상의 창작능력에 해당한다고 주장하는 경우가 있다. 이 경우 무효주장 당사자는 법원이 직권으로 조사하여 주지관용기술 여부를 판단할 것으로 보고 관련증거를 제출하지 않는 경우가 있는데, 법원은 주지관용기술에 대한 증명이 없다고 보아 해당 주장을 배척할 수 있으므로, 해당 증거의 제출을 간과하지 않도록 주의하여야 한다.
대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결은 ‘특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술과 주지관용의 기술을 수집 종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 것인 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나, 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다’고 판시한 바 있다.
차이점이 주지관용기술인 경우 대체로 통상의 기술자가 그와 같은 구성의 변경 내지 결합을 쉽게 도출 할 수 있으므로 결합의 용이성이 문제되지 않는 경우가 많다. 실무상 특허발명과 선행발명의 차이가 나는 구성이 해당 기술분야에서 잘 알려져 있는 주지관용기술이고 그 기능 및 작용효과 면에서도 별다른 차이가 없을 때, 위치나 구조 등의 사소한 차이는 단순한 설계변경 사항 내지 단순 선택 사항 등으로 보고 진보성을 부정하는 판단을 많이 하고 있다.
[사례 1: 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3398 판결]
이 사건은 “시공석 고정구조물”에 관한 발명에 관한 것으로, 대상발명은 절개지 등 사면을 보호하기 위한 구조물 안에 시공석이 들어가는 것인 반면, 선행발명은 구조물 안에 들어가는 내용물이 토사라는 점에서 차이가 있는 것을 제외하고 나머지 구성은 모두 동일한 사안이다. 법원은 절개지 등 사면을 보호하기 위한 구조물 안에 시공석이 들어가는 것은 주지관용기술이므로, 대상발명은 통상의 기술자가 선행발명에 주지관용기술을 적용하여 쉽게 발명할 수 있다고 판단하였다.
[사례 2: 특허법원 2020. 4. 23. 선고 2019허3885 판결](심리불속행기각 확정)]
이 사건은 “바닥 청소기”라는 명칭의 발명에 관한 것으로, 물걸레를 부착하여 직선 왕복 운동하는 구성과 관련하여, 대상발명은 블록이 고정되고 샤프트가 움직이는 구성인 반면, 선행발명은 샤프트가 고정되고 블록이 움직이는 구성이라는 점에서 차이가 있는 사안이다. 법원은 직선 왕복 운동을 안내하는 기구는 주지관용기술로서 위 각 구성은 이동 부재의 직선 왕복 운동을 안정적으로 안내한다는 점에서 그 기능 및 작용효과가 동일하고, 통상의 기술자라면 어렵지 않게 설계 변경 가능한 것으로서 각별한 기술적 어려움이 수반된다고 볼 수는 없다고 보아 대상발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다.
3. 차이점이 부선행발명에 개시된 경우 (결합의 용이성)
차이점이 주지관용기술 등에 해당하지 않는다면, 부(副)선행발명에 개시되어 있는지, 부선행발명과의 결합이 용이한지 심리·판단한다. 결합의 용이성에 관한 심리·판단의 주요 요소는 아래 표와 같다.
[사례 3: 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결]
이 사건 특허발명은 종래의 프리즘 필름에 사용된 디스플레이에서 불균일한 화질의 발생 원인인 침윤현상을 해결하기 위해 ‘프리즘 요소들이 실질적으로 동일한 2면각을 갖는 것으로, 필름 표면에 수직한 축 방향의 총 광량을 실질적으로 감소시키지 않도록 하는 구성’을 과제해결수단으로 채택하고 있다. 반면, 선행발명 1(주선행발명)은 프리즘의 두정각을 서로 다르게 하여 무광량각을 제거하는 기술로서 동일한 2면각을 갖지 않는다는 점에서 특허발명과 차이가 있다. 그리고 선행발명 2(부선행발명)에는 동일한 2면각의 구성이 나타나 있다. 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 특허발명을 쉽게 발명할 수 있는지 여부가 쟁점이 되었다.
이에 법원은 선행발명 1은 프리즘부의 두정각을 서로 다르게 하는 구성을 채용함으로써 무광량각을 제거하고자 하는 과제를 해결하는 데에 기술적 특징이 있는 것이어서, 선행발명 1에서 서로 다른 두정각의 구성을 제거하고 선행발명 2에 나타나 있는 동일한 2면각의 구성을 도입하는 것은 선행발명 1 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어렵다고 판시하였다. 따라서 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 특허발명을 쉽게 발명할 수 없으므로 그 진보성이 인정된다.
