진보성 판단 방법②

한계를 뛰어 넘는 진보성

잘 따라오고 있습니다! 이젠 다음 단계를 이해하시면 됩니다!
조금만 더 가면 됩니다!

2. 개선된 진보성 심리·판단 방법(K-Inventive Step)

K-Inventive Step을 설명한 Flow Chart와 이에 대한 내용은 다음과 같다.

[K-Inventive Step]

① 발명의 청구범위와 기술사상 확정(1단계)

진보성을 심리하기에 앞서 판단자는 먼저 대상발명의 청구범위를 해석하여 그 권리범위를 확정한다. 그리고 대상발명의 명세서에 기초하여 종래 기술의 문제점, 발명의 기술적 과제와 과제해결수단(또는 특징적 구성)을 명확히 한다. 이러한 심리 과정을 통해서 판단자는 대상발명을 정확히 이해할 수 있게 되고, 이는 다음의 2 내지 5단계를 심리·판단하는 전제가 된다.

② 선행발명의 범위와 기술내용 확정(2단계)

거절사건의 경우는 특허청 심사관이, 그리고 등록무효사건의 경우는 심판청구인이 선행발명들을 찾아서 제시하게 된다. 대체로 기술분야가 동일·유사하고 대상발명의 구성을 포함하고 있거나 기술적 과제가 공통된 공지기술들이 선행발명으로 제시되고 있다. 판단자는 선행발명의 명세서 등에 기초하여 그 기재나 도면 등을 통해 기술내용을 확정하게 된다.

③ 주선행발명의 선택(3단계)

제시된 선행발명들 중 어느 것을 주선행발명으로 선택하는지에 따라 대상발명과의 공통점과 차이점이 달라지게 되고, 통상의 기술자가 차이점을 극복할 수 있는지에 대한 내용도 달라지게 된다. 따라서 주선행발명의 선택은 소송의 승패를 좌우할 수 있을 정도로 그 중요성이 크다고 할 것이므로, 심사관과 심판청구인은 대상발명과의 차이점, 다른 선행발명과의 결합관계, 결합의 곤란성 여부 등에 대하여 충분히 검토한 다음 주선행발명을 선택하는 것이 바람직하다.

주선행발명은 대상발명과 가장 가까운 선행발명이므로, 이러한 주선행발명은 원칙적으로 대상발명과 같은 기술분야에 속하는 것으로서, 그 기술적 과제가 합리적으로 관련되어 있고, 대상발명의 특징적 구성을 가장 많이 개시하고 있는 발명일 것이다. 대상발명의 구성을 가장 많이 가지고 있으면서 특징적 구성도 포함하고 있는 선행발명이 있다면 이를 주선행발명으로 선택하는 것에 의문이 없을 것이다. 그런데 대상발명의 구성을 가장 많이 가지고 있는 선행발명 A와 대상발명의 과제 해결수단의 특징적 구성을 가지고 있는 선행발명 B가 나뉘어져 있는 경우 주선행발명의 선택에 어려움이 있게 된다. 이 경우 선행발명 A와 선행발명 B 중 어느 하나가 더 우월한 것이라고 단정할 수는 없다.

다만, 이 경우 무엇을 주선행발명으로 선택할 것인지에 관하여는 ‘결합의 곤란성’의 관점에서 접근할 필요가 있다. 대상발명의 구성을 많이 가지고 있는 선행발명이더라도 특징적 구성을 포함하고 있는 다른 선행발명과의 결합이 어려울 수 있기 때문이다. 이와 관련하여 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결은 주선행발명에 다른 선행발명을 결합 시 주선행발명의 기술적 의미가 상실되는 경우 결합이 곤란하다고 판시한 바 있다[장수특허(15) 사례 3 참조].

즉, 주선행발명에 다른 선행발명을 결합하여 변경되는 구성이 주선행발명의 특징적 구성에 해당한다면 통상의 기술자가 특징적 구성을 제거하고 다른 선행발명의 구성으로 변경하는 것은 주선행발명의 기술적 의미가 상실되게 되어, 그러한 결합이 쉽지 않을 것이다[장수특허(15) 사례 3 참조]. 이와 같은 결합의 곤란성 등의 문제가 없다면 대상발명의 구성을 가장 많이 가지고 있는 선행발명을 주선행발명으로 선택하는 것이 차이점의 개수를 최소화하여 좀 더 쉽게 차이점을 극복할 수 있는 이점이 있다.

④ 대상발명과 주선행발명을 대비하여 공통점과 차이점 확인(4단계)

대상발명의 전체 구성을 주선행발명의 대응구성과 대비하여 공통점과 차이점을 확인한다. 이 경우 대상발명의 전체 구성을 대비함에 있어 구성요소별로 나누어 주선행발명과 대비하는 것이 공통점과 차이점을 도출하기 쉽다. 따라서 구성요소 대비표의 작성이 필요하고, 무효를 주장하는 당사자가 이를 누락하는 경우 특허법원 담당 재판부는 석명준비명령을 통해 이를 보완하도록 요청하고 있다.

실무상 대상발명의 구성과 동일·유사한 기능을 갖는 구성이 선행발명에 존재하는지 여부로 대응구성의 존재를 판단하고 있다. 대체로 특허 청구항은 구성을 각 기능별로 구분하여 기재하고 있으므로, 주선행발명에 동일·유사한 기능을 가진 구성이 존재하는지 여부를 확인함으로써 대응구성의 유무를 어렵지 않게 파악할 수 있다.

구성요소를 대비함에 있어서, 대상발명의 개별 구성요소와 선행발명의 개별 구성 요소만을 대비하는 것이 아니라 개별 구성요소의 유기적인 결합을 통하여 나타나는 발명의 기능 및 작용, 효과, 달성되는 과제 등을 함께 대비하여, 그 공통점과 차이점을 확인한다.

[구성요소 대비표]

⑤ 차이점을 극복하고 대상발명을 쉽게 발명할 수 있는지 심리·판단(5단계)

대상발명과 주선행발명의 차이점이 확인된 다음, 그와 같은 차이점을 통상의 기술자가 극복하여 대상발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리하는 것이 진보성 판단의 핵심으로 당사자 사이에 가장 치열하게 다투어지는 부분이다. K-Inventive Step을 추구하고 있는 특허법원에서는 이 부분의 심리에 많은 시간과 노력을 들이고 있다.