특허를 받으려는 사람은 특허출원서에 발명의 설명과 청구범위를 적은 명세서를 첨부하여야 하고(특허법 제42조), 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 특허발명의 보호범위가 정해지게 된다(동법 제97조). 이와 같이 청구범위에 의하여 발명의 독점적·배타적 효력이 미치게 되는 범위가 확정되게 되므로 특허 출원인으로서는 청구범위 작성에 가장 심혈을 기울이게 된다.
그러나 청구범위를 작성하더라도 여전히 언어가 가지는 표현의 한계와 함축적 기재로 그 보호범위가 모호할 수 있다. 또한 균등의 범위까지 특허침해를 인정하고, 발명의 구성을 물리적 구조가 아닌 기능, 효과, 성질 등으로 표현한 기능식 청구항을 허용함에 따라 그 보호범위를 확정하는 데 있어 어려움이 있다. 따라서 청구범위의 해석에 의하여 발명의 보호범위를 명확히 하는 작업이 필요하고, 실제 소송에서 청구범위를 어떻게 해석하여야 하는지 쌍방 당사자 사이에 다툼이 있는 경우가 많다.
청구범위 해석의 기본원칙은 아래의 1. 문언해석과 발명의 설명 참작 원칙, 2. 통일적 해석기준 적용의 원칙, 3. 발명의 설명에 의한 제한 또는 확장 해석 금지 세 가지의 원칙을 기억하면 된다.
1) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다. 그러나 청구범위는 발명의 설명 중 보호받기를 원하는 부분을 함축적인 언어로 표현한 것이므로 그 의미를 명확히 파악하기 어려운 경우가 많다. 그러므로 청구범위에 적혀 있는 사항을 해석하기 위해서는 그 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하는 것이 필요하다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결 등 참조). 문언해석이 기본이 되므로 청구범위의 기재만으로는 특허의 기술 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에만 발명의 설명이나 도면 등이 참작되는 것은 아닌지 하는 의문이 들 수 있다. 그러나 우리 판례가 발명의 설명 참작을 금지하지 않고 있고, 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석하고 있으므로, 발명의 설명 및 도면은 항상 참작되어야 할 것이다. 특히 청구범위에 기재된 용어의 의미와 발명의 기술적 의의를 이해함에 있어서 발명의 설명 및 도면은 중요한 판단자료가 된다. 따라서 청구범위는 그 문언의 일반적인 의미에 기초하여 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하는 것이 원칙이다.
청구범위는 그 문언의 일반적인 의미에 기초하여 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 객관적·합리적으로 해석하는 것이 원칙이다.
2) [사례 1: 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후12202 판결]
이 사건은 이동 통신 단말기의 디스플레이 구조를 사용자가 변경할 수 있도록 하는 발명과 관련하여 청구범위에 기재된 “디스플레이 구조”에 관한 해석이 쟁점이 되었다. 대법원은 ① 디스플레이의 일반적인 의미가 데이터를 시각적으로 화면에 출력하는 표시 장치를 말한다는 것은 출원 당시의 기술상식에 속하는 점, ② 발명의 청구범위 문언에 따르면 디스플레이 구조는 통신기기의 표시부인 디스플레이의 화면 설정에 관한 것임을 알 수 있는 점, ③ 발명의 설명과 도면에는 문자(명칭, 요일)·숫자(날짜, 시간)·기호(안테나 표시, 건전지 표시) 등의 데이터가 표시되는 디스플레이 구조를 사용자 개성에 따라 변경할 수 있도록 하는 형태가 나타나 있는 점 등에 근거하여 “디스플레이 구조”는 ‘데이터 표시 영역이 디스플레이 화면에 배치된 형태’라고 해석하였다.
3) [사례 2: 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 판결]
이 사건은 ‘세라믹스의 접합 구조 및 그 제조 방법’에 관한 발명과 관련하여 청구범위에 기재된 “접합”이라는 용어의 의미가 쟁점이 되었다. 원심은 청구범위에 기재된 “접합”이라는 용어는 명세서 전체에 공통되게 사용되고 있고, 발명의 설명에 “접합”이라는 용어가 ‘부재 사이의 기밀성을 확보하여 공기 등 산화성 분위기 등의 침투를 차단’하는 기능으로 사용되고 있는 것에 근거하여 “접합”을 ‘기밀을 유지하는 기능을 하는 접합’으로 해석하였다. 이에 대법원은 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다는 법리에 근거하여 원심의 위와 같은 청구범위 해석은 타당하다고 판단하였다.
학계에서는 특허등록요건(거절결정, 등록무효심판)과 특허침해요건(권리범위확인심판, 특허침해소송) 판단 시 동일한 해석기준을 적용하여야 한다는 일원론과 다른 해석기준을 적용하여야 한다는 이원론이 대립되고 있다.
과거 실무는 특허등록요건과 특허침해요건을 판단함에 있어서 특허등록요건에서는 청구범위를 그 문언의 기재만으로 넓게 해석하고, 특허침해요건에서는 청구범위를 발명의 설명에 기재된 실시예로 좁게 해석하는 것으로 보이는 판례가 존재하였다. 전자의 경우는 청구범위가 넓게 해석되어 선행발명들에 의하여 그 진보성 또는 신규성이 부정될 확률이 높게 된다. 반면, 후자의 경우 청구범위가 좁게 해석되어 침해라고 주장되는 제품은 특허발명의 보호범위에 해당되지 않을 확률이 높게 된다.
그런데 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 이후로는 특허등록요건 판단이나 특허침해요건 판단에서 일관되게 ‘특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다.’라고 판시하고 있다. 현재 실무는 특허등록요건과 특허침해요건을 판단함에 있어서 모두 문언해석과 발명의 설명 참작 원칙이라는 통일적인 해석기준을 적용하고 있는 것으로 보인다.
특허침해소송에서도 특허의 무효를 다툴 수 있으므로 특허침해소송과 심결취소소송에서의 청구범위 해석을 달리함에 따라 특허의 무효 여부 판단이 달라진다면 판결의 결론이 모순되는 불합리한 결과가 발생할 것이다. 따라서 특허등록요건과 특허침해요건을 판단함에 있어서 청구범위 해석기준의 통일적인 적용이 필요하다고 본다.
현재 실무는 특허등록요건과 특허침해요건을 판단함에 있어서 모두 문언해석과 발명의 설명 참작 원칙이라는 통일적인 해석기준을 적용하고 있는 것으로 보인다.
1) 특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성은 특별한 사정이 없는 한 청구범위의 기재를 기초로 확정하여야 하며 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 확장하거나 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후807 판결 등 참조). 실무에서는 주로 확장 해석의 문제보다는 발명의 설명에 기재된 실시예나 도면에 도시된 구체적인 형상으로 청구범위를 제한 해석하는 것이 문제되고 있다.
2) [사례 3: 대법원 2016. 8. 24. 선고 2015후1188 판결]
이 사건은 ‘전기 튀김기의 히터구조’에 관한 발명과 관련하여 청구범위에 ‘제1, 2 코일부(11, 12)는 조작부에 의해 온/오프된다’는 기재에 대한 청구범위 해석이 쟁점이 되었다. 대법원은 제1, 2 코일부(11, 12)가 동시에 또는 별도로 조작되는 것이 가능한지에 관해서는 청구범위에 한정되어 있지 않은 이상, 발명의 설명에 ‘제1, 2 코일부(11, 12)가 동시에 또는 별도로 조작되는 것이 가능하다’고 기재된 것에 근거하여 청구범위를 ‘제1, 2 코일부가 동시에 또는 별도로 조작되는 것을 의미하는 것’으로 제한 해석할 수 없다고 판시하였다.
3) [사례 4: 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3262 판결]
이 사건은 ‘정제수납취출장치’에 관한 고안과 관련하여 청구범위에 기재된 "통형상의 드럼"의 해석이 쟁점이 되었다. 대법원은 "통형상의 드럼"이 원래 "그 바깥 테두리가 분리 또는 개방되지 않은 속이 빈 둥글고 긴 통"을 의미하는 것이고, 원심이 이 이 사건 등록고안의 상세한 설명 중 실시예 2에 관한 기재를 끌어들여 "통형상의 드럼"을 외주면의 일부가 개방, 분리된 경우까지 포함하는 것으로 해석한 것은 부당하게 이 사건 등록고안의 권리범위를 확장 해석한 것으로 위법하다고 판시하였다.