균등침해 ①
다른 듯 같은 듯 균등침해
잘 따라오고 있습니다! 이젠 다음 단계를 이해하시면 됩니다! 조금만 더 가면 됩니다! 거의 다 왔습니다!
1. '김 절단기 사례'를 통해서 살펴본 균등침해
가. 분쟁의 내용
균등침해에 있어서 반드시 공부해야 하는 사건은 '김 절단기' 사례이다.
특허발명은 김을 절단하여 포장용기에 수납하는 과정을 자동으로 수행하는 김 절단기에 관한 것이다. 절단된 김들이 포장용기 내의 수납공간에 정확히 위치하도록 하기 위해서는 소정의 간극을 두고 이격 배치된 포장용기의 정 중앙 위치에 절단된 김이 하강하도록 하여야 하고, 이를 위해 절단된 김 사이를 상호 이격 시켜주는 동작이 필요한데 종래에는 이러한 문제를 해결한 장치가 없었다.
발명가 A는 이러한 문제를 인식하고 오랜 연구 끝에 가이드케이스 하부에 고정 배치되어 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날이 형성된 김 절단기를 발명하였다. 이 장치는 김을 위 절단날 위에 적층해 놓고 위에서 가압판이 적층 김을 누르면 적층 김들이 위 절단날에 의해 절단되면서 절단된 김이 격자형 절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지게 됨으로써 포장용기 정 중앙에 하강하게 되는 것이다.
그런데 동종업자 B도 그 후 절단된 김 사이를 상호 이격 시켜주는 김 절단기를 고안하였고, 이는 적층 김 상부에 격자날이 위치하고 적층 김 하부에 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 구비한 격자형 박스가 위치하여 상부의 격자날이 아래로 이동하여 적층 김을 절단하면 절단된 김이 하부의 격자형 박스의 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지게 됨으로써 포장용기 정 중앙에 하강하게 되는 것이다(이하 ‘실시제품’이라 한다).
특허발명과 실시제품은 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’된다는 점에서는 동일하다. 그러나 특허발명은 이러한 기술사상을 ‘하부에 위치한 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날’에 의하여 달성하는 반면, 실시제품은 ‘상부에 위치한 격자날’과 ‘하부에 위치한 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 구비한 격자형 박스’에 의하여 달성한다는 점에서 세부 구성이나 작동방식에는 차이가 있다.
발명자 A는 동종업자 B를 상대로 실시제품은 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 권리범위확인심판을 제기하였고, 사례에서는 위와 같은 세부 구성이나 작동방식에 차이에도 특허 균등침해가 인정될 수 있는지 여부가 쟁점이 된다.
나. 균등침해의 5가지 요건
균등침해에 해당하는지 여부를 판단하는 5가지 요건으로 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결은 ① 과제해결원리의 동일성, ② 작용효과의 동일성, ③ 치환의 자명성, ④ 자유실시기술이 아닐 것, ⑤ 의식적으로 제외된 것이 아닐 것을 제시하였다.
실시제품에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고(① 요건: 과제해결원리의 동일성), 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며(② 요건: 작용효과의 동일성), 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도(③ 요건: 치환의 자명성)에 불과하다는 것은 균등침해의 적극적 요건으로 특허권자가 주장·증명해야 한다. 반면, ④와 ⑤ 요건은 균등침해의 소극적 요건으로 그 상대방이 주장·증명해야 한다. 균등침해가 성립하기 위해서는 위 적극적 요건 모두가 충족되어야 함과 동시에 위 소극적 요건 중 어느 하나에도 해당하지 아니하여야 한다. 실무에서는 적극적 요건이 주로 쟁점이 되고 있다.
다. 법원의 판단
김 절단기 사례에서 대법원은 특허발명의 과제해결원리를 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하는 것으로 보고 특허발명과 실시제품의 과제해결원리가 동일하다고 판단하였다(① 요건 충족). 그리고 이러한 기술사상의 핵심이 공지되지 않았기에 작용효과가 서로 동일하고(② 요건 충족), 실시제품처럼 상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 그와 같은 구성의 변경을 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다고 보았다(③ 요건 충족). 결국 실시제품은 특허발명을 균등침해한 것으로 인정하였다.
2. 균등침해 ① 요건 : 과제해결원리의 동일성
실시제품이 특허발명과 과제해결원리가 동일한지 여부는 균등침해에 성립에 있어서 가장 주되게 다투어지는 부분이다. 특허침해를 주장하는 쪽은 과제해결원리가 동일하는 점을 주장 및 증명하고, 이를 부정하는 쪽은 과제해결원리가 상이하다고 반박한다. 최근 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 1. 31.자 2016마5698 결정 등에서 다음과 같은 세부적인 판단 기준을 제시하였다.
1. 발명 전체에서 판단
종래에는 구성요소 별로 과제해결원리를 파악하는 견해와 발명의 전체에서 과제해결원리를 파악하는 견해로 나뉘어 있었다. 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등에서 “확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제해결원리가 동일’한 지를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”라고 판시하였고, 위 대법원 판결은 발명의 전체에서 과제해결원리를 파악하는 것으로 평가되고 있다.
김 절단기 사례에서 과제해결원리를 파악하기 위해서는 우선 명세서에 기재된 발명의 설명의 기재를 살펴봐야 한다. 특히, ‘종래기술의 문제점’, ‘해결하려는 과제’와 ‘과제의 해결수단’ 부분이 중요하게 고려될 것이고, 이와 관련하여 특허발명의 명세서에는 다음과 같은 내용의 기재가 있다.
[발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술] … 구이김을 등분 절단한 후 그 절단된 각각의 적층 김들이 포장용기들의 각 수납공간부 상에 정확히 위치하도록 각 적층 김 사이를 상호 이격시켜주는 동작을 수행하여야 하는데, 최근에 이르기까지도 이에 대한 명확한 구조를 제시하고 있지 못한 실정이었다.
[발명이 이루고자 하는 기술적 과제] … 각각의 절단김을 포장용기 내에 자동 수납할 수 있도록 함으로써 구이김의 절단공정으로부터 수납공정에 이르는 부분공정의 자동화를 구현하여 작업 효율성을 크게 향상시킬 수 있도록 된 구이김 자동 절단 및 수납장치를 제공함에 있다.
[발명의 구성 및 작용] 인접한 포장용기들의 양 측면 간에 어느 정도의 간극이 발생할 수밖에 없고, 이와 같이 소정 간극을 두고 이격 배치된 각 포장용기의 정 중앙 위치에서 절단 구이김이 각각 하강할 수 있도록 유도하기 위한 것이다. … 절단날은 가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 구조를 이루는 것으로서, … 절단 구이김을 원활히 하강시킬 수 있도록 그 마주보는 각 내측면이 연직면에 대해 각각 절단여유각을 갖게 함에 의해, 두 날 간의 상부 간격보다 그 하부 간격이 미소 폭만큼 증대된 구조를 이루는 것이다.
위와 같은 명세서의 기재 내용에 의하면 특허발명의 과제해결원리는 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하는 것으로 파악된다.
2. 출원 전 공지기술 참작
종래 출원 전 공지기술을 참작함에 있어서 특허 명세서에 기재된 공지기술만을 참작할 것인지 아니면 명세서에 기재되지 않은 공지기술까지 참작할 것인지에 대한 견해 대립이 있었다. 이에 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등에서는 “특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다.”라고 판시함으로써 명세서에 기재되지 않은 공지기술까지 참작하는 것으로 정리된 것으로 보인다.
이와 같이 출원 전 공지기술을 참작하는 주된 이유는 ‘큰 발명은 크게, 작은 발명은 작게’ 보호한다는 취지 하에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하기 위함이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).
김 절단기 사례에서는 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하는 과제해결원리가 출원 전에 공지되었다고 볼만한 증거가 제출되지 않았다. 따라서 소위 ‘큰 발명’에 해당하므로 과제해결원리를 넓게 파악하는 것이 타당할 것이다.
출원 전 공지기술을 참작하는 주된 이유는 ‘큰 발명은 크게, 작은 발명은 작게’ 보호한다는 취지 하에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하기 위함이다
3. 기술사상핵심 대체 금지
과제해결원리를 파악하기 위하여 특허 명세서에 기재된 공지기술뿐만 아니라 명세서에 기재되지 않은 공지기술까지 참작하게 된다. 그런데 이와 같이 특허 명세서에 기재되지 않은 공지기술까지 참작하는 경우 과제해결원리 또는 기술사상의 핵심에 변경·확대·축소·왜곡 등의 문제가 생길 위험이 있게 된다. 이와 관련하여 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등에서는 “발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.”는 점을 명시하고 있다. 그 이유는 제3자가 균등침해의 문제를 피하기 위하여 명세서에 기재된 기술사상핵심을 다른 기술사상으로 변경하고 나머지 구성은 특허발명과 동일하게 구성하여 제품을 실시한 경우에 기술사상핵심을 위 나머지 구성에 관련된 것으로 대체한다면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.
예를 들어 김 절단기 사례에서 명세서 나타난 기술사상핵심이 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도하는 것(기술사상 A)’인데, 기술사상 A가 출원 전 공지되었거나 침해제품에는 이러한 기술사상 A가 나타나 있지 않다고 하여 균등침해의 성립을 인정하기 위해 침해제품에도 공통된 ‘절단된 김이 수납공간으로 이동하도록 하는 것(기술사상 B)’을 기술사상의 핵심으로 대체할 수 없다는 의미이다.
4. 기술사상핵심이 공지된 경우
과제해결원리의 동일성 여부를 판단함에 있어서 출원 전 공지기술을 참작하는 주된 이유는 ‘큰 발명은 크게, 작은 발명은 작게’ 보호한다는 취지하에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하기 위함이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결 등 참조).
김 절단기 사례에서 ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하는 기술사상핵심이 공지되지 않았기에 기술발전에 기여한 정도를 크게 보아 청구범위에 기재된 사항을 상위개념화 또는 추상화하여 과제해결원리를 넓게 파악하였다.
그런데 위와 같이 넓게 파악한 기술사상핵심이 공지되어 기술발전에 기여한 정도가 크지 않다면 청구범위에 기재된 사항을 상위개념화 또는 추상화하지 않고 청구범위에 근접한 수준으로 과제해결원리를 좁게 파악하여야 할 것이다. 예를 들면 위 김 절단기 사례에서 상위개념화 또는 추상화된 과제해결원리가 공지되었다면 그 구체적인 과제해결수단인 ‘하부에 위치한 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날’에 근접하게 과제해결원리가 축소될 것이고, 이 경우 실시제품과는 과제해결원리가 차이가 있게 되어 균등침해가 성립하지 않을 가능성이 높게 된다.
그런데 위와 같은 기술사상핵심이 특허발명의 출원 당시에 모두 공지된 경우라면 그러한 기술사상이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 더 이상 판단 요소가 될 수 없게 된다. 이 경우 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할을 비교하여 작용효과가 동일한지 여부로 균등침해를 판단하게 되므로, 개별 구성에 차이가 존재하면 그로인한 작용효과도 달라지게 되어 균등침해의 성립범위가 좁아지게 된다.
실제 소송에서 특허권자의 권리행사를 저지하려는 상대방으로서는 적극적으로 관련 공지기술을 찾아 기술사상핵심이 공지되었음을 주장 및 증명하는 경우가 많고, 해당 부분이 공지되었다면 권리범위확인심판 및 특허침해소송에서 불리한 결과를 가져올 수 있다. 따라서 특허발명의 기술사상핵심은 공지되지 않은 기술로 구성되도록 명세서 작성에 주의해야 한다.
특허발명의 기술사상핵심은 공지되지 않은 기술로 구성되도록 명세서 작성에 주의해야 한다.
