튼튼한 특허를 만드는 '특허 보정'
특허를 받으려는 자는 발명의 설명과 청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서가 첨부된 특허출원서를 특허청장에게 제출하여야 한다(특허법 제42조 제1, 2항). 그런데 아무리 주의를 기울여도 명세서나 도면에 잘못된 부분을 발견하는 경우가 많고 특허 출원 이후에 해당 제품을 생산하면서 보호받을 청구범위 및 발명의 설명, 도면을 구체적으로 특정할 필요성도 있게 된다.
대체로는 특허청 심사관으로부터 거절이유통지를 받은 후 거절사유를 제거하기 위하여 명세서나 도면에서 잘못 기재된 부분을 고치는 ‘보정’을 고려하게 된다. 이때 특허출원인은 거절이유통지를 받게 되면 특허청 심사관이 특허등록을 거절할 것이라는 의사표시로 받아들이는 경우가 많다. 그런데 특허를 출원하면서 거절이유통지를 받는 것은 흔한 일이고, 이는 명세서를 제대로 보정하면 특허등록 가능하다는 의사표시로 받아들이는 것이 더 타당할 것이다. 오히려 특허등록 전에 명세서나 도면에 대한 보정의 과정을 여러 번 거치면서 보호범위가 더욱 명확해지고 발명의 설명도 충실하게 작성되어 추후 등록무효소송 및 침해소송에 대비할 수 있게 되는 이점이 있다.
특허 거절이유통지는 명세서를 제대로 보정하면 특허등록 가능하다는 의사표시이다. 보정의 과정을 거치면서 어떠한 공격에도 거뜬히 살아남는 장수특허가 될 수 있다.
1. 보정 제도의 취지
선출원주의와 주변한정주의를 취하고 있는 현행 특허제도에서 특허출원인으로서는 명세서나 도면의 작성에 상당한 노력과 부담이 요구되고, 잘못 기재된 명세서나 도면에 의해 특허권을 상실할 위험이 존재한다. 특허 보정 제도는 이러한 특허출원인을 보호하기 위하여 특허등록 이전에 명세서나 도면을 수정할 기회를 제공하기 위한 것이다.
그런데 이러한 보정 제도를 광범위하게 인정하는 경우 특허 심사에 부담을 주어 그 업무 효율성과 신속성을 저해하게 된다. 그리고 최초 명세서에 기재되지 않은 사항에 대한 보정을 인정하는 경우 보정의 소급효에 의해서 출원 시부터 해당 기재가 있었던 것으로 보게 되는데, 이는 최초 명세서를 신뢰한 제3자의 이익에 반하는 결과를 가져오게 된다.
따라서 특허법은 특허출원인을 위한 명세서 또는 도면의 ‘보정’을 인정하되, 그 시기와 범위를 제한함으로써 최초 명세서를 신뢰한 제3자를 보호하고 있다.
2. 보정 절차
특허를 공부할 때 많은 사람들을 낙심하게 하는 부분은 생소한 용어와 민사나 형사사건에서는 볼 수 없는 새로운 법리, 그리고 여기에 복잡한 절차가 합세한다는 점이다.
그러나 절차 부분은 필요할 때마다 찾아서 확인하면 되는 부분이고, 법개정이 자주 있는 부분이므로 모두 암기할 필요는 없다. 다만, 특허권을 취득하고 유지하기 위하여 어떠한 절차가 필요한지 알아둘 필요성은 있으므로 이 부분은 큰 그림을 그리듯 편안하게 이해하고 넘어가면 된다.
특허권을 취득하고 유지하기 위하여 어떠한 절차가 필요한지 알아둘 필요성은 있으므로 이 부분은 큰 그림을 그리듯 편안하게 이해하고 넘어가면 된다.
가. 거절이유통지를 받지 아니한 경우(자진보정)
특허출원인은 거절이유통지를 받지 아니한 동안에는 심사관이 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다(특허법 제47조 제1항). 특허출원인은 이와 같이 자진하여 잘못된 기재를 보정할 수 있으나, 자진보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서 하여야 하고 이를 벗어나는 보정은 신규사항추가로 허용되지 않는다. 자진보정이 신규사항추가금지에 해당하는 경우에는 거절이유통지를 받게 된다.
따라서 스스로 잘못된 부분을 발견하여 고치는 경우에 있어서 최초 명세서에 나타나 있지 않은 사항으로 보정할 수 없으므로, 보정하고자 하는 사항이 신규사항에 해당하는지 면밀히 검토해야 한다.
나. 거절이유통지를 받은 경우(의견보정)
특허법 제47조 제1항 단서 제1, 2호는 다음과 같이 거절이유통지를 받은 경우 각 당해 거절이유통지에 의한 의견서 제출기간 내에만(통상 2개월) 보정할 수 있다고 규정하고 있다. 통상적으로 제1호는 최초거절이유통지라고 하고 제2호는 최후거절이유통지라고 명칭하고 있다.
1. 거절이유통지를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우
2. 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우
최초거절이유통지란 거절이유통지를 최초로 받거나 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 의미한다. 여기서 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지란 특허출원한 발명에 원시적 거절이유가 존재하는데 심사관이 이를 간과하여 나중에 발견한 경우에 해당 거절이유에 대해 심사관이 통지하는 것을 말한다. 예를 들어 맨 처음에는 진보성 요건을 갖추지 못했다는 이유로 거절이유를 통지하였는데, 심사 중에 명세서의 기재가 불명확하다는 또 다른 거절이유를 발견한 경우이다. 최후거절이유통지란 최초거절이유통지에 따른 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지를 말한다. 예를 들어 진보성 요건을 갖추지 못하였다는 이유로 최초거절이유를 통지하였는데, 출원인이 최초거절이유를 극복하기 위하여 보정을 하면서 신규사항을 추가한 경우에 신규사항 추가를 이유로 최후거절이유통지를 하는 경우이다.
최초거절이유통지를 받은 경우는 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하는 신규사항추가금지의 제한이 있다(특허법 제47조 제2항). 이를 위반 시 최후거절이유를 통지받게 된다. 한편, 최후거절이유통지를 받은 경우에는 신규사항추가금지 이외에도 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 또는 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 한하여 청구범위를 보정할 수 있다는 제한이 추가된다(특허법 제47조 제3항, 청구범위보정제한). 이를 위반 시 보정각하결정을 받게 되고 보정 전의 명세서 또는 도면으로 심사받게 된다.
다. 재심사청구의 경우(재심사보정)
특허출원인은 특허거절결정에 대한 재심사를 청구할 때 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내(거절결정불복심판청구기간이 연장된 경우 그 연장된 기간) 명세서 또는 도면의 보정을 할 수 있다. 재심사를 청구하면서 보정을 하는 경우에는 신규사항추가금지 이외에도 앞서 살펴본 청구범위보정제한이 추가된다(특허법 제47조 제3항). 이를 위반 시 보정각하결정을 받게 되고 보정 전의 명세서 또는 도면으로 심사받게 된다.
3. 신규사항추가금지
명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재한 사항의 범위 내에서 하여야 하고 이를 벗어나는 보정은 신규사항추가금지의 제한을 받게 된다. 여기서 ‘최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항‘과 관련하여 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결은 “최초 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.”라고 판시하고 있다. 신규사항을 추가한 보정이 간과되어 특허등록이 되더라도 추후 등록무효사유(특허법 제133조 제1항 제6호)가 되어 그 등록이 무효가 될 수 있으므로 특히 주의가 필요하다.
신규사항을 추가한 보정이 간과되어 특허등록이 되더라도 추후 등록무효사유가 되어 그 등록이 무효가 될 수 있으므로 특히 주의가 필요하다.
<사례> 특허발명은 텅레일과 고정레일 사이에 눈 감지센서를 둠으로써 전철기에 제거할 필요가 있을 정도로 쌓인 눈만을 제거하여 전철기 전열장치의 에너지 소모를 줄이는 효과를 갖는 텅레일 융설장치에 관한 것이다. 특허발명의 최초 출원서에는 눈 감지센서와 관련하여 “텅레일과 고정레일 사이에는 감지센서(또는 눈을 감지하기 위한 인디케이터)가 존재한다”는 기재만이 있었다. 그 후 보정을 통해 “눈 감지센서는 리액턴스 방식으로 작동되는 센서”로 한정하였고, 이러한 보정이 신규사항추가에 해당하는지 쟁점이 되었다.
이에 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결은 특허발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에는 눈 감지 센서와 관련하여 최후 보정에 이르러 ‘눈 감지 센서는 리액턴스 방식으로 작동되는 센서로서 한 쌍의 금속성판 사이에 눈이 존재하면 유전율의 변화로 한 쌍의 금속성판으로 형성된 평행판 축전기의 정전용량이 변하게 되고, 이에 따른 교류회로의 전류변화 값을 측정하는 것’이라는 취지의 기재가 추가된 경우 이는 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 범위를 벗어난 것으로서 신규사항의 추가에 해당하여 특허법 제47조 제2항에 위배된다고 판시하였다. 특허발명의 최초 명세서에 기재된 ‘눈 감지 센서’라는 기재로부터 통상의 기술자는 여러 종류의 세서를 생각해 볼 수 있을 것이나 ‘리액턴스 방식으로 작동되는 센서’로 자명하게 인식할 수는 없기에 위와 같이 판단한 것으로 보인다.
