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Oct 18. 2020
발명의 진보성 판단이 적용되는 실무 분야
특허성 판단, 침해 여부 판단 등
특허 업무의 대부분은 진보성 판단에 관한 것으로 이루어진다. 특허를 출원하면서부터 등록을 위한 심사과정, 심판, 소송, 침해분석 등의 업무 전반에 걸쳐 진보성 판단은 특허 업무의 모든 것을 대변한다고 할 정도이다. 발명이 특허등록을 받기 위해 필요한 특허성으로 가장 중요한 것은 신규성과 진보성인데, 신규성은 누가 봐도 명백히 동일한 기술이 공지기술 중에 있는 것인가에 대한 판단을 하는 것이고, 진보성은 2개 이상의 공지 기술 중에 유사한 내용이 있어 이들을 조합하여 당업자가 쉽게 발명할 수 있는 것인가에 관한 것이어서 판단하는 사람에 따라 다르게 판단될 수 있으므로 진보성 판단에 관해 다투는 것이 특허 관련 업무에서 가장 중요하다고 해도 과언이 아니다.
특허출원 전 선행기술조사보고서
완성된 발명에 대해 특허 출원을 할지 결정하려면, 사전에 특허성이 있는지 어느 정도 가늠해보는 것이 좋다. 무엇보다 동일한 공지기술이 있는지, 동일한 것이 없다면 유사한 것은 있는지, 유사한 것이 있더라도 발명이 진보성이 있다고 할 만큼의 기술적 난이도가 있는 것인지를 판단하여, 특허성을 인정받을 수 없는 것이 분명한 발명은 출원을 진행하지 않는 것이 바람직하다. 사전 선행기술조사 없이 신규성, 진보성 여부를 판단해보지 않고 특허출원을 했다가 특허비용을 날려버릴 수 있다.
거절이유통지서에 대한 의견서
특허 심사과정에서 출원인이 받게 되는 거절이유통지서는 대부분 진보성에 관한 것이다. 출원된 특허에 대해 심사관은 공지기술 중 유사한 기술 2개 이상을 인용문헌으로 붙여서 출원발명과 구성상 유사하고, 이를 통해서 당업자가 쉽게 발명할 수 있는 것이라고 하여 진보성 없음이라는 거절이유를 내리는 경우가 많다. 이에 대해 출원인은 심사관이 인용한 발명들의 구성과 출원발명의 구성이 어떻게 다르고 어떠한 효과가 있기 때문에 쉽게 발명할 수 없는 것이라는 주장을 하게 되고, 이러한 일이 대부분의 의견서 작성 업무를 이룬다고 할 수 있다.
심판청구, 심결취소소송
특허청에서 내려진 판단이나 결정에 대하여 불복하여 특허심판원에 심판청구를 할 수 있는데, 거절결정에 대한 불복 심판을 하거나 이미 등록된 특허에 대해 무효심판을 청구할 때도 진보성 판단은 중요하다. 출원인이 제출한 의견서를 아무리 보아도 심사관은 출원발명이 진보성이 없다고 판단을 내릴 수 있고, 이에 출원인이 불복하려면 상위기관인 특허심판원에 거절결정불복심판을 해야 한다. 이때 출원발명이 얼마나 진보성이 있는 것인지를 주장하는 것으로 심판청구서는 채워질 것이다. 만약 등록된 특허가 특허성이 없는 것이었다고 주장하고자 하는 제3자가 있다면 무효심판을 청구할 수 있다. 무효심판 청구서도 등록특허가 본래 진보성이 없는 것이었다고 주장하는 것으로 채워지는 것이 일반적이다. 특허심판원의 결정인 심결에 불복하고자 한다면 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수도 있는데, 소송이유서에도 진보성 판단에 관한 주장이 대부분을 채울 것이다.
침해 판단
기술을 이용하여 사업을 하고자 하는 경우, 이용하고자 하는 기술에 관해 특허권이 존재하는지, 그렇다면 어떠한 특허인지, 그 특허를 어떻게 회피할 수 있는지 미리 분석을 해두는 것이 좋다. 먼저 관련 기술에 대한 등록 특허를 서치하고, 찾아낸 특허권의 현황을 살펴본 후 해당 특허를 회피할 수 있는지 분석하는 것이 특허 침해 분석이라고 할 수 있는데, 이때 사업적으로 활용하고자 하는 기술과 타인의 특허권에 기재되어 있는 기술의 구성적 유사성을 토대로 진보성을 판단하는 것이 가장 중요하다.
일반적인 진보성 판단방법
일반적으로 진보성을 판단하기 위해 사용되는 방법은 대비되는 발명의 목적, 구성, 효과를 비교하여 판단하는 것이다. 발명의 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성을 판단하는 것으로 일반적인 진보성 판단이 이루어진다.
목적의 특이성
발명이 해결하고자 하는 문제점이 출원 당시의 기술 수준으로 보아 예측가능성이 있는지에 관한 것이 목적의 특이성이다. 일반적으로 생각하기 어려운 목적으로 발명을 완성하게 되었는지를 보는 것이다.
구성의 곤란성
진보성 판단에서 가장 중요한 것은 대비되는 발명의 구성을 비교하는 것이다. 본 발명이 인용발명들과 대비하여 어떠한 공통적이거나 유사한 구성요소를 가지고 있는지를 비교하고 그러한 구성적 유사성으로부터 본 발명을 완성하는 것이 당업자의 수준으로 보아 곤란했는지를 판단한다.
효과의 현저성
대비되는 발명의 구성요소들의 유사성이 높다고 하더라도, 본 발명이 현저한 효과를 보여줄 수 있다면 진보성을 인정받을 수 있는 근거가 될 수 있다. 특히, 바이오 분야의 발명 중 기존의 기술과 유사하거나 쉽게 발명할 수 있을 것 같은 구성요소를 가진 발명이라 하더라도, 아무도 예측하기 어려웠던 현저한 효과가 있음을 실험적으로 검증하였다면 이를 근거로 진보성 있음을 주장할 수 있다.
진보성 판단시 일반적인 판단기준
진보성 판단시 일반적인 판단기준으로 내용적 기준, 인적 기준, 시간적 기준이 있다.
인적 기준
진보성을 판단할 때, "당업자가 용이하게 발명할 수 있는가"를 기준으로 판단한다. 여기서 '당업자'를 인적 기준이라고 볼 수 있는데, '발명이 속하는 기술분야에서 일반적인 수준의 지식을 가진 자'를 당업자라고 정의한다. 그 기술분야에서 박사학위를 가졌거나 수십 년의 정통한 실무지식을 가진 자가 아닌 평균적인 수준의 기술 지식을 보유한 사람이 공지기술에 있는 구성요소들을 조합하여 쉽게 발명해낼 수 있는가를 판단하는 것이 진보성 판단인 것이다.
시간적 기준
진보성 판단의 시간적 기준은 원칙적으로 '판단시'이다. 다만, 특허에 대한 특허성을 판단할 때의 시간적 기준은 "출원일"이 기준이 된다.
내용적 기준
