심사기준상의 실시예 기재와 관련하여

화학·바이오 발명 관련

특허·실용신안의 심사에 적용되는 심사지침서가 심사관을 비롯한 특허청 직원의 업무 수행에 필요한 세부기준을 제시하고 있는 문서라고 한다면(2011년 심사지침서 머리말 참고),  특허·실용신안 심사기준은 심사국으로 이송된 특허 및 실용신안등록출원의 심사에 적용하기 위해 특허청 예규로 고시된 문서이다(2020.8.10일자 심사기준, 특허청 예규 제116호). "예규"라 함은 행정규칙의 일종으로서 법규적 성질을 가지는 것은 아니나 행정사무의 기준을 제시하고 통일을 기하기 위하여 반복적 행정사무의 처리기준을 제시하기 위하여 발하는 명령을 말한다(정부입법지원센터 행정규칙입안 심사기준 관련 안내 페이지 참고).

이하에서는 특허·실용신안 심사기준에 나타난 실시예 기재 관련 내용에 대하여 살펴보고자 한다.(심사지침서 중복 내용 제외)

1. 심사기준 내 실시 가능 관련 기재 내용

실시 가능 요건

발명의 설명은 해당 기술분야의 평균적 기술자가 출원시 그 발명이 속하는 기술분야의 기술상식과 명세서 및 도면에 기재된 사항에 의하여 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어야 한다.

실시 주체(평균적 기술자)

발명의 설명의 기재에 대한 심사에서 실시를 할 것으로 예상할 수 있는 가상의 주체를 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자’로 지칭하는데, 이는 그 출원이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 평균적 기술자(이하 ‘평균적 기술자’라 한다)를 의미하는 것으로 본다.(2003 후 2072)

"쉽게 실시"의 의미

‘쉽게 실시’란 그 발명이 속하는 기술분야의 평균적 기술자가 해당 발명을 명세서 기재에 의하여 출원 시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고도 과도한 시행착오나 반복 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것을 말한다. [97 후 2477, 2004후3362]

2. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 내 실시예 기재

필요한 경우에는【실시예】란을 만들어 그 발명이 실제로 어떻게 구체화되는가를 나타내는 실시예를 기재한다. 실시예는 가능한 한 여러 가지로 기재하고, 다음과 같이 기재할 수 있다.

  ① 청구범위가 포괄적으로 기재되어 있을 때에는 그 기재에 의하여 발명의 구체적인 내용을 평균적 기술자가 알 수 있는 경우를 제외하고, 그 포괄적 기재에 대응되는 개개의 대표적인 실시예를 기재한다.

  ② 실시예로 기초적인 데이터 등을 기재하며, 필요한 경우에는 비교예, 응용예 등도 기재한다. 비교예는 해당 발명과 기술적으로 가장 가까운 것에 대하여 기재하며, 실시예, 비교예, 응용예의 차이점을 명확히 한다.

3. 한정, 시험조건, 입수방법 등

어떤 기술적 수단에 대하여 수치를 한정하고 있을 때에는 그 한정의 이유를 기재한다.

특허받고자 하는 발명을 실험 데이터를 이용하여 설명하는 경우에는 평균적 기술자가 쉽게 그 실험 결과를 재현할 수 있을 정도로 시험방법, 시험·측정기구, 시험조건 등을 구체적으로 기재하여야 한다.

 발명을 실시하기 위해 입수가 곤란한 재료나 소자 등을 사용하는 경우에는 그 제조방법 또는 입수처를 기재하여야 한다. [96 후 658]

특허청 심사기준 다운로드(2020.8.10일자 개정 특허·실용신안 심사기준, 특허청 예규 제116호)