물질이전계약(MTA)에 대하여

물질이전계약에서 발생할 수 있는 이슈 점검

바이오 분야의 연구 결과물은 처음 개발자에게 머물러 있지 않고 후속 개발 단계를 진행할 수 있는 제3자에게 이전되거나 공동 개발하게  되는 경우가 많다. 이러한 기술이전이나 공동 연구개발을 진행하기 전 사전 평가를 하기 위하여 물질이전계약(MTA, Material Transfer Agreement)이 체결되는 경우가 많다. 그런데 물질이전계약 자체는 정식 계약이 이루어지기 전 단계의 계약인 경우가 많기 때문에 본계약과는 그 모습이 매우 다르다. 본 글에서는 물질이전계약에서 발생할 수 있는 이슈들을 간략히 점검해보고자 한다.

물질이전계약(MTA)의 정의

물질이전계약이 무엇인지에 대하여 한경 경제용어사전에서는 "주로 신약 공동연구개발을 위한 기술이전 과정 중에 한 회사가 개발한 물질의 효능과 연구결과 등을 평가하기 위해 상대회사에 물질을 전달하며 맺는 계약"이라고 정의하고 있다. 본 계약의 전 단계에서 새로 개발된 물질의 효능 등을 평가하기 위해 물질의 효능에 관심이 있는 당사자가 물질의 소유자에게 물질의 제공을 요청하여 맺어지게 되는 계약인 경우가 많지만, 기술이전 여부와는 상관없이 진행하려는 연구의 재료를 공급받는 차원에서 체결되기도 하는 계약이다.

이전의 대상이 되는 물질에는 바이오 분야에서는 세포주가 많은 편이나, 동물 모델, 박테리아, 플라스미드, 파지, 뉴클레오티드, 단백질, 의약품, 화학약품, 기타 유용한 연구 시약 등이 포함될 수 있다. 1)

물질이전계약의 당사자

물질 제공자

자신이 소유권을 가지고 있는 물질을 제공하는 당사자이다. 물질을 무상으로 제공하면서 이에 대한 반대급부로 원하는 것은 물질에 대한 연구결과 또는 효능평가 결과에 관한 내용일 것이다. 하지만, 자신이 소유권을 가지고 있는 물질에 대하여 새로운 특허나 지식재산권이 만들어져 소유권이나 사용권 등을 다투는 상황이 발생하는 것은 꺼려할 것이다.

물질 수령자

물질을 기술이전 받아 활용하고자 하거나, 연구에 활용하기 위하여 물질의 제공을 요청하는 당사자이다. 물질 제공자가 소유권을 가지고 있는 물질이기는 하지만 연구나 효능 평가에 활용하면서 이용발명 등의 새로운 발명이 창출하게 된다면 이에 대한 권리는 주장하게 될 것이다.

물질이전계약과 관련되어 발생할 수 있는 주요 이슈

새로운 연구 결과물 발생 시 권리 관계

대부분의 물질 제공자는 연구 결과로 인해 새로운 특허 등이 발생할 수 있는 상황을 물질이전계약을 통해 차단하거나 물질을 이용한 연구성과의 소유권을 가져오고 싶어 할 것이다. 그렇지 않으면 자신이 소유하고 있는 물질의 사용에 제한이 생길 우려가 있기 때문이다. 이러한 이유로 물질이전 계약서에는 "전달한 물질로 수행한 연구 성과로 인해 발생한 지식재산권은 물질 제공자가 갖는다"라고 하거나, 적어도 "제공자와 수령자가 공동 소유한다"는 조항을 삽입해둔다.

원칙적으로는 물질의 제공 이외에 다른 기여를 하지 않은 물질 제공자에게 물질 수령자의 발명에 대한 권리는 주어지지 않는다. 하지만, 사인(私人) 간의 권리관계의 문제는 상호 협의할 수 있는 것이므로, 물질이전계약 체결을 하는 단계에서 물질을 이용하여 발생하는 특허 등에 관한 권리를 미리 요구해두는 것이다. 물질 수령자 입장에서도 연구나 평가에 필요한 물질을 무상으로 제공받기 때문에 물질 제공자의 요구에 대해 동의를 하는 것이 일반적이다. 특히 이용발명의 경우, 물질 수령자가 단독으로 특허를 확보한다고 하더라도 물질을 이용하여야만 이용발명 특허를 사용할 수 있으므로, 물질 제공자와 협의를 잘 해두는 것이 물질 수령자에게도 도움이 된다.

비밀유지의 중요성

물질 제공자가 특허로 출원하지 않고 비밀로 유지하고 있는 상태의 물질을 제공하는 경우라면, 비밀유지는 매우 중요할 수 있다. 물질 수령자가 제공받은 물질로 행한 연구 결과를 보고서 제출이나 논문 등으로 공개하면서 의도치 않게 비밀로 유지되던 물질에 관한 정보가 공개되어 버릴 수 있기 때문이다.

따라서, 연구 결과를 공개하여야 하는 상황이 발생할 경우 물질 제공자에게 사전 고지를 해야 한다는 조항을 계약서에 삽입해두는 것이 중요하다.  

물질 제공 과정 중 발생하는 비용 부담

바이오 분야에서 활용되는 물질은 운반할 때 높은 비용이 발생하는 경우가 많다. 살아있는 생물이나 세포주 등은 적정한 보관상태를 유지하면서 이동되어야 하기 때문에 비교적 높은 비용이 발생할 수 있다. 또한, 물질 제공자가 가지고 있는 물질을 제공하기 위하여 복제나 번식의 과정을 거쳐야 한다거나 분리에 특별한 공정이 요구되어 비용이 발생할 수도 있다. 따라서, 물질이전계약서를 작성하는 단계에서 물질 이전 과정의 비용 부담에 대한 합의를 해두어야 한다.

물질의 분리, 운송과정 등에서 발생할 수 있는 비용은 물질이전계약이 대개는 무상이라는 점을 감안한다면, 물질을 제공받는 수령자 측에서 부담하는 것이 적절할 것이다. 하지만, 비용 부담의 문제는 계약이 체결되는 배경과 목적, 물질에 대한 접근 가능성 등을 고려하여 양 당사자가 합의할 수 있는 사안이므로, 발생 비용의 규모, 계약의 목적 등을 고려하여 다르게 합의할 수도 있을 것이다.

물질이전계약의 협의 과정에서 중요한 것

물질이전계약은 속성상 평가나 연구를 위한 것이기 때문에 연구 결과물이 발생할 수 밖에 없다. 물질을 이용한 연구 결과가 물질의 알려진 효능을 재차 확인하는 데 그친 것이라면 복잡한 문제가 발생할 것은 별로 없을 것이다. 하지만, 제공받은 물질을 이용한 연구 결과로 새로운 특허가 발생한다면 권리관계가 복잡해질 수 있기 때문에 계약단계에서 사전 협의를 해두는 것이 바람직하다.

그런데 만약 물질 제공자가 만약 계약서에 "물질을 이용해 연구를 한 결과로 어떠한 지식재산권도 창출되지 않도록 한다"거나 "새로운 특허 출원을 하지 못한다" 라는 조항을 넣는다면 물질을 이용한 가치 있는 연구결과를 사장시키는 결과를 낳을 수도 있을 것이다. 이용발명 등이 창출된다면 물질 제공자와 수령자가 권리를 공유하는 것으로 해두는 것이 물질 수령자의 연구활동을 장려하면서도 제공자의 권리를 손상시키지 않는 방법이라고 생각된다.

또한, 물질 수령자가 단독으로 행한 연구 결과에 대한 지식재산권을 물질 제공자가 전부 가진다고 하거나, 물질 수령자의 고의나 과실이 없는데도 발생하게 되는 부정적인 상황에 대한 법적 책임을 묻게 하거나, 수령자의 연구 결과 활용을 극도로 제한하는 조항을 삽입하는 것은 지나치게 부당한 조항이 될 수 있다.

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물질이전계약은 근본적으로 물질 제공자와 수령자 간에 체결되는 계약이기 때문에, 미리 정해져 있는 조항들이 있다기보다는 서로 어떠한 협의를 하느냐가 더 중요하다. 물질이전계약의 속성 자체가 어떠한 권리관계를 발생시키기 위하여 체결되는 것이라기보다는 연구 재료의 공급이나 효능의 평가 차원이기 때문에 새로운 권리관계가 발생하는 것은 예치기 못한 상황일 수 있다. 그러나 이전되는 물질이 연구에 잘 활용되어 가치 있는 연구결과물이 나온다면 물질의 공급자와 수령자 모두에게 이득이 될 수 있는 것이므로 계약 체결 단계에서 서로에게 이익이 되는 방향의 합의를 해두는 것이 바람직할 것이다.

<Reference>

1) 박경선, "물질이전계약에 관한 서설적 검토", 지식재산연구 3권 1호, 2008. 6