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Mar 18. 2020
특허 이외의 지식재산권
창업기업이 알아두면 쓸모 있는 지식재산권 실무 지식
기업이 확보해야 할 지식재산권으로 가장 중심이 되는 것은 특허권일 것이다. 그렇지만, 지식재산권에는 특허 이외에도 여러 종류의 권리들이 있다. 그런데 지식재산권들은 각각 다른 법 사상에 근거하여 존재하기 때문에 지식재산권이라는 이유만으로 특허와 같은 개념으로 접근하면 쓸모없는 지식재산권을 가지게 되거나 많은 비용만을 지출하고 결국 권리도 못 갖게 될 수 있다. 다른 종류의 지식재산권으로는 실용신안권, 상표권, 디자인권과 같이 특허청에 등록을 해야 권리가 발생하는 산업재산권도 있고, 창작과 동시에 권리가 발생하는 저작권도 지식재산권으로 중요한 가치를 가질 수 있다. 기술창업 기업은 필수적으로 지식재산권을 보유해야 하지만, 그렇다고 많이 보유하는 것만이 좋은 것은 아니다. 또한 기업의 상황에 따라 등록이 안 되는 경우도 있으므로 유형별 지식재산권의 특성을 확인하고 확보할 것인지 결정하는 것이 좋다.
상표권
상표를 다른 용어로 표현하자면 브랜드라고 할 수 있을 것이다. 제품에 부착하여 다른 기업의 제품과 식별되도록 하기 위한 표장(마크)인데, 형태가 있는 제품뿐만 아니라 서비스 상품에도 상표를 부착할 수 있다(서비스표). 최근에는 제공되는 제품뿐 아니라 기업의 상호나 로고 등에 대해서도 상표권을 획득하여 타인이 유사한 이름이나 표장을 사용하여 기업의 이미지를 희석시키지 않도록 하기 위한 노력을 하기도 한다.
기업이나 연구자들은 개발 과정에 있는 기술에 이름을 붙이는 경우가 많다. 기술의 특성을 직관적으로 나타내 주거나 개발자의 이름이나 기업명을 따기도 하여 명명하여 관리하는 경우가 많다. 이렇게 붙여놓은 이름들은 기술의 가치가 높아지게 되었을 때를 대비해 다른 사람들이 도용하지 못하도록 상표등록 출원을 해놓는 경우도 많다. 또한 특허 전략을 추진하는 과정에서 학습된 내용을 바탕으로 상표도 출원하면서 해외 상표까지 출원하기도 한다. 하지만, 그 과정에서 상표가 특허와 어떤 점이 다른 지식재산권인지 등록을 받기 위한 요건은 무엇인지에 대해 깊이 고려하지 않고 진행하는 경우가 많다.
상표는 엄연히 특허와는 개념적으로 다른 종류의 지식재산권이기 때문에 특허와 같은 마인드로 접근하다가는 비용만 허비할 수 있으므로 주의가 필요하다. 특허나 실용신안, 디자인은 창작성, 신규성이 등록을 받기 위한 주요 요건이지만, 상표는 등록받기 위해 창작성을 요구하지 않는다. 대신 식별력을 요구하는데, 상표를 부착했을 때 다른 제품과 구별될 수 있게 해주는 것이 식별력이다. 보통명칭이나 성질을 표시하는 단어들은 식별력이 없는 상표로서 등록이 되지 않는다. 조어 상표, 즉 새롭게 만들어 낸 단어는 상표법에서 창작성을 인정받는 것은 아니지만, 식별력을 인정받기가 상대적으로 쉽다.
개발 기술에 대해 만들어낸 상표의 가치를 높이 평가하여 해외 출원까지 진행하는 경우들이 종종 있는데, 국내에 상표 출원을 하고 등록받았다고 하여 해외 모든 나라에 쉽게 상표 등록을 받을 수 있는 것이 아닌 점은 주의해야 한다. 우리나라는 상표 등록요건으로 사용 증명을 요구하지 않지만, 미국에서는 등록을 위해 상표를 실제로 사용하고 있다는 사용 증명을 요구한다. 상표 선점을 인정하지 않기 때문이다. 그런데 이러한 점을 사전에 확인하지 않고 미국에 상표 출원을 하여 수백만 원의 미국 상표 출원 수수료를 지불하고 난 후에 사용 증명을 하지 못하여 결국 등록을 못하게 되는 일이 발생하기도 한다. 사용 증명은 반드시 상표 출원과 동시에 할 필요는 없지만 3년 이내에는 사용증명서를 제출하여야 한다. 바이오 분야의 창업기업이라면 개발 기술에 관해 수년 내에 상표 사용을 증명할 수 있는 경우는 거의 없으므로 상표 출원 시 사용 증명이 필요한지 여부를 확인하는 것이 바람직하다. 수년 내에 사용 증명을 제출하기 어렵다면 사용 증명을 제출하지 않아도 되는 외국 등록 상표를 기초로 출원하는 방법으로 출원해야 한다. 1)
상표가 특허와 크게 다를 것 같지 않다는 생각으로 특허만을 전문으로 하는 변리사에게 해외 상표 출원까지 맡겼다가 이러한 점을 간과하고 출원하여 결국 출원 비용을 날리고 다시 출원해야 하는 일이 발생하기도 한다. 따라서 상표권을 확보를 하기로 하여 해외 상표까지 고려하게 되었다면 반드시 상표 전문 변리사와의 상담을 거치는 것이 바람직하다.
디자인권
소프트웨어 개발 과정에서의 특허를 출원하는 경우, UI나 UX에 관한 디자인권 확보를 고려하는 것도 좋을 수 있다. 바이오헬스 분야에서 개발되는 소프트웨어 기술이나 의료기기 기술에서 기기의 외관이나 편리성을 부여한 디자인이 있다면 이 또한 디자인권을 고려할 수 있다. 하지만 바이오 기술분야에서는 개발 결과물이 어떠한 모양이나 형태를 가진 것이 아니라면 디자인권까지 고려할 필요는 없을 것이다.
실용신안권
실용신안권은 작은 특허 정도로 생각하는 이들이 많은 것 같다. 특허보다는 진보성 판단에서 낮은 기준을 적용받을 수 있기 때문에, 특허를 출원하려고 하다가 진보성을 인정받기 어려운 경우 실용신안 출원을 시도하는 경우가 많다. 하지만 실용신안은 모든 발명을 출원할 수 있는 것이 아니라, 물품의 외관, 형상 또는 이들의 조합에 대해 출원할 수 있는 것이기 때문에 방법이나 물질 자체에 대해서는 실용신안을 출원할 수 없는 점은 알아두는 것이 좋다. 더군다나 실용신안권은 권리의 존속기간이 출원일로부터 10년으로 기간이 짧아 기술이 제품화되기까지 장기간이 소요되는 바이오헬스 관련 기술에 확보할만한 권리로 적절하지 않을 수 있다는 점도 주지할 필요가 있다.
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