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Nov 11. 2021
13. 부분디자인의 적극적인 활용
가능한 최대한 제품과 사업모델을 지식재산권으로 보호해야하는 요즘, 디자인등록의 필요성에 대해 더 강조할 필요는 없을 것입니다. 우리가 생각해야할 것은 어떻게 최대한 넓게 등록받을 것인가,입니다.
하나의 디자인은 전체를 하나로 보고 유사 판단하는 것이 원칙입니다. 특허의 구성요소완비의 법칙에서 파생된 것과 같은 원리입니다.
예를 들어 등록디자인이 3가지 구성요소의 결합으로 구성되어 있었다면, 디자인권 침해를 주장하기 위해서는 침해제품이 그 3가지 구성을 모두 포함하고 있어야 합니다.
이 원리를 고려해서 제품디자인을 전체로 등록할지 아니면 부분으로 등록할지 고민할 필요가 있습니다.
특허와 달리 디자인은 디자인 일부에 대해서만 권리를 설정하는 ‘부분디자인’이 가능합니다.
권리를 설정하는 부분은 실선으로, 나머지 권리를 설정하지 않는 부분은 파선으로 도면에 표시해서 실선으로 표시한 부분에 대해서만 디자인권을 신청하는 제도입니다.
부분디자인 사례 : 실선부분에 대해서만 권리를 설정한 것이다.
부분디자인으로 등록하면 제3자가 설정한 제품디자인 일부만 모방해도 디자인권 침해가 됩니다. 전체를 등록하는 것보다 훨씬 권리가 넓어지는 것이죠.
거울지지대의 유사 여부가 문제된 디자인권 침해금지가처분 신청이 있었는데, 흔히 하는 것처럼 특별한 고민 없이 지지대 전체의 디자인을 통째로 등록받은 디자인이었습니다.
거울과 지지대를 연결하기 위한 브라켓, U자형 지지대, 지지대의 구부러진 부분의 홈 3가지로 구성된 디자인이었는데, 침해제품은 다른 부분은 완전히 동일하고 브라켓만 다른 디자인이었습니다.
침해자가 권리자 제품을 생산한 공장에 의뢰해서 제품을 납품 받아 브라켓만 교체한 경우였는데, 브라켓 부분의 형상이 달라서 결국 등록디자인과 비유사한 것으로 판단되었습니다. U자형 지지대와 홈의 창작성이 대단한 높은 제품도 아니어서 등록디자인의 3가지 구성이 모두 포함되어 있지 않다는 이유로 침해가 인정되지 않은 것입니다.
사실 이 거울지지대의 특징은 지지대의 구부러진 부분의 홈에 있었습니다. 홈 부분이 상품성이 생기도록 끝이 뾰족하면서도 너무 깊지 않게 처리한 것입니다. 대단히 높은 창작성이 있는 것은 아니더라도 그 디자인 출원 당시 그와 비슷하거나 유사한 형태의 지지대 홈은 발견되지 않았습니다.
하지만 브라켓은 흔히 구매할 수 있는 종류의 것이었고, U자형 지지대는 빨랫대 등 유사 제품에 이미 많이 사용되고 있었습니다.
디자인등록 신청 당시 이런 사실을 인지하고, 홈의 형태에만 디자인권을 설정했다면 침해 소송에서 조금 더 좋은 결과를 낼 수 있었지 않을까 아쉬움이 남았던 사건입니다.
면도기 구독 서비스를 제공하는 W사는 부분디자인 제도를 적극적으로 활용하여 IP포트폴리오를 준비한 좋은 사례입니다.
면도기라는 제품 특성상 헤드와 핸들로 구성된 면도기의 기본적인 형태를 벗어나기는 어렵습니다. 하지만 헤드의 전체적인 형태, 손가락을 얹기 쉽게 고안된 헤드버튼, 핸들의 전체적인 형태와 플랫버튼, 끝 부분의 6줄 돌기 등 구체적인 형태는 다른 면도기에는 없는 새로운 디자인이었고 차별점이었습니다.
이 5가지 새로운 형태의 디자인을 별다른 고민 없이 하나의 디자인으로 결합하여 디자인 하나로 등록 받는다면 어떻게 될까요?
W사는 타사가 5가지 디자인 모두를 결합한 제품을 판매한 경우에만 디자인권 침해를 주장할 수 있게 됩니다.
물론 실제 소송에서 다투다보면 5가지 중 일부는 창작성이 다소 떨어지거나 쉽게 치환이 가능해서 필수적 구성은 아니라고 인정받게 될 수도 있고 그렇다면 일부만 모방한 경우도 침해로 인정될 가능성이 없는 것은 아닙니다.
하지만 항상 그렇듯이 판단은 바람직하지 않습니다. 명확하게 침해인 것이 좋습니다. 처음부터 판단하는 사람에 따라 다른 결과가 나올 수 있는 여지가 없도록 만드는 것이 좋습니다.
W사는 5가지의 디자인 요소를 모두 따로따로 부분디자인으로 등록하고, 동시에 전체 디자인도 하나 추가로 등록해서 촘촘히 권리를 설정했습니다.
